STS, 16 de Noviembre de 2005
| Ponente | MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA |
| ECLI | ES:TS:2005:6978 |
| Número de Recurso | 2161/2003 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 16 de Noviembre de 2005 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a dieciséis de Noviembre de dos mil cinco.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 2161/2003 interpuesto por "EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA", representada por el Procurador D. José Luis Martín Jaureguibeitia, contra la sentencia dictada con fecha 6 de noviembre de 2002 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 4427/2001, sobre denegación de la marca "Regisol"; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por Abogado del Estado.
"Eroski Sociedad Cooperativa" interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 4427/2001 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de diciembre de 2000, confirmada con fecha 5 de octubre de 2001, que denegó el registro de la marca número 2.279.324, "Regisol", para productos de la clase 29.
En su escrito de demanda, de 16 de abril de 2002, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "en su día estimando el recurso, declarando no ser conformes a Derecho las resoluciones impugnadas, revocándolas y dejándolas sin efecto y, en su lugar, declarando procedente el registro de la marca núm. 2.279.324 'Regisol' por ajustarse a la legalidad vigente, con imposición de costas a quien se opusiere".
El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 4 de junio de 2002, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "desestimando el presente recurso".
No habiéndose solicitado el recibimiento del pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 6 de noviembre de 2002, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. José Luis Martín Jaureguibeitia, en nombre y representación de la sociedad Eroski, Sociedad Cooperativa, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha de 20 de diciembre de 2000 (confirmada en reposición por nueva resolución de 5 de octubre de 2001, que también se impugna), en virtud de la cual se le denegó la inscripción de la marca núm. 2.279.324, 'Regisol', para productos de la clase 29 del Nomenclátor, por ser dichas resoluciones ajustadas a derecho. Sin hacer expresa imposición de las costas causadas".
Con fecha 15 de abril de 2003 "Eroski Sociedad Cooperativa" interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 2161/2003 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:
"Infracción del art. 12.1.a) de la Ley de Marcas".
"Infracción de la doctrina jurisprudencial aplicable en relación con el art. 124.1º del Estatuto de la Propiedad Industrial y con el art. 12.1.a) de la Ley de Marcas sobre la apreciación de la semejanza entre las marcas enfrentadas".
El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con costas.
Por providencia de 30 de junio de 2005 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 8 de noviembre siguiente, en que ha tenido lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de Sala
La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 6 de noviembre de 2002, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Eroski Sociedad Cooperativa" contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud fue inscrita la marca número 2.279.324, "Regisol", para distinguir productos de la clase 29 del Nomenclátor Internacional, en concreto "aceites de girasol comestibles".
A la inscripción de la marca número 2.279.324, "Regisol", solicitada por "Eroski Sociedad Cooperativa", se había opuesto "Aceites Carbonell, S.A." en cuanto titular de las marcas números 1.752.108(4), "Regioliva", y 269.152/3, "Regio", que amparan productos de la misma clase, en concreto "aceite de orujo de oliva" y "aceites de oliva", respectivamente.
La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había considerado que concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 [de la Ley], por existir entre los distintivos enfrentados, 'Regisol' para aceites de girasol comestibles, y marcas oponentes 'Regio' nº 269.152 para aceites de oliva y 'Regioliva' nº 1.752.108 para aceite de orujo de oliva, una evidente similitud, así como una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos. En efecto, el ámbito aplicativo es concurrente, lo que obliga de acuerdo con numerosa jurisprudencia del Tribunal Supremo, a extremar el rigor comparativo en el examen de parecidos, y al efectuarlo se desprende el gran parecido y mutua evocación existente entre ellas. Es muy usual utilizar en las marcas de aceite las desinencias 'Sol' y 'Oliva' para los aceites de girasol y oliva respectivamente, recayendo la fuerza distintiva y diferenciadora en las diversas raíces que las forman, como ocurre en el caso presente, 'Regisol', en el que se alude a su naturaleza con la desinencia 'Sol', y por ello, al comparar en su integridad a las marcas contrapuestas, resultan muy similares y confundibles por la coincidencia en la raíz 'Regi' respecto de la marca 'Regioliva' y en la gran similitud entre 'Regio' y 'Regi' de la recurrida 'Regisol'."
Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido que lo hizo fueron las siguientes:
"Pues bien, en recta aplicación de esta última doctrina y de la referida normativa al supuesto que nos ocupa, la Oficina Española de Patentes y Marcas denegó la marca 'Regisol' por su incompatibilidad con las prioritarias 'Regioliva' y 'Regio', pues es lo cierto que en el conjunto denominativo cuyo registro se pretende el elemento diferenciador fuerte, realmente característico y dominante, lo constituye la palabra Regi, dado que el término Sol, para distinguir aceites de girasol, no aporta ninguna exclusividad al conjunto resultando irrelevante como elemento distintivo. Así las cosas, la marca que se pretende aparece como un producto de 'Regioliva' y 'Regio' dedicado al aceite de girasol', aprovechándose del crédito comercial de la marca anterior.
Si a ello se añade que la marca denegada pretende amparar productos coincidentes con los distinguidos por las oponentes (aceites), con lo que el riesgo de confusión entre los usuarios resulta más acentuado, la conclusión no puede ser otra que la exclusión del Registro de la marca más nueva, evidenciándose así, como ya hemos anticipado, la corrección de la denegación impugnada".
Aunque el recurso de casación consta de dos motivos, ambos articulados al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, el contenido de uno y otro es prácticamente indistinguible hasta el punto de que la sociedad recurrente reconoce que le "resulta difícil separar con nitidez este motivo [el segundo] del anterior". Ambos denuncian la misma infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, y si bien el segundo manifiesta centrarse en la vulneración de "la doctrina jurisprudencial aplicable en relación con el art. 124.1º del Estatuto de la Propiedad Industrial y con el art. 12.1.a) de la Ley de Marcas sobre la apreciación de la semejanza entre las marcas enfrentadas", ni siquiera llega a citar sentencia alguna de la que se aparte la recurrida, pues manifiesta haberlo ya hecho en el motivo precedente. Procederemos, en consecuencia, al análisis conjunto de los dos motivos.
La tesis central del recurso es que la Sala de instancia ha descompuesto artificiosamente la denominación denegada, que consta de una sola palabra (Regisol) para aislar de ella una partícula (Regi) coincidente en parte con la de otras marcas prioritarias. Aunque la sociedad recurrente se ve obligada a reconocer que la terminación "Sol" sirve para identificar numerosas marcas de aceites comestibles de girasol, citando al efecto la sentencia de esta Sala de 9 de marzo de 1988, considera que el tribunal sentenciador ha errado al no apreciar la distinción entre los aceites de girasol y de oliva, como productos respectivamente protegidos por la aspirante y por las marcas opuestas. No cabría, pues, a su juicio, apreciar la similitud de ámbitos aplicativos ni la confusión en el mercado ni el aprovechamiento indebido del prestigio de otras denominaciones.
El motivo, expuesto en estos términos, no puede ser acogido. El tribunal sentenciador no vulnera el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas ni la doctrina de esta Sala sobre el modo en que debe realizarse el juicio de semejanza cuando, tras reconocer expresamente que la comparación ha de hacerse atendiendo al conjunto denominativo y no sólo a alguno de sus elementos parciales, destaca que en la marca rechazada existen unos componentes semánticos más relevantes y característicos que otros, y que gozan de una mayor fuerza expresiva.
Es admisible, en consecuencia, que el tribunal de instancia ponga el acento en la menor distintividad del elemento "Sol" respecto de los aceites de girasol, en línea con la sentencia de esta Sala antes citada, y en la mayor expresividad o "carácter dominante" del elemento "Regi", coincidente con el correlativo de las dos marcas prioritarias, que también protegen "aceites". Tal juicio no implica en este caso una desmembración artificiosa de la marca sino una apreciación analítica de sus componentes semánticos para concluir con la afirmación de que la marca aspirante, en su conjunto, resultaría fácilmente confundible con las prioritarias, aplicadas unas y otras al género "aceite".
En cuanto al análisis de la Sala de instancia sobre la similitud de los productos amparados y el riesgo de confusión en el público que supondría la coexistencia de la nueva marca con las prioritarias, hemos sostenido de modo reiterado que no corresponde a esta Sala, en cuanto tribunal de casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los tribunales de instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho determinantes del acceso o la negativa al registro de una determinada marca. Entre dichos elementos se encuentra tanto el relativo a la semejanza o identidad de los productos o servicios afectados como el relativo a la capacidad de una nueva marca para inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, capacidad que corresponde apreciar a los tribunales de instancia cuyo parecer sobre estos factores no puede, en principio, ser sustituido por el del tribunal de casación.
Siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos. Este intento de sustitución es, en suma, el que aflora en el recurso a examen: la parte recurrente sostiene la opinión de que el distintivo rechazado no genera confusión con los precedentes y que no coinciden los productos protegidos por éstos y por aquél. Sin embargo, la sentencia de instancia llega a conclusiones distintas que, atendiendo a los criterios que deben regir el análisis, no cabe reputar ni irracionales ni absurdas.
En efecto, aun cuando el aceite de girasol no se identifique con el de oliva, es indudable su común pertenencia a un mismo ámbito aplicativo (el de los aceites vegetales comestibles) y la utilización habitual de uno y otro en muchos hogares. Por ello bien pudo el tribunal de instancia referirse en este caso a productos "coincidentes", ya que no idénticos. Y no es irrazonable en absoluto mantener que un consumidor de este género de productos podría ser inducido a error ante aceites cuyas denominaciones respectivas son "Regio" y "Regioliva", por un lado, y "Regisol", por otro, a los que fácilmente atribuiría una común procedencia u origen empresarial.
Procede, pues, la desestimación del recurso con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional. Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
No ha lugar al recurso de casación número 2161/2003, interpuesto por "Eroski Sociedad Cooperativa" contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 6 de noviembre de 2002, recaída en el recurso número 4427 de 2001. Imponemos a la parte recurrente las costas de este recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Óscar González.- Manuel Campos.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.
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