STS, 19 de Abril de 2005

En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Novena) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad INVESTRÓNICA S.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 6 de abril de 1997, estimada parcialmente en recurso ordinario interpuesto contra otra de 6 de febrero de 1997, que concedió la inscripción de la marca internacional nº 635.601 "INVESTIX", para designar productos de las clases 12ª, 35ª,36ª, 37ª y 38ª del Nomenclátor internacional.

Notificada esta sentencia a las partes, por la referida Entidad se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en auto de la Sala de instancia de fecha 3 de julio de 2002, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la recurrente INVESTRÓNICA S.A.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 16 de septiembre de 2002, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:

1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico, infracción del art. 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.

2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de la jurisprudencia aplicable al caso.

3) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico, infracción del art. 13, c) y d) de la Ley 32/1988, de 10 de Noviembre, de Marcas.

4) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de la jurisprudencia aplicable al caso recogido en el motivo anterior.

Terminando por suplicar sentencia por la que estimando el presente recurso de casación, case y anule la sentencia recurrida, declarando, en definitiva, nulas de pleno derecho las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 6 de febrero de 1997 y de 6 de abril de 1998, recaídas en la tramitación del expediente administrativo de solicitud de marca internacional nº 635.601, denegando el acceso registral de la mencionada marca denominada "INVESTIX", en las clases 12, 35, 36, 37 y 38 del Nomenclátor Internacional.

Por providencia de la Sala, de fecha 22 de marzo de 2004, se admitió a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 5 de mayo de 2004 entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo; lo que hizo mediante escrito de fecha 12 de mayo de 2004, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dictara sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso, con expresa imposición de costas al recurrente.

Por providencia de fecha 18 de enero de 2005, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 12 de abril de 2005, en que tuvo lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de la Sala

La Oficina Española de Patentes y Marcas denegó el otorgamiento de la marca nº 635.601 INVESTIX para las clases 9, 16 y 42 por el parecido con la marca nº 1.948.954 INVESTEX. No tomó en consideración la oposición de la marca INVES nº 1.158.553, por lo que se otorgó la marca solicitada en las clases 12, 35, 36, 37 y 38 del Nomenclator Internacional. La OEPM basó su resolución en los siguientes considerandos:

"Que la aplicación al presente caso de estas pautas legales lleva a la conclusión de que concurren en él los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 citado, por existir entre los distintivos enfrentados el solicitado "INVESTIX" nº 635.601 y el oponente "INVESTEX" nº 1.948.954 una manifiesta semejanza denominativa y fonética de conjunto capaz de generar un posible riesgo de equívocos o confusión en el mercado, y ello por cuanto se observa una misma secuencia consonántica y similar secuencia vocálica, lo que se traduce en una similar percepción sensorial y visual de conjunto.

Asimismo se aprecia una conexión aplicativa y comercial en tanto en cuanto, mientras el signo oponente ampara "aparatos e instrumentos científicos para el registro, transmisión, reproducción de sonido e imágenes, equipos para el tratamiento de la información y ordenares..." incluidos en la clase 9 del N.I., el solicitado protege "bandas, cartas en papel para el registro de programas de ordenador" incluidos en la clase 16 del N.I., así como "servicios informáticos" pertenecientes a la clase 42 del mismo, lo que viene a confirmar la inviabilidad registral del signo solicitado en clases 16 y 42 del Nomenclator.

Por último, destacar que no procede tomar en consideración la oposición de la marca "INVES" nº 1.158.553 al tratarse de conjuntos denominativos diferentes"

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Interpuesto recurso contencioso-administrativo por la entidad INVESTRÓNICA S.A., titular de las marcas oponentes, la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia desestimatoria con base en los siguientes fundamentos:

"Formulada la solicitud de la marca internacional "Investix", con número 635.601, con extensión de la protección a España sobre productos y servicios comprendidos en las clases 9ª, 12ª, 16ª, 35ª, 36ª, 37ª, 38ª, 39ª y 42ª del nomenclátor internacional, se opuso la entidad "Investrónica, S.A.". Por resolución de 6 de febrero de 1997 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, se accedió a la solicitud de la marca "Investix" para proteger los productos de las clases solicitadas, con excepción de las 9ª y 39ª. Recurrido este acto por "Investrónica", se estimó parcialmente el recurso por resolución de 6 de abril de 1998, con denegación de "Investix" en las clases 16ª y 42ª por parecido con la marca "Investex", número 1.948.954, propiedad de la oponente.

"Investrónica, S.A." es titular de diversas marcas que disponen de la raíz "inves". Así, con la propia denominación social están concedidas las marcas números 961.731, denominativa, en la clase 9ª, 966.162, 971.365 y 989.415 también en la misma clase, 1.754.086 en la clase 16ª, 1.754.087 en la clase 35ª y 1.754.088 en la clase 37ª. La marca "Inves", con el número 1.934.458 está concedida en la clase 42ª, con el número 1.934.457 en la clase 9ª, la denominativa número 1.155.231 en la clase 7ª, con el mismo carácter la número 1.155.232 en la clase 9ª, así como los números 1.158.553 y 1.177.458 en la clase 9ª y 1.153.306 en la clase 11ª. La marca "Investex", con el número 1.948.954 en la clase 9ª; la marca "Invesdoc", números 1.618.690, 1.618.689 y 1.618.691, en las clases 9ª, 16ª y 38ª, y otras como son "Invescom 100 plus", "Invesfile", "InvesCabañeros "InvesCazorla "InvesCovadonga", "InvesDoñana", "Inves Sierra Nevada", "InvesTeide", "InvesTimanfaya", "Invesmed", "Invesfile" e "Invesvoz", todas en la clase 9ª, y, por último, "Invessicres" en la clase 42ª.

La última entidad formula el presente recurso planteado, según sus palabras, las siguientes cuestiones: Primero, determinar si la concesión de la marca internacional "Investix" en las clases, 12ª, 35ª, 36ª, 37ª y 38ª, es o no compatible con las marcas "Investex", "Investrónica" e "Inves", concedidas en las clases 9ª, 35ª, 37ª y 38ª, marcas éstas que, a juicio de la actora, son notorias y renombradas, disponiendo con la solicitante una "gran semejanza fonética y conceptual" y coincidencia por "proteger idénticos productos y servicios", lo que determina la aplicación de lo prevenido en el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas. Como segunda cuestión, se suscita si la solicitud de "Investix" vulnera el artículo 13.1 c) y d) de la misma Ley, por aprovecharse indebidamente de la reputación de las marcas de la accionante.

[...] La función esencial del derecho exclusivo que se confiere al titular de la marca es garantizar al consumidor la identidad de origen del producto que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto de los que tienen otra procedencia. La noción de similitud debe interpretarse en relación con tal riesgo de confusión o asociación entre las marcas, el cual depende de múltiples factores de apreciación casuística, entre los que se cuenta es el grado de conocimiento o notoriedad de la marca en el mercado. Así, el artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París de 20 de marzo de 1883 dispone expresamente que las marcas notoriamente conocidas deben gozar de una protección frente al registro o al uso de una reproducción, imitación o traducción susceptible de crear una confusión en relación con productos idénticos o similares. Incluso no es preciso, conforme a la doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que exista riesgo de confusión entre la marca anterior renombrada y la marca posterior, pues es suficiente que con la utilización de esta última marca se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o de la fama de la marca anterior, o se pueda causar un perjuicio a la misma, de modo que las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor, fundamento al que obedece lo dispuesto en los artículos 3 y 13 c) de la Ley de Marcas.

No hay duda que la marca "Inves" es conocida en el mercado de ordenadores, pero no dispone de una tan extraordinaria fuerza distintiva que determine una confusión con otras marcas, destinadas a identificar productos no idénticos, que la integren en su denominación. Así, esta Sección no coparte el criterio de la demandante en cuanto implicaría el reconocimiento a ésta del uso exclusivo y reivindicable del prefijo "inves" en todo género de marcas, máxime cuando conviven pacíficamente en el mercado otras que disponen de dicho término en su denominación, como resulta del expediente administrativo.

[...] No mereciendo esa privilegiada protección las marcas de la recurrente, resta por dilucidar si existe riesgo de confusión por la similitud entre las marcas y entre los productos o servicios designados, para lo cual deben tenerse en cuenta todos los factores que relacionen estos productos, como su naturaleza, destino, utilización y carácter competidor o complementario.

En el presente supuesto coinciden suficientes diferencias fonéticas, gráficas y conceptuales de conjunto entre la marca "Investix" y todas de las que es titular "Investrónica", excepción hecha de "Investex", que permiten su fácil distinción por el consumidor. En cuanto a la última marca mencionada, el riesgo de confusión es inexistente en cuanto los productos protegidos pertenecen a distintas esferas mercantiles. Tras la restricción que la marca aspirante ha sufrido por la Oficina de Patentes y Marcas, ha quedado reducida a identificar productos de las clases 12ª, 35ª, 36ª, 37ª y 38ª, mientras que "Investex" protege productos de la clase 9ª. El único punto en que podrían colisionar ambas marcas, a tenor de lo sostenido en la demanda, consistiría en ciertos productos destinados a la transmisión de datos por medio de la informática, dado que la clase 38ª incluye los servicios de comunicaciones y transmisión de datos, y la 9ª incluye los equipos para el tratamiento de la información y ordenadores. Sin embargo, es evidente que una fricción o colisión en el mercado entre dos productos o servicios es una posibilidad nunca desterrable, pues, tal como son descritos en la clasificación del nomenclátor, siempre es imaginable un punto de encuentro entre aquéllos por más diferencias que aparenten, más aun en el presente caso por la extensión del uso de los ordenadores a la inmensa mayoría de las actividades humanas. Es cierto que el servicio de comunicaciones y transmisión de datos puede hacerse por medio de un ordenador, pero esta eventualidad, teniendo en cuenta la diversa naturaleza entre el servicio, que es lo protegido por "Investix", y el producto, protegido por "Investex", y el reducidísimo ámbito en que pueden enfrentarse ambas denominaciones, no es suficiente para que deba desplegarse la prioridad registral prohibitiva del acceso de la marca posterior. El campo de aplicación de ambas marcas dispone, en conjunto, de una perceptible diversidad, dado que la clase de servicios amparada por "Investex" queda referida a la telecomunicación, y los productos protegidos por "Investix", en una clase, la 9ª, de gran generalidad, alcanza los siguientes: "aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de peso, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores"

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Contra esta sentencia se ha formulado la presente casación con base en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes.

El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.

En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.

Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.

A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.

Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002-.

De acuerdo con estos criterios procede rechazar los motivos primero y segundo de casación, pues la apreciación que se ha hecho por el Tribunal de instancia no es arbitraria ni errónea. Descartado el enfrentamiento con otras marcas que, aunque tienen en su denominación el término INVES, tanto la OEPM como la sentencia recurrida consideran que en lo restante existen suficientes diferencias de conjunto, por lo que cualquier similitud de productos y servicios resultaría irrelevante, únicamente y por razón de fonética quedaría subsistente la comparación con la marca INVESTEX, pero ésta lo es para productos de la clase 9ª, para los cuales no fue otorgada la marca solicitada . En este punto la recurrente señala que aunque pertenezcan a diferente clase, dentro de la clase 9ª se encuentran determinados productos-"aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido e imagen; soportes para registros magnéticos, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores"-, que colisionan con los de la clase 38ª autorizados a la marca solicitada referidos a servicios de comunicaciones y transmisión de datos. Ya la sentencia recurrida responde a esto adecuadamente, cuyos argumentos a parte de no poder discutirse en casación en lo referente a estos juicios valorativos, son aceptados por esta Sala, pues no cabe duda la diferencia que existe entre el servicio y el producto que pone de manifiesto acertadamente el juez "a quo", cuyos mercados, por otra parte, se encuentran diferenciados, aunque en algún momento puedan entrar en fricción.

En los siguientes motivos se denuncia a través del apartado d) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional, infracción del artículo 13 c) y d) de la Ley de Marcas. Después de señalar que este extremo no ha sido resuelto por la sentencia recurrida, argumenta el carácter notorio de su marca conocido por todos los ciudadanos, que atribuirán los productos y servicios que lleven el vocablo INVEX como de la procedencia de la entidad recurrente.

Si fuera cierto que este extremo no se resolvió por la sentencia recurrida, el motivo de casación debió de denunciarse al amparo del apartado c) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional y no del d). Pero es que la sentencia resuelve esta cuestión en los dos últimos apartado del fundamento jurídico segundo. Y además lo resuelve con acierto, por lo que su fundamentación se acepta por esta Sala. En efecto, lo que realmente se protege en el artículo 13 c) -el apartado d) se refiere más bien, a la protección en otros campos distintos de la marca- es el renombre de la marca oponente, no su notoriedad; es decir, el conocimiento de la marca en todos los sectores comerciales, lo cual difícilmente ocurre respecto de INVES, o al menos debió demostrarse que así era. Podrá tener notoriedad en el campo de los productos informáticos y de ordenadores, pero al margen de ello, no parece presumible que los ciudadanos que no actúan en ese campo tengan conocimiento de esa marca.

De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional, procede la condena en costas del recurso a la parte recurrente.

En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,