STS, 20 de Abril de 2005

"Ingeniería Electrónica de Consumo, S.A." interpuso ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 438/1999 contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 13 de enero de 1999 que, al estimar el recurso ordinario formulado contra la inicial concesión, denegó la marca número 2.081.010 "Mx Onda" en la clase 8.

En su escrito de demanda, de 6 de octubre de 1999, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "que, estimando el presente recurso, declare no ajustada a Derecho la resolución administrativa impugnada de 13 de enero de 1999 y, en su lugar, se dicte otra por la que se proceda a la concesión de la marca núm. 2.081.010 'Mx Onda', todo ello con expresa imposición de costas a la Administración demandada". Por otrosí solicitó el recibimiento a prueba.

El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 4 de enero de 2000, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia que "desestime el recurso y confirme el acto recurrido, toda vez que el mismo es en todo conforme a Derecho". Por otrosí se opuso al recibimiento a prueba.

No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 24 de mayo de 2002, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo número 438/99 interpuesto por la representación de la entidad Ingeniería Electrónica de Consumo, S.A. a la resolución administrativa de que se hace mérito en el Fundamento de Derecho Primero de esta resolución, debemos declarar y declaramos dicha resolución ajustada a Derecho; sin hacer imposición de costas".

Con fecha 24 de septiembre de 2002 "Ingeniería Electrónica de Consumo, S.A." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 5955/2002 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

al amparo del artículo 88.1.a) de la Ley Jurisdiccional, por exceso de jurisdicción "al pronunciarse sobre cuestiones no planteadas y deja sin resolver otras cuestiones planteadas".

al amparo del artículo 95.4 de la Ley Jurisdiccional, por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de Marcas, y la jurisprudencia.

al amparo del artículo 95.4 de la Ley Jurisdiccional, por infracción del artículo 13.c) de la Ley 32/1988, de Marcas, y la jurisprudencia.

Por escrito de 10 de enero de 2003 la recurrente comunicó su nueva razón social, "Mx Onda, S.A.", que fue aceptada por providencia de 15 de enero de 2003.

El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con imposición de las costas al recurrente.

Por providencia de 27 de enero de 2005 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 12 de abril siguiente, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de la Sala

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 24 de mayo de 2002, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Ingeniería Electrónica de Consumo, S.A." (hoy "Mx Onda, S.A.") contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñada en cuya virtud fue finalmente denegada la inscripción de la marca gráfica número 2.081.010 "Mx Onda" para distinguir productos de la clase 8 del Nomenclátor Internacional, en concreto "herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar".

A la inscripción de la marca gráfica número 2.081.010 "Mx Onda", solicitada por "Ingeniería Electrónica de Consumo, S.A.", se había opuesto "Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha" en cuanto titular de la marca número 942.075/4 "Honda", que ampara productos de la misma clase.

La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había considerado que concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 [de la Ley], por existir entre los distintivos enfrentados, 'Mx Onda' y marca 942.075 'Honda', una evidente similitud, así como una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos, dada la identidad fonética y aplicativa, así como la notoriedad mundial de la marca prioritaria".

Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido que lo hizo fueron las siguientes:

"Desde las consideraciones expuestas, ha de ser examinada la cuestión que se somete a la Sala que, en definitiva, se concreta en determinar si la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que denegó la protección registral de la marca nº 2.081.010 'Mx Onda', mixta, en clase 8ª, por incompatibilidad con la marca Honda nº 942.075, se ajusta al Ordenamiento Jurídico. Y para dilucidar lo adecuado a Derecho de la actuación administrativa se ha de tener en cuenta que, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia (sentencias de 25 de febrero de 1976, de 10 de enero de 1980, de 26 de diciembre de 1988 y otras muchas) la función de las marcas es siempre de identificación, pues con ellas se trata de distinguir unos productos para que no se confundan con otros; y que la confrontación de las marcas en conflicto, al objeto de examinar si entre ellas existe posible confusión, ha de ser realizada en una visión de conjunto.

Pero la realidad es que, aunque la marca Mx Onda es mixta y el elemento gráfico es circunstancia importante a ponderar, el diseño que le acompaña es casi inapreciable y carece de la entidad identificativa suficiente para la individualización de la marca, por lo que estamos ante una identidad fonética, al ser la H una letra muda, sin que la presencia de las letras Mx antepuestas, que no son susceptibles de pronunciación, añadan una mayor diferencia, con lo que resultaría que, en cualquier clase de propaganda oral, la distinción sería siempre imposible y, por tanto, el peligro de confusión existe siempre, incurriendo en la prohibición del artículo 12.1.a) de la Ley 32/88, de Marcas, a cuyo tenor no podrán registrarse como marcas los signos o medios que por su identidad, semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior; además de que sobre la identidad fonética que deriva de las denominaciones Mx Onda y Honda, los productos o servicios que amparan son prácticamente iguales, al referirse la oponente a 'herramientas e instrumentos manuales, cuchillería, tenedores y cucharas, armas blancas' como pertenecientes a la Clase 8ª, sin perjuicio de que su mayor conocimiento y notoriedad sea en el sector de los automóviles y motocicletas; todo lo cual lleva a un mayor rigor en el examen porque, como advierte la sentencia de 17 de julio de 1989, el peligro de error o confusión que podría producir en el mercado la semejanza existente, se agudiza cuando los productos son idénticos.

Por otro lado, las normas de la buena fe mercantil aconsejan rechazar el acceso al Registro cuando se pueda apreciar una conexión entre los bienes y servicios para los que se solicita la protección registral y el titular de la marca prioritaria, o cuando su uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del renombre de la marca registrada.

Igualmente, al resultar prácticamente ilimitadas las posibilidades de elección de un vocablo para distinguir una marca comercial, esas mismas normas de la buena fe mercantil aconsejan que se rechace el uso de palabras parecidas y, por descontado, las idénticas; y la semejanza fonética, en el caso de autos, como ya dijimos, es tan acentuada que la adicción de dos letras antepuestas carece de la entidad identificativa suficiente para la individualización de la marca, pues las escasas diferencias que entre ellos puedan existir no bastan para desterrar, ni siquiera para hacer improbable, el riesgo de confusión en el mercado que deriva de la semejanza que, en conjunto, presentan ambos distintivos, riesgo de confusión que incluye el riesgo de asociación con la marca preexistente, atribuyendo a ambas el mismo origen, lo que también impide el acceso al Registro."

El primer motivo de casación se deduce al amparo del artículo 88.1.a) de la Ley Jurisdiccional y mediante él se atribuye a la Sala de instancia un "exceso de jurisdicción [...] al pronunciarse sobre cuestiones no planteadas y dejar sin resolver otras cuestiones planteadas".

El motivo, en los términos en que se formula, revela una errónea comprensión de la naturaleza del vicio denunciable al amparo de aquel precepto y apartado. El exceso de jurisdicción que da lugar a la casación de las sentencias es el que se produce cuando un órgano judicial invade la jurisdicción de otro de orden distinto o las competencias de otro poder del Estado. Cuando, como aquí ocurre, se impugna un acto administrativo ante el tribunal competente para juzgarlo y éste falla desestimando el recurso y declarando que la Administración ha obrado conforme a derecho, no incurre en exceso de jurisdicción alguno.

Si lo que la parte recurrente quería censurar era la supuesta incongruencia de la sentencia (tanto por exceso como por defecto, según su opinión) el cauce casacional pertinente era el previsto en el artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, esto es, el relativo a la infracción de las normas reguladoras de la sentencia.

En todo caso, la respuesta de la Sala no fue incongruente ni por exceso ni por defecto. El tribunal juzga dentro de los límites del debate procesal cuando, tras afirmar que el nuevo signo aspirante al registro incurría en la prohibición del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, hace una referencia marginal a la notoriedad de la marca "Honda" en el sector de los automóviles y motocicletas. Notoriedad que, por lo demás, había ya sido reconocida expresamente en la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Esta referencia de la sentencia -insistimos, de carácter accesorio y en realidad irrelevante para el fallo-, unida a la que hace la Sala sobre el exigible el rechazo de la inscripción de marcas cuyo uso "pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del renombre de la marca registrada", tienen sin duda relación con la prohibición contenida en el artículo 13.c) de la Ley de Marcas. Pero precisamente en la demanda se había mantenido la inaplicabilidad de dicho artículo 13.c) por lo que mal puede acusarse a la Sala de incongruencia si realmente ha examinado esta cuestión, aunque haya fallado en sentido contrario a la tesis de la demandante.

Tampoco existe incongruencia por defecto. La Sala de instancia se refiere a la notoriedad de la marca "Honda" (oponente) respecto de algunos productos. Pero la razón final de decidir es la semejanza fonética y aplicativa, así como la existencia de riesgos de confusión y asociación del signo aspirante con el ya registrado. Que otras marcas "Mx Onda" para productos distintos tuvieran, a su vez, "presencia y asentamiento en el mercado" era una alegación escasamente relevante cuando lo que se trataba de decidir era si la solicitada, en relación con unos productos determinados, resultaba compatible o no con las ya inscritas y por ello prioritarias. El deber de responder congruentemente a las alegaciones de las partes no se extiende a todas las que éstas tengan a bien introducir en sus escritos procesales sino a aquéllas que tengan realmente incidencia en la resolución final del litigio.

El segundo motivo de casación se deduce al amparo "del artículo 95.4 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción" y en él denuncia la recurrente que la Sala de instancia ha infringido el artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de Marcas, y la jurisprudencia que lo interpreta.

La cita del artículo 95.4 es inadecuada pues se trata del precepto de la anterior Ley Jurisdiccional, ya derogado, que regulaba los motivos de casación antes de la entrada en vigor de la nueva Ley 29/1998, aplicable ratione temporis a este caso. Error que contrasta con la cita, ésta sí correcta, del artículo 88.1 sobre el que se basa el primer motivo casacional.

Sostiene la recurrente que "el conjunto denominativo solicitado resulta de la combinación de un vocablo con un determinado significado y las letras Mx obteniendo como resultado un conjunto sin significación concreta, caprichoso, que nada tiene que ver con el significado 'Honda'. A lo anterior se añade que la marca núm. 2.081.010 también venga integrada por un elemento gráfico distanciándose aún más ambas marcas." A su juicio, enfrentadas ambas marcas en su conjunto, presentan las suficientes diferencias como para poder convivir sin riesgo de asociación o confusión. Añade que el hecho de que los productos que designan las marcas enfrentadas sean coincidentes no resulta decisivo para negar la que ella solicitó y concluye reiterando que "en el presente caso las diferencias fonéticas entre las marcas en pugna son tan acusadas que el argumento de la identidad aplicativa no tiene relevancia decisiva, pudiendo convivir las marcas pacíficamente, como vienen haciendo desde largo tiempo atrás."

Formulado en estos términos, el motivo no puede ser acogido habida cuenta de la constante doctrina que venimos sentando en torno al control casacional de las sentencias en que se aplica la norma ahora invocada, esto es, en torno a las facultades de los tribunales de instancia para juzgar acerca de los presupuestos que permitan aplicar la prohibición relativa de registro prevista en el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas.

Hemos sostenido que cuando la cuestión central del litigio de instancia es, precisamente, apreciar las diferencias fonéticas, gráficas, conceptuales y aplicativas de unas y otras marcas a efectos de juzgar sobre su posible pacífica convivencia en el mercado sin riesgo de confusión y excluir la prohibición relativa establecida por el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, no basta para el éxito de dicho recurso de casación que la recurrente se limite a discrepar de las apreciaciones que haya hecho el tribunal de instancia afirmando que éste ha errado en dichas apreciaciones.

En efecto, no corresponde a esta Sala, en cuanto tribunal de casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los tribunales de instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho que aquel artículo contempla para legitimar el acceso o la negativa al registro de una determinada marca. En la medida que este precepto prohíbe registrar como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, el juicio de los tribunales de instancia sobre cualquiera de estos factores (identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgo de asociación), a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del tribunal de casación.

Siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos.

No resulta arbitrario o irrazonable sostener -como hace aquella Sala- la escasa virtualidad del componente gráfico en el conjunto, o destacar que existe, en castellano, semejanza fonética entre "Honda" y "Onda", así como minimizar el impacto fonético de las dos consonantes Mx en la denominación global. Si estas circunstancias de similitud se dan respecto a marcas que pretenden proteger los mismos productos (circunstancia esta última por sí sola no determinante de la prohibición relativa de registro) la apreciación final del tribunal de instancia no es acreedora a aquella censura.

El tercer y último motivo de casación (que incurre en el mismo error de venir amparado en el artículo 95.4 de la Ley Jurisdiccional ya derogada) denuncia la infracción del artículo 13.c) de la Ley 32/1988, de Marcas, y de la jurisprudencia que lo interpreta.

El motivo contiene una primera aseveración que no puede ser aceptada cuando afirma que "en la sentencia, a pesar de no ser la notoriedad y el prestigio un extremo acreditado por el oponente, el Tribunal Superior de Justicia se pronuncia sobre la notoriedad en el mercado de la marca Honda". En cuanto apreciación de un hecho, la mayor o menor notoriedad de un signo en un sector determinado (en este caso, el de la automoción) debe quedar ajena al debate casacional, a menos que se alegue y demuestre la irracionalidad o arbitrariedad en la valoración de las pruebas correspondientes, lo que aquí no ocurre.

El núcleo del motivo estriba, sin embargo, en la alegación de que "la marca Mx Onda es explotada desde hace más de veinte años primero por la sociedad Mx Onda, encontrándose la denominación también como nombre comercial, y ahora por la actora" y que goza de una "presencia y asentamiento" que no habrían sido tenidos en cuenta por el tribunal de instancia.

Desde el momento en que, según ya hemos expuesto, las consideraciones del tribunal de instancia sobre la aplicación del artículo 13.c) de la Ley de Marcas no son sino complementarias de la argumentación principal (esto es, la basada en la prohibición relativa de registro dimanante del artículo 12) y hemos refrendado ésta, la eventual estimación del tercer motivo dejaría incólume el resultado final, pues carece de sentido casar una sentencia por la eventual incorrección de un argumento meramente adicional y no decisivo en el fallo. Todo ello sin perjuicio de reiterar lo que ya hemos expuesto al respecto en los párrafos finales del fundamento jurídico tercero de esta sentencia.

Procede, pues, la desestimación del recurso con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español