STS, 27 de Abril de 2005
| Ponente | MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA |
| ECLI | ES:TS:2005:2619 |
| Número de Recurso | 6830/2001 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 27 de Abril de 2005 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintisiete de Abril de dos mil cinco.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 6830/2001 interpuesto por "OSBORNE Y CIA., S.A.", representada por la Procurador Dª. Rosa Sorribes Calle, contra la sentencia dictada con fecha 15 de octubre de 2001 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 1447/1999, sobre concesión de la marca "Magon"; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por Abogado del Estado.
"Osborne y Cia., S.A." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 1447/1999 contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 7 de septiembre de 1998, confirmada por la de 11 de mayo de 1999, que concedió la inscripción de la marca número 2.094.336 "Magon" para la clase 33.
En su escrito de demanda, de 17 de noviembre de 1999, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "en la que, estimando el presente recurso, declare que la marca nº 2.094.336 'Magon' titularidad de Bodegas Huertas, S.A., infringe lo dispuesto en el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas por incompatibilidad con la marca nº 40.640 'Magno' de Osborne y Cía., S.A., y como consecuencia de todo ello declare que las resoluciones recurridas no son conformes a Derecho, anulándolas, revocándolas y dejándolas sin efecto, disponiendo en su lugar la denegación de la marca española nº 2.094.336 'Magon'." Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.
El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 13 de diciembre de 1999, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "desestimando el presente recurso".
Practicada la prueba que fue declarada pertinente por auto de 15 de diciembre de 1999 y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 15 de octubre de 2001, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora Dª. Rosa Sorribes Calle, en nombre y representación de la entidad mercantil Osborne y Cia., S.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 11 de mayo de 1999, en cuanto confirmatoria en reposición de anterior resolución de 7 de septiembre de 1998, en virtud de la cual se concedió la inscripción de la marca núm. 2.094.336 'Magon', a favor de la sociedad Bodegas Huertas, S.A., para distinguir productos de la clase 33 del Nomenclátor, por ser dichas resoluciones ajustadas a Derecho. Sin hacer expresa imposición de las costas causadas".
Con fecha 22 de diciembre de 2001 "Osborne y Cia., S.A." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 6830/2001 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:
al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, por "infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988 y de la jurisprudencia".
al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, por "infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988 y de la jurisprudencia".
al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, por "infracción del artículo 13.c) de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988 y de la Jurisprudencia."
El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con costas.
Por providencia de 15 de febrero de 2005 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 19 de abril siguiente, en que ha tenido lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de la Sala
La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 15 de octubre de 2001, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Osborne y Cia., S.A." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud fue inscrita la marca número 2.094.336 "Magon" para distinguir productos de la clase 33 del Nomenclátor Internacional, en concreto "bebidas alcohólicas (excepto cervezas)".
A la inscripción de la marca número 2.094.336 "Magon", solicitada por "Bodegas Huertas, S.A.", se había opuesto "Osborne y Compañía, S.A." en cuanto titular de la marca número 40.640 "Magno", que ampara productos de la misma clase. El rechazo de su oposición, tanto en vía administrativa como en la jurisdiccional de instancia, motiva el presente recurso de casación.
La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había considerado que no concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 [de la Ley], por existir entre los distintivos enfrentados marca 2.094.336 Magon, solicitada, y marca 40.640 Magno (gráfico), obstaculizante, suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado, o cualquier posible aprovechamiento del prestigio o notoriedad ajena por parte del signo pretendido".
Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido que lo hizo fueron las siguientes:
"Pues bien, en recta aplicación de dicha doctrina al caso que nos ocupa la Oficina de Patentes concedió el registro de la marca que ahora se impugna -'Magon'- pese a la oposición de la marca 'Magno', criterio que debe ser confirmado al estimarse por esta Sala que ambos signos, pese a su cierta similitud gráfica, son claramente diferenciables, toda vez que la marca que se combate se presenta como una denominación caprichosa y de fantasía carente de significado alguno, mientras que, por el contrario, la oponente goza de sentido propio (grande). Si a ello se añade que fonéticamente ambas marcas resultan muy dispares, es claro que el solo hecho de que resulten coincidentes las cinco letras de las mismas no es motivo suficiente para apreciar una incompatibilidad entre ellas, debiendo, al contrario, presumirse su pacífica convivencia en el mercado sin riesgo de confusión para los consumidores, pese a amparar productos coincidentes".
En el primer motivo de casación, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, se denuncia la "infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988 y de la jurisprudencia de ese Tribunal que se invoca en el desarrollo de este motivo, al no haber apreciado incompatibilidad entre la marca solicitada y la marca prioritaria 'Magno' de mi representada, acordando la inscripción de la marca nº 2.094.336 'Magon'."
A juicio de la sociedad recurrente, la sentencia de instancia no aplica en debida forma aquel precepto legal cuando declara que la marca "Magon" es claramente diferenciable de "Magno" tanto desde el punto de vista conceptual como fonético y cuando excluye que pueda darse en este caso riesgo de confusión para los consumidores. El hecho de que ambas consten de cinco letras, de las que coinciden las tres primeras, así como la existencia del mismo número de sílabas en ambas marcas, demostrarían, en su entender, que se trata de denominaciones fácilmente confundibles, lo que determina que incurran en la prohibición prevista por el citado artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas y la jurisprudencia aplicable al respecto.
Formulado en estos términos, el motivo no puede ser acogido habida cuenta de la constante doctrina que venimos sentando en torno al control casacional de las sentencias en que se aplica la norma ahora invocada, esto es, en torno a las facultades de los tribunales de instancia para juzgar acerca de los presupuestos que permitan aplicar la prohibición relativa de registro prevista en el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas.
Hemos sostenido que cuando la cuestión central del litigio de instancia es, precisamente, apreciar las diferencias fonéticas, gráficas, conceptuales y aplicativas de unas y otras marcas a efectos de juzgar sobre su posible pacífica convivencia en el mercado sin riesgo de confusión y excluir la prohibición relativa establecida por el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, no basta para el éxito de dicho recurso de casación que la recurrente se limite a discrepar de las apreciaciones que haya hecho el tribunal de instancia afirmando que éste ha errado en dichas apreciaciones.
En efecto, no corresponde a esta Sala, en cuanto tribunal de casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los tribunales de instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho que aquel artículo contempla para legitimar el acceso o la negativa al registro de una determinada marca. En la medida que este precepto prohíbe registrar como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, el juicio de los tribunales de instancia sobre cualquiera de estos factores (identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgo de asociación), a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del tribunal de casación.
Siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos.
No resulta arbitrario o irrazonable sostener -como hace aquella Sala- tanto la diferenciación de los signos enfrentados desde el punto de vista semántico o conceptual como la disparidad de ambas denominaciones desde el punto de vista fonético, pues, sea cual sea el número de sílabas y letras, una y otra resultan en castellano claramente distinguibles sin que exista riesgo de confusión entre ellas. El hecho de que esta disimilitud se dé respecto de marcas que pretenden proteger los mismos productos (circunstancia esta última por sí sola no determinante de la prohibición relativa de registro) no puede alterar el juicio definitivo sobre su compatibilidad registral, dado el tenor del artículo 12.1.a) en la Ley de Marcas de 1988 que exige no sólo la semejanza aplicativa sino también la fonética, gráfica o conceptual, en este caso inexistente.
Estas mismas consideraciones son aplicables al segundo motivo de casación mediante el cual, también al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, se denuncia la "infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988 y de la Jurisprudencia de ese Tribunal que se invoca en el desarrollo de este motivo, al no haber apreciado riesgo de asociación en el mercado entre la marca nº 2.094.336 'Magon' y la marca prioritaria nº 40.640 'Magno' de mi representada".
Insiste la recurrente en el riesgo de asociación en el mercado "entre los productos distinguidos por la marca 'Magon' y el origen empresarial de la marca de mi representada", subrayando que la coexistencia de ambas marcas supondrá que los consumidores asocien aquéllos con ésta, riesgo a su juicio incrementado por la notoriedad de "Magno". Afirmaciones que deben decaer ante la doctrina que hemos recordado en el fundamento jurídico precedente dada la tajante conclusión del tribunal de instancia sobre la inexistencia de riesgo de confusión.
Hemos dicho en otras ocasiones, y repetiremos en ésta, que el rechazo absoluto de la Sala de instancia a la confundibilidad de ambos signos implica igualmente el rechazo del posible "riesgo de asociación" de uno y otro distintivo, pues dicho riesgo no es, en definitiva, sino una modalidad más, o variante, del riesgo de confusión, esto es, un género dentro de la especie. Si un tribunal declara que no hay riesgo de confusión de ningún tipo porque los distintivos son perfectamente diferenciables entre sí, está excluyendo con esta afirmación que los consumidores asocien, en perjuicio del titular prioritario, el origen empresarial de uno y otro signo.
Reiteradamente hemos traído a colación, a estos efectos, la doctrina establecida en la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 de Noviembre de 1997 (asunto C-251/95, Sabel) sobre la interpretación de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), con cuyos principios se "alinea" la Ley 32/1988 según su exposición de motivos. Doctrina que es asimismo aplicable al precepto correspondiente del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, esto es, al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento citado. En esa línea jurisprudencial se destaca de manera constante que el riesgo de asociación constituye "un caso específico del riesgo de confusión". Más concretamente, el riesgo de asociación puede darse cuando las marcas controvertidas pueden ser percibidas por los consumidores como dos marcas del mismo titular o cuando el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (en este sentido las sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon (C-39/97, Rec. p. I-5507), apartado 29, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Rec. p. I-3819), apartado 17.
Decíamos en las sentencias de esta Sala que se hacían eco de dicha doctrina y la aplicaban a la interpretación del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988 (por todas, la reciente de 24 de mayo de 2004) que, "[...] determinado que no hay riesgo de confusión, se está excluyendo implícitamente el riesgo de asociación, y al excluirse aquél, nada impide que se otorgue la solicitada, pues el consumidor distingue perfectamente los productos de las marcas enfrentadas".
Si, pues, la prohibición nacional, en la misma línea que la comunitaria, sólo es aplicable cuando, debido a la identidad o similitud de las marcas y de los productos o servicios designados exista por parte del público un riesgo de confusión que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior, y el "concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión sino que sirve para precisar el alcance de éste", la consecuencia alcanzada en torno al riesgo de confusión entre las marcas se extiende asimismo al riesgo de asociación. Y resulta indiferente, a estos efectos, que la marca cuya titularidad ostenta la recurrente sea notoriamente conocida en el sector.
El tercer y último motivo de casación, de nuevo al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, denuncia la "infracción del artículo 13.c) de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988 y de la Jurisprudencia de ese Tribunal que se invoca en el desarrollo de este motivo, al no haber apreciado el aprovechamiento de la reputación de la marca prioritaria nº 40.640 'Magno' de mi representada por parte de la marca nº 2.094.336 'Magon'." La recurrente se limita a sostener que la concesión de la marca debatida "determina un aprovechamiento de reputación ajena, pues la marca cuya inscripción declara se estaría aprovechando indebidamente de la marca 'Magno' titularidad de mi mandante".
El motivo no puede ser estimado por una doble razón. En primer lugar, introduce una cuestión nueva ajena a la demanda, pues en este escrito la parte recurrente se había limitado a citar como infringido el artículo 12 de la Ley de Marcas, en cuanto a los riesgos de confusión y de asociación, sin invocar el artículo 13.c) del mismo texto legal. La sentencia, por esta razón, aunque contiene una referencia marginal -y de carácter meramente abstracto, al transcribir determinados preceptos legales- al referido artículo 13 (en el inicio del fundamento jurídico segundo), se limita a responder a los argumentos de la demanda sobre la semejanza de los signos y el riesgo de confusión.
En segundo lugar, desestimados como han sido los motivos referentes a la similitud de los signos en conflicto al dar prevalencia al juicio de instancia sobre la disparidad de uno y otro y sobre su inconfundibilidad, mal puede afirmarse que la nueva marca pretenda aprovechar de modo indebido la reputación ajena de otra renombrada.
Procede, pues, la desestimación del recurso con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
No ha lugar al recurso de casación número 6830/2002, interpuesto por "Osborne y Cia., S.A." contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso- Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 15 de octubre de 2002, recaída en el recurso número 1447 de 1999. Imponemos a la parte recurrente las costas de este recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Óscar González.- Manuel Campos.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.
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