STS, 16 de Abril de 2008

En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Segunda) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad MCDONALD´S CORPORATIÓN, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 5 de febrero de 2002, que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra otra de 5 de enero de 2001, que denegó la inscripción de la marca nacional nº 2.288.756 "MCSALAD SHAKER", para productos de la clase 29ª del Nomenclátor.

Notificada esta sentencia a las partes, por la Entidad recurrente se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 3 de junio de 2005, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la recurrente (MCDONALD´S CORPORATION) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 27 de julio de 2005, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:

1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, en cuanto que la sentencia de instancia infringe dicho precepto legal al haberse interpretado y aplicado indebidamente el art. 12.1.a) y art. 12.2 de la Ley de Marcas de 1988, aplicable y de la doctrina jurisprudencial que desarrollan estos preceptos.

2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra c) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, en cuanto que la sentencia de instancia incurre en un quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia por no haber tenido en cuanta en sus pronunciamientos ni hecho alusión en la misma a la correspondencia intercambiada entre la recurrente y ANDROS FOOD, S.A. por cuanto el hecho de que el primero pidiese autorización para registrar la marca supuestamente obstaculizante de McSALAD SHAKER es un hecho de contenido relevante para resolver las cuestiones objeto de debate.

Terminando por suplicar dicte sentencia dando lugar al mismo, casando la resolución recurrida por los motivos expuestos y ordenando en consecuencia la concesión de la solicitud de registro de maca nº 2.288.756 McSALAD SHAKER para la clase 29.

Por providencia de la Sala, de fecha 11 de septiembre de 2006, se admitió a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 18 de octubre de 2006 entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO y ANDROS FOOD, S.A.), a fin de que en el plazo de treinta días pudieran oponerse al mismo; lo que hicieron mediante escritos de fechas 4 y 5 de diciembre de 2006 respectivamente, en los que expusieron los razonamientos que creyeron oportunos y solicitaron se dicte sentencia desestimando el recurso, con expresa imposición de costas al recurrente.

Por providencia de fecha 4 de diciembre de 2007, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 9 de abril de 2008, en que tuvo lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de la Sala

La Oficina Española de Patentes y Marcas denegó la inscripción de la marca nº 2.288.756 "McSALAD SHAKER" de la clase 29 para "Alimentos preparados a base de carne, cerdo, pescado y aves; frutas y legumbres en conserva y cocidas, huevos, queso, leche y productos lácteos, encurtidos, postres incluidos en esta clase".

Interpuesto recurso contencioso-administrativo la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo desestimó con base en los siguientes razonamientos:

«"Respecto del consentimiento de la marca comunitaria nº 1.418.540 Mcsalad Shaker, debe señalarse que si bien las sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 30 de marzo de 1.987, 23 de junio de 1976, 25 de mayo de 1977, 14 de junio de 1980 y 26 de abril de 1981, entre otras- tienen sentada la doctrina de que aun cerrado el expediente la autorización del titular de la marca preexistente debe enervar las consecuencias atribuidas a la regla prohibitiva 1ª del art. 124 del Estatuto de la propiedad industrial, por estimar que la Administración no puede ser más exigente, para defender los derechos del tercero, que las partes directamente afectadas, y que aun siendo la función jurisdiccional revisora de la vía administrativa puede atenderse a las actuaciones jurídicas ulteriores, cuando no se confrontan marcas idénticas procede declarar eficaz esa autorización. Por lo tanto siempre que no exista identidad o como señalan las sentencias del Tribunal Supremo de 4 de marzo de 1.997 y 21 de febrero de 1.997 cuando se dé una situación de semejanza cercana en la identidad provoque confusión en los adquirentes, y conste en documento fehaciente la existencia de consentimiento por el titular registral de las marcas es posible la inscripción solicitada. Pero este consentimiento no opera cuando las marcas como ocurre en el caso presente son idénticas y no es admisible la alegación de la recurrente en el sentido de que McDONALD´S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD. era su filial y no tenía inconveniente en que se registrara a a favor de esta compañía matriz del Grupo McDonald´s la marca 2.288.756 McSALAD SHAKER, al entender que cuando la procedencia empresarial es la misma no va a existir ese riesgo de confusión. Debe señalarse que siendo idéntica se trata de la misma marca y no puede entenderse que se precise una nueva inscripción, ya que siempre cabe la posibilidad del uso de la prioritaria, si como ocurre en el caso presente se trata del mismo grupo empresarial, y no puede olvidarse que conseguido el registro de la marca esta puede enajenarse, en cuyo caso el riesgo de confusión para el consumidor, sería máximo y es precisamente este riesgo el tenido en cuenta por la resolución recurrida, que tiene en cuenta como principio rector el interés público de la protección al consumidor.

[...] Por otra parte la Oficina Española de Patentes y Marcas, entendió que concurría los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, respecto de la marca n° 1.615.618 "McSalad". Este Tribunal aplicando la doctrina jurisprudencial antes expresada entiende que entre la denominación "Mcsalad Shaker" y la denominación "McSalad" no existen suficientes diferencias de carácter fonético para distinguirlas, pues el criterio esencial para determinar la compatibilidad entre los distintivos o denominativos de las marcas, nombres o rótulos enfrentados es que la semejanza fonética o gráfica, se manifieste por la simple prosodia o la imagen de los vocablos en pugna, tras una comparación simple, una simple visión, lectura o audición del conjunto, que no consista en descomponer o aquilatar técnicamente los elementos confrontados, ni que descienda a disquisiciones gramaticales, puesto que para la convivencia lo fundamentales que los signos con que se presenten en el mercado no induzcan en algún aspecto a error al consumidor, según constante y reiterada jurisprudencia pudiendo concluirse que las marcas enfrentadas son muy semejantes toda vez que sólo se diferencian en la expresión Shaker añadido al término predominante "Mcsalad", no puede por otra parte pretender la recurrente el uso en exclusiva del conjunto de letras MC y que ello le permita la inscripción de todas las derivadas, ello le permitiría por ejemplo el uso de marcas como "Mc-coca-cola", "Mc-pepsi", "Mc-ford", Mc-Nestle", "Mc-Cartier o "Me-el Corte Ingles", prevaleciendo sobre marcas absolutamente renombradas. Se trata de evaluar si una marca prioritaria, cuya inscripción no pude evaluarse en este momento por este Tribunal y esta por la Jurisdicción contencioso administrativa, por ello Mcsalad Shaker no difiere de "McSalad", pues no es sino una derivada de la misma. Debe señalarse que la marca número 2.288.756 "Mcsalad Shaker" pretende distinguir pescado y aves frutas y legumbres en conserva y cocidas, huevos, queso, leche y productos lácteos, encurtidos, postres incluidos en esta clase y la marca n° 1.615.618 "McSalad" distingue los mismos productos y como señala la Sentencia de la sala Tercera del Tribunal Supremo de 25 de Septiembre de 2.002 establece que hay que tener presente, como señala la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 29 de septiembre de 1998, que entre la similitud de los signos y la de los productos existe interdependencia, de tal forma que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas y a la inversa, «.....» de tal forma que el consumidor medio, esto es, persona dotada con un raciocinio y perspectivas normales que percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles -Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de junio de 1999, podrá caer en error sobre el origen del producto que adquiere. Como los productos son idénticos las exigencias de diferenciación denominativa de la marca han de ser mas rigurosas. Y en cuanto a que la marca número 2.288.756 "Mcsalad Shaker" es gráfico denominativa por lo que pudiera pensarse que el gráfico es suficiente para diferenciar las marcas enfrentadas pues como pone de manifiesto las Sentencia de la sala Tercera del Tribunal Supremo de 18 de febrero de 2003, 6 de mayo de 2002, 21 de marzo de 2002, 20 de febrero de 2002, 14 de noviembre de 2001, y 28 de marzo de 2001, aunque gráficamente sean diferenciables no lo serán cuando se trata de denominarlas a través de las palabras, como cuando se hace propaganda radiofónica o cuando se solicita de forma oral, dado que, en tales circunstancias, se anuncian o se piden utilizando el elemento fonético sin citar para nada el gráfico"».

Contra esta sentencia se ha interpuesto la presente casación con base en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes.

La entidad recurrente, MCDONALD'S CORPORATION aduce quebrantamientos de las normas reguladoras de la sentencia, por incongruencia, al no resolver sobre la cuestión planteada en la demanda relativa a la correspondencia que ha mantenido con la titular de la marca McSalad -Andros food S.A.-, de la que se desprende, según manifiesta, el compromiso de esta última de cesar en el uso de una "M" similar al logo característico de McDonald's.

Como ha señalado esta Sala en innumerables ocasiones, el requisito de congruencia de la sentencia establecido en el artículo 67.1 de la Ley Jurisdiccional no requiere una respuesta minuciosa a todos los argumentos esgrimidos por las partes en sus escritos, bastando para cumplirlo que del hilo conductor del razonamiento seguido por el órgano judicial se deduzca, incluso tácitamente, cual ha sido la causa que le ha llevado a su fallo.

En el presente caso, la Sala de instancia ha examinado de modo exhaustivo si se cumplen los presupuestos de la prohibición establecida en el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, llegando a la conclusión de que en el caso examinado se producía la identidad entre los signos y productos, y que el consentimiento del titular de una de las marcas opuestas no era decisivo si no se adoptaban medidas para evitar la confusión de los consumidores. Aunque explícitamente no se hizo referencia a la mencionada correspondencia con el titular de una de las marcas opuestas, su intrascendencia a los efectos de la decisión que iba a tomarse por la Sala lo revela la expresión que se usa en la sentencia"... Se trata de evaluar si una marca prioritaria, cuya inscripción no puede evaluarse en este momento por el Tribunal...", que revela que los argumentos relativos a la conformidad del titular de la marca oponente en modificar el diseño de la "M" inicial de su signo, no tenían trascendencia cuando se trataba de evaluar si la inscripción solicitada por McDonald's era o no susceptible de inscripción.

En el motivo referente al fondo aduce la recurrente que es titular del registro de la marca nº 1.506.573 "Mc", y, por tanto, de acuerdo con el artículo 30 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, tiene el derecho de exclusiva para usar en el mercado y prohibir el uso de signos idénticos o confundibles con este signo, de tal forma que los consumidores siempre asociarían la marca solicitada con su marca renombrada. Añade que el titular de la marca idéntica ha prestado su consentimiento y se han adoptado todas las medidas necesarias para evitar el riesgo de confusión.

Esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse sobre supuestos en que entraban en colisión la marca del recurrente con otras que usaban el prefijo "MC" unido a otra palabra generalmente extrajera. Conviene examinar lo dicho en esas sentencias para poder llegar a una conclusión en el presente caso.

En la de 14 de diciembre de 1992 ya se dijo:

"La marca española impugnada Mc Pizza se compone de un elemento que no obstante su origen extranjero ("pizza") es hoy genuino en España por tanto inapropiable (art. 124, citado, número 5º ) y de un vocablo extranjero que es un patronímico escocés o irlandés abreviatura cuya significación no puede ser presumida en el consumidor medio español. Pero examinado en su conjunto, según requiere constante jurisprudencia de esta Sala, el distintivo lo constituye precisamente ese vocablo patronímico integrante de las otras cinco marcas que están inscritas en favor de la apelante para proteger los mismos productos que la marca impugnada. En estas circunstancias el riesgo de confusión o error respecto a la procedencia del producto es claro por la asociación que se da entre ellos cuando se trata de los mismos productos de restauración"

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En la de 15 de febrero de 1993 se reitera que:

«"La marca española impugnada «Mc Pizza» se compone de dos vocablos de origen extranjero de los que «pizza» es hoy genérico en España y por tanto inapropiable (art. 124, citado, núm. 5º ) y el otro es un patronímico de origen gaélico, irlandés o escocés, que en el lenguaje usual se asocia a nombres anglosajones y que figura en denominaciones o nombres comerciales extranjeros".»

La de 12 de febrero de 1996 indica que:

Entre la denominación de la marca prioritaria MCTRES y la de la solicitante MACTRES existe una semejanza rayana en la identidad ya que el consumidor de los servicios distinguidos sabe que MC es una abreviatura de MAC y que se pronuncian ambas de la misma manera, no obstante su origen extranjero, y que incluso para quienes no tuvieron ese conocimiento son dos palabras que tienen casi la misma grafía, por lo que al distinguir servicios distintos pero afines el riesgo de confusión por asociación puede resultar en perjuicio de la marca prioritaria siendo por ello de aplicación la prohibición establecida en el precepto del Estatuto citado. Del mismo modo esa interpretación es conforme con la valoración global de los elementos del signo en el que, no obstante la grafía distinta de la marca solicitada, siendo solo denominativa la marca prioritaria el riesgo de error o confusión persiste. La apreciación conjunta en estos factores lleva a la conformidad a Derecho de las resoluciones administrativas impugnadas y a la desestimación de ambos motivos del recursos".

La de 29 de septiembre de 2003 que confirma la de instancia, señala que:

"La sentencia de instancia ha afirmado, -como hemos dejado trascrito-, una vez hecha la comparación de conjunto, la imposibilidad de convivencia entre ambas marcas, la aspirante y la oponente, resaltando que de los signos el elemento más significativo es el fonético, rechazando el argumento de que el signo lo constituye no sólo la denominación MAC sino el gráfico que lo acompaña, por lo que existe plena coincidencia fonética y, además, que entre las marcas enfrentadas, pertenecientes ambas a la Clase 9 del Nomenclátor existe identidad en la esfera aplicativa y aunque sea cierto, como se sostiene en el escrito de recurso de casación, que la inclusión en una misma Clase del Nomenclátor internacional no es, de suyo, un elemento de similitud entre productos o servicios, dada la amplitud clasificatoria de los respectivos epígrafes, tampoco pueda desdeñarse, como de forma reiterada esta propia Sala tiene establecido en relación con tal argumento tantas veces como se ha reproducido en términos similares, su toma en consideración como factor eventualmente apreciable".

La de 14 de noviembre de 2003 que resuelve la colisión entre los signos MACMODA y MAXMODA, expresa:

"Los razonamientos que en este punto da la sentencia recurrida son aceptados plenamente por esta Sala, pues uno de los fines que se trata de conseguir a través del Registro, la defensa de los consumidores, quedaría frustrada en los casos en que se permitiera dar protección a una marca que es confundible con otra ya inscrita, por el solo motivo de que la aspirante responde a la denominación social de la entidad que pretende la inscripción. Los criterios de flexibilidad que se invocan por el recurrente para supuestos como el presente, podrían tener acogida en la anterior normativa, que es la que aplica la jurisprudencia que se cita, pero son difícilmente aceptables en la vigente Ley de Marcas, en donde rige el criterio de la especialidad, de tal forma que existiendo similitud en los campos aplicativos y en los signos enfrentados el acceso al Registro ha de denegarse de forma rigurosa para que no se destruya la seguridad que dicha institución ha de reportar a los particulares y a las empresas que tratan de identificar sus productos y servicios a través de signos distintivos".

Por último, la de 6 de julio de 2004 indica que:

"En el presente caso, examinando las marcas enfrentadas, se observan suficientes elementos de distinción para evitar confusiones. Así Mc Donald's y Bocatería Mc Papa's Andorra con la simple denominación presentan suficientes diferencias. Limitándonos a la denominación más corriente "Mc Donald's " y "Mc Papa's" se observan suficientes diferencias, puesto que el vocablo Mc en sí mismo no significa nada en lengua española, y se utiliza en otras muchas marcas, sin que su uso condicione nada respecto a las mismas".

A la vista de esa jurisprudencia puede llegarse a la conclusión de que la sentencia de instancia no se ha apartado de la misma, pues es indudable la absoluta identidad del vocablo empleado -Mcsalad- en las marcas enfrentadas, y que llega a sus últimos extremos al coincidir con otra de las opuestas en el otro término "shaker", y si bien respecto de esta última se indica que ha mediado el consentimiento de su titular, lo cierto es que el artículo 12.2 exige para autorizar el registro en estos casos que se adopten medidas que eviten el riesgo de confusión, y siempre y cuando no se trata de marcas idénticas, sino meramente similares. La misma jurisprudencia que se ha citado permite rechazar el argumento de que el recurrente es titular de una familia de marcas con el prefijo "Mc", pues, de lo que se trata es de evitar que se produzca confusión en el consumidor, debiendo entenderse el artículo 30 de la Ley de Marcas dentro del marco de las prohibiciones legales, de tal forma, no puede admitirse que con base en alguno de los aspectos de la marca inscrita pueda diseñarse otra que atente contra esas prohibiciones, e incluso alegarse renombre de una parte de ella para pretender al amparo de él incumplir los preceptos legales.

De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional, procede la condena en costas del recurso a la parte recurrente.

En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,