STS, 1 de Octubre de 2007
| Ponente | FERNANDO LEDESMA BARTRET |
| ECLI | ES:TS:2007:6261 |
| Número de Recurso | 2842/2005 |
| Fecha de Resolución | 1 de Octubre de 2007 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a uno de Octubre de dos mil siete.
VISTO por la Sala Tercera -Sección Tercera- del Tribunal Supremo el recurso de casación número 2842/2005, interpuesto por la mercantil BODEGAS BILBAÍNAS, S.A, representada por el Procurador de los Tribunales Don Javier Ungría López, contra la sentencia dictada el 16 de marzo de 2005 por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo nº 1943/1999, que desestimó el recurso interpuesto contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 5 de enero de 1999, confirmada por otra de fecha 9 de septiembre de 1999, que concedió el registro de la marca nº 2.171.863 «CELLER CAL TON», mixta, para distinguir productos de la clase 33 del Nomenclátor internacional (vinos y vinos espumosos). Se ha personado como parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado.
En el recurso contencioso-administrativo nº 1943/1999, la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó, con fecha 16 de marzo de 2005, sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: «FALLAMOS Que DESESTIMANDO el presente recurso contencioso administrativo nº 1943/99, interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Javier Ungría López, en nombre y representación de "Bodegas Bilbaínas, S.A." contra la resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 5 de enero de 1999, confirmada en vía administrativa por la resolución dictada por dicha Oficina, con fecha 9 de septiembre de 1999, DEBEMOS CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS dichas resoluciones por ser ajustadas al ordenamiento jurídico».
Contra dicha sentencia preparó recurso de casación el Procurador Don Javier Ungría López, en representación de BODEGAS BILBAÍNAS, S.A., mediante escrito de fecha 18 de abril de 2005. El recurso fue tenido por preparado mediante providencia de fecha 21 de abril de 2005, dictada por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Emplazadas las partes, la representación procesal de BODEGAS BILBAÍNAS, S.A. formalizó su recurso de casación mediante escrito de fecha 14 de junio de 2005 en el que, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, denunció la infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y de la jurisprudencia. Concluyó suplicando a la Sala lo siguiente: «[...] tenga a bien admitir dicho recurso y por sus trámites dictar sentencia en la que se declare que ha lugar al mismo y que se estima el motivo de casación en él aducido; case y anule la sentencia recurrida y resuelva en cuanto al fondo conforme a Derecho, según viene establecido en la letra d) del artículo 95.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, es decir, dentro de los términos en los que aparecía planteado el debate en la instancia, de forma que, en consonancia con el "petitum" que mi parte realizó ante el Tribunal "a quo", se declare que fueron nulas las resoluciones adoptadas en el expediente de autos por la Oficina Española de Patentes y Marcas para conceder la inscripción de la marca número 2.171.863 y que, por el contrario, es procedente su denegación, por ser incompatible en la inscripción registral con la marca oponente nº 37.271».
Por providencia de 17 de junio de 2005 se tuvo por interpuesto el presente recurso de casación, por personado y parte en concepto de recurrente al Procurador Don Javier Ungría López, en representación de BODEGAS BILBAÍNAS, S.A., y por personado y parte en concepto de recurrido al Abogado del Estado, en representación de la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de fecha 17 de abril de 2006, que ordenó remitir las actuaciones a la Sección Tercera de la Sala, conforme a las reglas de reparto de asuntos.
Por providencia de 18 de mayo de 2006 se acordó entregar copia del escrito de interposición del recurso al Abogado del Estado, en representación de la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, para que formalizara su oposición, lo que verificó mediante escrito de fecha 4 de julio de 2006, que concluyó suplicando a la Sala lo siguiente: «Que tenga por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas».
Por diligencia de ordenación de 6 de julio de 2006 se unió el escrito de oposición al recurso y quedaron las actuaciones pendientes para señalamiento.
Por providencia de 11 de septiembre de 2007 se nombró Ponente al Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret y se señaló para su votación y fallo el día 25 de septiembre de 2007, en que han tenido lugar dichos actos.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret, Presidente de la Sección
La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 16 de marzo de 2005, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la entidad BODEGAS BILBAÍNAS, S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 5 de enero de 1999, confirmada por otra de 9 de septiembre de 1999, concedió el registro de la marca denominativa nº 2.171.863 «CELLER CAL TON», para distinguir productos de la clase 33 del Nomenclátor Internacional (vinos y vinos espumosos), por estimarla compatible con la marca denominativa con gráfico nº 32.271 «ROYAL CARLTON», registrada también para la clase 33 (toda clase de vinos).
La justificación de la resolución adoptada por el Tribunal sentenciador se encuentra en los fundamentos jurídicos cuarto y quinto de la sentencia recurrida, en la que se expone lo siguiente:
CUARTO: Entrando en el fondo del litigio, el mismo consiste en determinar si las marcas enfrentadas como consecuencia de su similitud fonética, así como por los productos que amparan, pueden causar confusión en el mercado.
Es constante y frecuente la jurisprudencia del Tribunal Supremo en cuya virtud la comparación fonética o gráfica de las denominaciones o signos que constituyen las marcas enfrentadas ha de hacerse en su conjunto, atendiendo a los vocablos o signos más relevantes que en ellos se insertan y que por su fuerza expresiva atraigan con más fuerza la atención auditiva o visual de quienes los contemplan; además, dicha apreciación ha de valorarse teniendo en cuenta la que se produce por personas de una cultura general, sin necesidad de acudir a profundos estudios literales o aquilatados procesos intelectuales de su procedencia y derivaciones y todo ello para poder determinar si la posible identidad tiene la suficiente importancia como para producir confusión en el mercado, ya que lo que el artículo 12.1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas quiere evitar es la confusión sobre la procedencia de los productos a que se refieren las marcas, defendiéndose con ello al titular, de la pérdida directa indebida de una transacción comercial.
El artículo 12.1 aludido indica que no podrán ser admitidos al registro como marcas los distintivos que por su semejanza fonética o gráfica con otros ya registrados puedan inducir a error o confusión en el mercado al designar productos similares o idénticos.
QUINTO: En el presente caso, el examen de las dos marcas en conflicto, la concedida, "Celler Cal Ton", y la considerada incompatible por la actora, "Royal Carlton", revela, en el criterio de la Sala, suficientes diferencias de conjunto para considerarlas compatibles, a pesar de la identidad de su ámbito aplicativo, "vinos y espumosos" (clase 33), en ambos casos. Y ello porque, a la vista de la doctrina jurisprudencial, el examen comparativo de las marcas debe realizarse en su conjunto, sin efectuar descomposiciones artificiosas de los elementos o vocablos que las componen, de forma que, en el presente caso, a pesar de que existe una cierta semejanza fonética entre los vocablos "Cal Ton" y "Carlton", en la marca concedida ambos vocablos van precedidos por el vocablo "Celler" y, en cambio, el vocablo que precede a la expresión "Carlton" en la marca de la actora es "Royal", de forma que la disparidad absoluta entre ambos vocablos "Royal" y "Celler", unido a la falta de identidad del resto de los vocablos que componen las marcas enfrentadas, "Cal Ton" en la concedida y "Carlton" en la de la actora, determinan la existencia de un conjunto denominativo en la marca concedida suficientemente diferenciado ("Celler Cal Ton", frente a "Royal Carlton") para evitar la confusión en el mercado del consumidor medio que es lo que la marca trata de evitar, por lo que ambas marcas deben considerarse compatibles
.
El motivo único del recurso de casación, articulado por la representación procesal de BODEGAS BILBAÍNAS, S.A al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, se enuncia en los siguientes términos «[...]al entender esta parte que la sentencia recurrida ha infringido la norma del artículo
12.1.a) de la Ley de Marcas por no haber aplicado la ratio legis de esta norma a las particulares circunstancias del caso que nos ocupa, así como también ha sido infringida la jurisprudencia del Tribunal Supremo, -entre otras, sentencias de esa Sala Tercera del Tribunal Supremo de fechas 18 de diciembre de 1987 (Aranzadi 877/88), 7 de noviembre de 1986 (Aranzadi 6173), 5 de marzo de 1986 (Ar. 1053), 4 de febrero de 1985 (Ar. 7979), 23 de enero de 1981 (Ar. 103) ó 30 de marzo de 1976 (Ar. 1518)- que establece que las marcas notorias requieren de una especial protección frente a eventuales imitaciones que busquen aprovecharse de su crédito». En sus alegaciones denuncia la existencia de riesgo de asociación entre las marcas, que se deriva de la casi identidad fonética que -a juicio de esta parte- existe entre los elementos «CARLTON» y «CAL TON», que constituyen el elemento denominativo más sonoro de las mismas, y añade que el Tribunal de instancia no ha aplicado los criterios adecuados para resolver si las marcas son asociables idealmente, especialmente si se tiene en cuenta la notoriedad de la marca prioritaria, de cuyo aprovechamiento puede beneficiarse ilegítimamente la aspirante.
El artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, dispone que «No podrán registrarse como marcas los signos o medios: que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior». Por tanto, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, es precisa la concurrencia de las siguientes circunstancias cumulativas: a) que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado; y b) que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada en el nombre comercial ya registrado o solicitado. Respecto de tales prohibiciones generales, es doctrina reiterada de la Sala que, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales -marca renombrada-, basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada.
El criterio general imperante en el examen entre dos marcas enfrentadas es el de que debe realizarse una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada una de ellas, sin descomponer su afinidad fonética y en su caso gráfica o conceptual, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, ya que tal impresión global constituye el impacto verbal y visual inescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley, de tal forma que el todo prevalece sobre las partes o factores componentes.
Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables por el Tribunal Supremo. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia (sentencias, entre otras, de 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y de 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002 ).
El recurso debe ser desestimado. La sentencia que se impugna declara de forma concluyente, tras realizar el examen de conjunto en los términos previstos por la jurisprudencia de esta Sala, que existen suficientes diferencias entre las marcas enfrentadas para evitar la posibilidad de confusión en el mercado, y frente a esta afirmación no pueden prosperar los argumentos de la parte, que no son sino la manifestación de su discrepancia con la valoración realizada por la Sala de instancia; es constante la jurisprudencia que declara que las apreciaciones de hechos respecto a los litigios entre marcas no son revisables en casación, a excepción de los errores manifiestos o de la eventual vulneración de las normas sobre valoración tasada de la prueba, lo que no concurre en el presente supuesto (por todas, en esta materia de marcas, sentencias de 25 de septiembre de 2003 -RC 3465/1998-, de 24 de octubre de 2003 -RC 3925/1998-de 30 de diciembre de 2003, -RC 3083/1999-, y de 10 de marzo de 2005 -RC 4700/2002 -).
Por otra parte, hemos afirmado en numerosas ocasiones, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que el riesgo de confusión comprende por regla general el de asociación, el cual viene a ser una especie de aquel (por todas, STS 6-4-2005 -RC 5316/2002 ). De esta manera cuando el juicio de instancia excluye de manera clara la posibilidad de confusión entre los signos en litigio se está excluyendo asimismo el riesgo de asociación entre ellos y, en último término, también el aprovechamiento de la reputación ajena que la Ley de Marcas de 1988 prohíbe en el artículo 13 .c) y que presupone algún tipo de semejanza que pueda inducir al consumidor a asociar los signos enfrentados y a confundir el origen empresarial de los mismos.
La STS de 4-10-2006 (RC 7660/2003 ) se ha expresado en los siguientes términos: «El riesgo de asociación, a que se refiere el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, conforme es doctrina reiterada de esta Sala, no constituye un concepto jurídico autónomo o un criterio alternativo desligado del examen valorativo de la identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual entre las marcas confrontadas, porque no es posible su apreciación si no existe por parte del público la percepción de un riesgo de confusión, de modo que se integra en el juicio de confundibilidad de las marcas, como variante o modalidad del riesgo de confusión indirecto, que contribuye a precisar el alcance de éste, y que impide que el consumidor pueda confundir el origen de las marcas atribuyéndolas a una misma empresa o a empresas vinculadas entre sí, al no poder caracterizarse de forma independiente, en sentido no relativo al origen de la procedencia empresarial de la marca, que constituiría una reducción injustificada de la libre competencia, por lo que procede rechazar que la denominación de la marca aspirante evoque los productos de prendas de vestir confeccionadas, reivindicados por la Entidad recurrente, por incluir signos que puedan asociarse a su razón social, al obviar que aquel distintivo goza de sustantividad propia».
Finalmente, hemos dicho en reiteradas ocasiones [STS 28-6-2006 (RC 9959/2003 )] que «cuando el juicio de los Tribunales de instancia concluye afirmando su absoluta diferenciación y la total inexistencia de riesgo de confusión o de asociación entre unas y otras [marcas] resulta ya innecesario analizar si alguna de ellas era notoria o renombrada, pues tal apreciación nada añadiría a la consecuencia jurídica que de aquél se obtuvo. Para que pudiera tenerse en cuenta la reputación de una marca en relación con su aprovechamiento indebido, o para hacer valer la notoriedad por encima del principio de especialidad aplicativa, es preciso que aquélla y la aspirante presenten las suficientes afinidades, lo que en este caso el tribunal de instancia niega».
La desestimación del motivo único del recurso lleva consigo la imposición de las costas a la recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional .
Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey y en ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución.
NO HA LUGAR al recurso de casación interpuesto por el Procurador Don Javier Ungría López, en representación de BODEGAS BILBAÍNAS, S.A., contra la sentencia nº 164 dictada con fecha 16 de marzo de 2005 por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso número 1943/1999 ; con imposición a la parte recurrente de las costas de este recurso de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo definitivamente juzgando,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. DON FERNANDO LEDESMA BARTRET, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como SECRETARIA, certifico.
