STS, 28 de Octubre de 2002
| Ponente | Francisco Trujillo Mamely |
| ECLI | ES:TS:2002:7110 |
| Número de Recurso | 8938/1996 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - 01 |
| Fecha de Resolución | 28 de Octubre de 2002 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. SEGUNDO MENENDEZ PEREZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. PABLO MARIA LUCAS MURILLO DE LA CUEVAD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintiocho de Octubre de dos mil dos.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación interpuesto por la entidad JOCAVI, S.A., representada procesalmente por el Procurador D. ENRIQUE SORRIBES TORRA, contra la sentencia dictada el día 1 de octubre de 1996, por la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección 3ª ) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el recurso número 398/95, que confirma las Resoluciones dictadas los días 5 de enero y 23 de noviembre de 1994, de la Oficina Española de Patentes y Marcas.-
En este recurso es también parte recurrida LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada procesalmente por el Sr. ABOGADO DEL ESTADO.-
Con fecha 1 de octubre de 1996, la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección 3ª ) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: " FALLAMOS: Que DESESTIMAMOS el recurso contencioso administrativo promovido por la entidad mercantil " JOCAVI, S.A." contra las resoluciones de 5 de enero y 21 de noviembre de 1994 de la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, rechazando los pedimentos de la demanda. Sin costas ".-
Contra dicha sentencia, interpuso recurso de casación la entidad JOCAVI, S.A a través de su Procurador Sr. SORRIBES TORRA, quien en su escrito de formalización del recurso, tras alegar los motivos de casación que estimó conducentes a su pretensión, terminó suplicando a la Sala que se dictase sentencia por la que, estimándolo, se casara la recurrida y se anulasen las resoluciones objeto de recurso.-
La parte recurrida, LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, a través de su Procurador el Sr. SORRIBES TORRA, en el escrito correspondiente formuló su oposición a los motivos de casación, y terminó suplicando a la Sala que en su día se dictase sentencia por la que, desestimando el recurso interpuesto de contrario, se confirmase íntegramente la recurrida, con expresa imposición de las costas a la recurrente.-
Mediante providencia de fecha 18 de junio de 2002, se acordó señalar para deliberación y fallo de este recurso el día 17 de octubre de 2002, momento en el que han tenido lugar dichos actos procesales.-
La sentencia que es objeto de este recurso de casación, - dictada con fecha 1º de Octubre de 1.996 por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 3ª, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña -, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la entidad " JOCAVI, S. A." manteniendo, por tanto, que eran conformes a Derecho las Resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 5 de Enero de 1994, (la originaria), y 23 de Noviembre de 1994, (la desestimatoria del recurso de reposición), que acordaron la inscripción de la marca nº 1.603.231, con el distintivo JOCAVI, de carácter denominativo para distinguir productos de la clase 30 del Nomenclátor Internacional, referida a " golosinas, pastelería, confitería y helados comestibles ", por entender que era compatible su convivencia en el mercado con: la marca mixta nº 363.998, con el distintivo " JOCAVI " de la que era titular prioritaria la recurrente y que sirve para distinguir productos de la clase 25 referidos a " confecciones en general "; con la marca denominativa nº 1.043.998, también prioritaria, de la misma recurrente, para distinguir, productos de la clase 25, referidos a " toda clase de prendas de vestir confeccionadas para señora, caballero y niños, especialmente vestidos " , y con el nombre comercial JOCAVI, S.A., concedido en 5 de Noviembre de 1.981, nº 90.502, para distinguir " la industria de confección de toda clase de prendas para vestir y tocado, tanto exteriores como interiores, para hombres, mujeres y niños, con empleo de toda clase de géneros y primeras materias, tanto naturales como sintéticas; distribución, comercio y representación de los artículos citados en el apartado anterior ".
Para llegar a tal conclusión desestimatoria la Sala de Instancia razonó:
[...] " ...En el presente supuesto, del examen de los signos enfrentados, en cuanto a su semejanza fonética no cabe la menor duda de la posibilidad de confusión en el mercado; sin embargo, la sola semejanza y, aún la identidad de distintivos, no condiciona finalísticamente las circunstancias contenidas en el precepto citado, ( se refería al artículo 12.1.a) y b) de la Ley de Marcas), ya que tales coincidencias pueden enervarse cuando con las marcas enfrentadas se trata de distinguir productos en absoluto similares, siendo ellos tan diferentes que ni siquiera pertenecen al mismo área comercial, por lo que su producción y consumo en modo alguno puede beneficiarse del prestigio comercial de otra marca y distintivo, que es lo que cabalmente argumenta la Administración..."
Disconforme con la sentencia se interpone este recurso de casación, que se articula en un sólo motivo al amparo del artículo 95.1.4º de la Ley Jurisdiccional de 1.956 en la redacción que le dio la Ley 10/1.992, de 30 de Abril, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, por entender infringido el artículo 13.c) de la Ley 32/1.988, de 10 de Noviembre, de Marcas, que establece que : " No pueden registrarse como marcas: los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados ", sosteniendo, como justificación de la infracción, que esta concreta prohibición debe entenderse que se refiere especialmente a casos como el de autos, en que el signo previamente registrado goza ante el público consumidor de una notoriedad o conocimiento general, que motivará que dicho público consumidor asocie de alguna forma el producto que se ofrece bajo la nueva marca con el que se conoce de antiguo por su constante presencia en el mercado y/ o por la publicidad que le acompaña. A continuación razona, conforme a la doctrina jurisprudencial anterior a la Ley de Marcas, que en los casos de identidad fonética se había declarado la imposibilidad de coexistencia de tales marcas idénticas, a favor de titulares distintos, sean cuales fueren los productos o servicios a los que se refieran; el tratamiento específico que debe otorgarse a las marcas notorias o renombradas, como según afirma es la marca JOCAVI de que es titular, declarando incompatibles con las mismas los registros que se soliciten con posterioridad sobre el mismo signo, aún cuando se refieran a productos o servicios diferentes e, incluso, el " entorno legislativo ", así lo llama, de la propia Ley de Marcas, tales como la Legislación de Sociedades en cuanto prohibe la identidad de nombre ó la Ley de Competencia Desleal, en cuanto en sus artículos 6 y 12 prohibe los actos de confusión y la explotación de la reputación ajena.
El artículo 12.1 de la Ley 32/1.988, de 10 de Noviembre, de Marcas, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias cumulativas: a), que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado; y b), que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.
Por tanto el nuevo artículo 12.1. a) y b), coincide con el antiguo artículo 124.1º del Estatuto de la Propiedad Industrial, en lo que se refiere a la prohibición de acceso al registro de Marcas semejantes fonética o gráficamente, e introduce dos elementos que constituyen una innovación: añade a aquellas la semejanza conceptual y se refiere concretamente a marcas que designen productos o servicios idénticos o similares, lo que antes constituía, según la propia jurisprudencia, un elemento adicional a tener en cuenta para acentuar o disminuir el peligro el peligro de confusión en el mercado. De ahí que no pueda trasladarse sin más, esto es, sin las necesarias matizaciones que tengan en cuenta esas innovaciones, a las que, efectivamente por cierto, la propia parte recurrente se refiere en el desarrollo del motivo, la jurisprudencia que cita. Más, aún, cuando las citas jurisprudenciales que se hacen en estos escritos de estos recursos tienen siempre un valor relativo, pues no cabe la menor duda de que frente a ellas puedan alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas, e, incluso, interpretan, como sucede en este caso la legislación anterior y, difícilmente, en materia tan casuística como esta, cabrá encontrar una identidad de precedentes.
Siguiendo en este mismo tipo de consideraciones generales esta Sala tiene de forma reiterada declarado, ( por más reciente, y por todas, la sentencia de 2 del corriente mes y año, desde la de 28 de Junio pasado), que " en estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales ( marca renombrada), basta que no se dé una de aquellas circunstancias del artículo 12.1 para que desaparezca la prohibición y deba permitirse el acceso al registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud (ó identidad) de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud de los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios ( regla de la especialidad). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo se produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos ( goodwill).
Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.
Esta operación que realiza el juez " a quo " no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación de productos, pero sí ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable ".
Por ello, desde el momento en que la Sala de instancia no sólo rechaza la posibilidad de confusión en el mercado entre las marcas enfrentadas sino, además, añade que " su producción y consumo - se refiere a los que amparan la marca solicitante y la opuesta - en modo alguno puede beneficiarse del prestigio comercial de otra marca y distintivo ", está no solamente haciendo aplicación de la correcta interpretación del artículo 12.1 de la Ley de Marcas, sino que asimismo rechaza cualquier posibilidad de aprovechamiento del crédito o reputación de las marcas y nombre comercial enfrentados.
Como, por otro lado, tampoco la ratio decidendi de la sentencia ha sido la apreciación o no de la notoriedad, cualquier intento ahora de combatirla al amparo del artículo 13.c), de la vigente Ley de Marcas, fundándose para ello en la notoriedad de la marca opuesta ha de conducir a su fracaso, puesto que no se trataría, en definitiva, sino de volver a plantear el debate en torno a la semejanza o identidad denominativa.
Por otra parte, también hemos de señalar, que en la expresada doctrina, cuyas consideraciones generales hemos expuesto como antecedentes precisos en este recurso, limitado, como ya se ha dicho, a la infracción denunciada, " la atenuación del principio de especialidad de la marca que se da en relación con la marca renombrada ( art. 13.c de la Ley de Marcas), no cabe extenderla a la marca notoria, pues mientras aquella se justifica porque es conocida en todos los ámbitos por el público en general, ésta sólo lo es en cada sector comercial por los consumidores del mismo, de tal forma que el riesgo de asociación no se intercomunica entre los diversos campos. Es más, este riesgo no debe contemplarse aisladamente, sino en relación con el riesgo de confusión, pues, como señala la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 11 de Noviembre de 1.997, «el concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión, sino que sirve para precisar el alcance de este» ".
Esta doctrina es claramente aplicable en el caso de autos a tenor, incluso, de la propia documentación aportada por la recurrente, en referencia al sector comercial en que se desenvuelve, aunque la publicidad se haga para todos los posibles compradores.-
En consecuencia, determinado que no existe riesgo de confusión ni de asociación al ser diferentes los productos y desenvolverse en áreas comerciales distintas y no existir el aprovechamiento del crédito o reputación ajena, el motivo articulado ha de decaer, pues no pueden tener cabida, en este ámbito, por esas razones, la infracción de los artículos 6 y 12 de la Ley 3/1.991, de Competencia Desleal ni tan siquiera que la legislación sobre sociedades prohiba la identidad de nombre, sean cualesquiera sus actividades específicas, porque no se trata de ese supuesto sino de la aplicación exclusiva de la Ley de Marcas.
Desestimado así el motivo de casación articulado el recurso de casación ha de decaer, lo que comporta, conforme a lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley Jurisdiccional, la expresa imposición de las costas de este recurso al recurrente.
Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,
No haber lugar y, por tanto, desestimar el recurso de casación interpuesto por el Procurador Don Enrique Sorribes Torras en la representación acreditada de JOCAVI, S.A., contra la sentencia dictada con fecha 1º de Octubre de 1.996 por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 3ª, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el recurso contencioso- administrativo número 398 de 1.995; con expresa imposición de las costas de este recurso de casación a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente de esta Sala Excmo. Sr. D. Francisco Trujillo Mamely, todo lo cual yo, el Secretario, certifico.
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