STS, 23 de Enero de 2009
| Ponente | EDUARDO ESPIN TEMPLADO |
| ECLI | ES:TS:2009:93 |
| Número de Recurso | 3686/2006 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 23 de Enero de 2009 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintitrés de enero de dos mil nueve
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituída en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 3.686/2.006, interpuesto por TENGELMANN WARENHANDELSGESELLSCHAFT, representada por el Procurador D. Óscar García Cortés, contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 9 de marzo de 2.006 en el recurso contencioso-administrativo número 120/2.005, sobre marca número 2.538.542 "PLUS ULTRA".
Es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr. Abogado del Estado.
En el recurso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 9 de marzo de 2.006, desestimatoria del recurso promovido por Tengelmann Warenhandelsgesellschaft contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 10 de marzo de 2.004, que concedía el registro de la marca nº 2.538.542 "PLUS ULTRA", así como contra la del mismo órgano administrativo de fecha 29 de octubre de 2.004, que desestimaba el recurso de alzada interpuesto por la demandante contra la misma. La inscripción de dicha marca había sido solicitada por Groupama Plus Ultra Seguros y Reaseguros, S.A. para todos los productos y servicios amparados por todas las clases del nomenclátor.
Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 2 de junio de 2.006, al tiempo que ordenaba remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la representación procesal de Tengelmann Warenhandelsgesellschaft ha comparecido en forma en fecha 11 de julio de 2.006, mediante escrito interponiendo recurso de casación, que articula en los siguientes motivos:
- 1º, formulado al amparo del apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 1 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en concreto, de los artículos 11.3 y 77.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de los artículos 33.1 y 67.1 de la Ley jurisdiccional, del artículo 218.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, del artículo 24.1 de la Constitución, y de la jurisprudencia;
- 2º, que se basa en el mismo apartado que el anterior, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en concreto, del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de la disposición final de la Ley jurisdiccional, del artículo 24 de la Constitución y de la jurisprudencia;
- 3º, basado en el apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción, por infracción del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y de la jurisprudencia.
Termina su escrito suplicando que se dicte sentencia por la que se case y anule la recurridas, dictando otra por la que se acuerde la no conformidad a Derecho de las resoluciones administrativas que determinaron la concesión de la marca nº 2.538.542 y su denegación por incompatibilidad con las marcas opuestas por dicha parte en las clases 29, 32 y 43, ampliando su denegación por incompatibilidad con las mismas.
El recurso de casación ha sido admitido por providencia de la Sala de fecha 21 de marzo de 2.007.
Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia por la que se desestime el mismo y con costas.
Por providencia de fecha 22 de julio de 2.008 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 14 de enero de 2.009, en que han tenido lugar dichos actos.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espín Templado, Magistrado de la Sala.
Objeto y planteamiento del recurso de casación.
La sociedad mercantil Tengelmann Warenhandelsgeselleschaft impugna en casación la Sentencia dictada el 9 de marzo de 2.006 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimó el recurso que había interpuesto contra la concesión de la marca denominativa nº 2.538.542 "Plus Ultra" para numerosas clases del nomenclátor internacional, entre las que se encontraban algunas de las de las marcas prioritarias opuestas por ella (5, 30, 31, 39). La Sentencia impugnada funda el fallo desestimatorio del recurso contencioso administrativo con las siguientes razones:
"TERCERO.- A la vista de la doctrina jurisprudencial expuesta en el fundamento de derecho anterior entendemos que es correcta la concesión de la marca PLUS ULTRA por los propios motivos expuestos en las resoluciones mencionadas al entender que no existe una semejanza entre la marcas enfrentadas, PLUS ULTRA y PLUS y PLUS SUPERMERCADOS, al no ser la palabra "plus" determinante de la identificación de la marca, sino únicamente uno de los dos términos de que se componen las marcas, siendo ambos términos igualmente relevantes.
Tal como establecía el Tribunal Supremo, en sentencia de 5 de octubre de 2004 (R 2004/5702 ), aplicable al presente caso "El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.
En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos (goodwill).
Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.
A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas".
En atención a dicha doctrina, que sigue plenamente en vigor con la aplicación de la Ley 17/01, entendemos que no existe razón para poder estimar la pretensión de la actora en tanto que no existe una identidad fonética susceptible de producir confusión en el mercado." (fundamento de derecho tercero)
El recurso se formula mediante tres motivos. En los dos primeros, amparados en el apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción, se alega incongruencia omisiva, por no responder a las alegaciones relativas a la coincidencia del ámbito aplicativo (motivo primero), y una deficiente motivación, que sería contraria a las reglas de la lógica y la razón (motivo segundo). En el tercer motivo, acogido al apartado 1.d) del mismo precepto procesal, se aduce la infracción del artículo 6.1.b) de la vigente Ley de Marcas de 2.003.
Sobre el primer motivo, relativo a la incongruencia omisiva.
Entiende la parte recurrente que la Sentencia impugnada no se ha manifestado sobre una de las cuestiones fundamentales planteadas en el recurso, como lo sería la relativa a la identidad del ámbito aplicativo de las marcas enfrentadas. Por ello se habría incurrido en incongruencia omisiva, con infracción de los artículos 11.3 y 7.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el 33.1 y 67.1 de la Ley de la Jurisdicción, el 218.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el 24.1 de la Constitución.
El motivo no puede prosperar. Es cierto, como afirma la actora, que la proximidad o coincidencia del ámbito aplicativo no tiene en la Ley de Marcas actualmente vigente de 2.001 (ni lo tenía ya en la de 1.988 ) un carácter meramente complementario, sino que dicho factor posee la misma relevancia que el parecido o identidad de los signos a la hora de valorar la posibilidad de confusión o asociación entre las marcas en litigio. Pero es indudable que siendo necesaria la concurrencia de ambos criterios (semejanza de los signos y coincidencia aplicativa) para activar la prohibición relativa contemplada en el artículo 6 de la Ley, basta que quede acreditada la falta de uno de ellos para concluir la compatibilidad de las marcas pretendidas con las prioritarias. En ese caso, si la Sala juzgadora considera que no existe riesgo de confusión o de asociación entre las marcas enfrentadas, la referencia al elemento aplicativo no resulta imprescindible, por lo que su cita resulta irrelevante para fundar el fallo.
Tal es lo que sucede en el caso de autos. La Sentencia de instancia justifica, en los términos vistos en el fundamento que se ha transcrito supra, la compatibilidad de los signos desde el punto de vista de su parecido, esto es, la inexistencia de riesgo de confusión o asociación entre ellos, lo que conduce ya necesariamente a la compatibilidad legal de la marca solicitada con las opuestas. Esto significa que la Sala puede prescindir de la referencia a una cuestión, la del ámbito aplicativo, por irrelevante, sin que ello suponga incurrir en incongruencia omisiva.
Sobre el segundo motivo, relativo a la deficiencia en la motivación.
Considera la entidad recurrente que la Sentencia contiene una motivación que no se ajusta a las reglas de la lógica y la razón, infringiendo con ello los artículos 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la disposición final de la Ley de la Jurisdicción, el artículo 24 de la Constitución y la jurisprudencia aplicativa.
La argumentación ofrecida por la Sala, que se ha reproducido más arriba, podrá ser concisa, como afirma la recurrente, pero es perfectamente razonable y comprensible, sin que en modo alguno pueda calificarse de ilógica o arbitraria. La sociedad actora podrá legítimamente discrepar de ella, pero no puede descalificarla como contraria a la lógica y la razón. Debe pues rechazarse el motivo.
Sobre el tercer motivo, relativo al riesgo de confusión y asociación.
La sociedad actora afirma que se ha infringido el artículo 6.1.b) de la vigente Ley de Marcas, como consecuencia de que la decisión de la Sala de instancia sobre la compatibilidad de las marcas enfrentadas se basa en un error manifiesto, al haber desconocido la igualdad de valor jurídico que la Ley otorga a los factores de identidad o semejanza entre las marcas y la identidad o similitud de los productos o servicios sobre los que se proyectan aquéllas. La parte aduce jurisprudencia sobre diversos precedentes para apoyar su tesis.
En realidad, basta con lo señalado en el fundamento jurídico segundo para rechazar el presente motivo. Para que opere la prohibición contenida en el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas es preciso que concurran los dos factores mencionados, que efectivamente tienen la misma relevancia. La Sala ha declarado la compatibilidad de las marcas enfrentadas precisamente porque considera que no concurre uno de ellos, el parecido o identidad entre los signos. Así las cosas, la Sentencia impugnada no incurre ni en error jurídico ni en un error manifiesto de tipo fáctico, pues dicho juicio de compatibilidad no es ni arbitrario ni patentemente erróneo.
Por lo demás, en el desarrollo del motivo la parte discute el juicio de confundibilidad efectuado por la Sala, desconociendo que en sede de casación no es posible revisar ni hechos probados ni, en general, apreciaciones de tipo fáctico, como lo son en materia de marcas el parecido entre los signos, la coincidencia aplicativa, etc. Por otra parte, los precedentes mencionados carecen de virtualidad para el caso al versar sobre supuestos distintos respecto a los que los órganos judiciales correspondientes emitieron su propia apreciación de aplicabilidad. En consecuencia, procede rechazar también este motivo.
Conclusión y costas.
El fracaso de todos los motivos de casación conduce a la desestimación del recurso. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción se imponen las costas a la parte recurrente.
En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,
Que NO HA LUGAR y por lo tanto DESESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por Tengelmann Warenhandelsgesellschaft contra la sentencia de 9 de marzo de 2.006 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 120/2.005. Se imponen las costas de la casación a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Fernando Ledesma Bartret.-Manuel Campos Sánchez-Bordona.-Eduardo Espín Templado.-José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.-Óscar González González.-Firmado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. EDUARDO ESPIN TEMPLADO, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.-María Jesús Pera Bajo.-Firmado.-
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SAP Barcelona 514/2021, 5 de Julio de 2021
...o simplemente relativos, se reputa involuntario, y, por tanto, ineficaz, castigándose entonces como tentativa ( SSTS 9.3.1999, 17.9.2001 y 23.1.2009). Todo ello comporta la íntegra desestimación del recurso de apelación. TERCERO Se declaran de oficio las costas procesales del recurso de c......