SAP Valencia 330, 21 de Mayo de 2003
| Ponente | PILAR CERDÁN VILLALBA |
| Número de Resolución | 330 |
| Fecha de Resolución | 21 de Mayo de 2003 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Valencia |
Sección 7ª.
Rollo:141/03
SENTENCIA Nº 330
SECCIÓN SÉPTIMA
Ilustrísimos Señores Magistrados:
Presidente
D.Jose Fco Beneyto y Gª Robledo.
Magistrados:
Dª Pilar Cerdán Villalba.
Dª María Ibañez Solaz.
En la ciudad de Valencia a 21 de mayo del 2003
Vistos, ante la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Valencia, ha visto en grado de apelación los autos de Juicio Ordinario nº219/02, seguidos en el Juzgado de Primera Instancia nº veintitrés de Valencia, entre partes; de una, como demandante-apelante L. O., S.A y de otra como demandados-apelados F., S.L. y Don E. .
Es Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado Pilar Cerdán Villalba.
En los expresados autos y con fecha 25 de Octubre de 2002 se dictó la Sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue: "Fallo: Que desestimando la demanda deducida por la mercantil L.O., S.A, representada por el Procurador D.J. R. G., contra la mercantil F., S.A y contra D. E. , representados por la Procuradora Doña C. I. S., y desestimando igualmente la reconvención deducida por estos últimos contra la primera, debo absolver y absuelvo a L.O., S.A, F., S.A y D. E. de las pretensiones recíprocamente planteadas.Se imponen a L.O., S.A, las costas de la acción y a F., S.A y D. E. las costas de la reconvención".
Notificada dicha Sentencia a las partes, por la demandante se interpuso recurso de apelación que fue admitido en ambos efectos, remitiéndose los autos a ésta Audiencia, repartiéndose la apelación a la Sección Séptima, formándose el oportuno Rollo y turnándose de Ponencia , y señalándose para VOTACION Y FALLO, el día 14 de Abril de 2003.
En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones y formalidades legales.
Por la sentencia de instancia se desestimó la demanda y la reconvención formuladas al entender, en esencia, lo siguiente:1)En relación con dicha demanda, que si bien no concurrían las excepciones de falta de legitimación activa y de prescripción opuestas por su demandada , la primera en relación con la acción de infracción marcas , y la segunda en relación con ella y con la derivada de los actos de competencia desleal, sí estaba caducada esa primera acción en relación con la marca de la actora 1, 934.492 , que ampara el producto KONOS en su modalidad frita, por su uso por ella como aperitivo de maíz y no en el incluido en la clase para la que se concedió en los 5 años previos a su interposición, que era improcedente la misma en relación con otras dos de la misma titularidad, 2, 010.409 y 2, 010.410, que amparan tal producto en su modalidad cruda, por ser su registro posterior al de la demandada 1, 935.306, que ampara el producto CONOMIX en ambas modalidades, y que , por su uso, no está caducada, ni es susceptible de ser declarada nula, al estar prescrita tal posibilidad por no haber mediado mala fé por parte de ésta, y que también era improcedente la derivada de dicha segunda acción por aprovechamiento por la misma de la reputación de la demandante en sus indicadas tres titularidades, al no haber confusión por la diferencia fonética entre las denominaciones de tales productos, y por no ir dirigidos, en su mayoría, al consumidor final, y además de por comercializarse por ya por otras empresas diferentes de las partes.2)Respecto a la reconvención que no procedía la nulidad de las dos últimas marcas de la actora , por ser contrarias al Art.11 de la LM, es decir por ser genéricas, siendo que además su originalidad está pendiente de que recaigan diversas sentencias en vía contencioso administrativa.
Contra dicha resolución se formula recurso por la parte actora siendo impugnada , igualmente por la parte demandada.
Dicho recurso, se funda en que:1)dicha resolución es incongruente al declarar de oficio la caducidad de la marca 1934492 e infringido el Art.41.2 de la LM 17/01, pues la demandada solo opuso la excepción de no uso que éste prevé , con el efecto de desestimar la acción y no el de aquélla, y que exige que esté registrada cinco años antes de presentar la demanda, plazo que no había pasado cuando se interpuso la de autos, siendo en todo caso rechazables ambas, ya que sí ha mediado tal uso por su parte al no ser relevante que el registro de la marca no describa exactamente dentro de los productos alimenticios que ampara un snack de maíz ;2)que sentado tal uso y siendo prioritario su registro de la indicada marca , la demandada infringe con la de su titularidad sus derechos sobre ella, relativa a la forma tridimensional de un snack en forma cónica, "KONOS", al fabricar y comercializar , tras ser cliente suya, en su modalidad de frito, otro snack de idénticas características bajo el nombre de "CONOMIX", en esa modalidad y la de crudo, con riesgo de confusión para el consumidor final, según las periciales obrantes en autos;3)que la marca de la demandada está caducada por su no uso en la forma concedida en los cinco años anteriores a la demanda, ya que tal concesión fue como marca mixta de envase y denominación, es decir una forma particular de diseño de un envoltorio, y se usa sólo esa denominación, siendo insuficiente la documental de la contestación, sí impugnada por su parte , para probar tal uso total;4)que esta misma marca es nula, pues siendo irrelevante que el producto fuera conocido en el mercado extranjero, la demandada actuó con mala fé al haberla registrado por conocerla a través de las compras que le realizaba y en las que cesó para fabricar el producto;5)que siendo la repetida marca de la demandada de mera cobertura, es irrelevante que su registro sea prioritario al de las otras dos marcas de su titularidad, 2010409 y 2010410, relativas al mismo producto en crudo, y por tanto también infringe éstas por la misma identidad y riesgo de confusión que la que ampara el frito;7)que con los anteriores actos la demandada ha incurrido en competencia desleal al aprovecharse de la introducción en el mercado español por su parte en 1994 de tales snaks en forma cónica tridimensional, imitándolos y con riesgo de confusión;8)que , por todo lo anterior ha de ser indemnizada en la suma fijada en la pericial practicada, según el Art.43 de dicha LM del 2001, en el 1% del importe de los negocios de la demandada y en los beneficios que habría obtenido el titular mediante el uso de marca, y sea cual sea el resultado del recurso no imponer costas por la dudas existentes, o imponerlas al demandado por la mala fé procesal demostrada en el curso de la litis.
Por su parte la impugnación de la parte demandada se basa en que sí procede la nulidad de las dos marcas de la actora que protegen el producto en crudo por ser contrarias a los arts.11 y 11 de la LM de 1988:1)por carecer de capacidad distintiva, al no ser ésta su función que ésta reservada al producto frito final que es el que llega la consumidor , motivo por el que se le han denegado otras a la actora, para el snack de maíz frito quien si obtuvo la otra debatida es porque su objeto no era éste;2)la forma que reivindican las mismas marcas son genéricas, al estar usada de modo generalizado en España por las empresas del sector, e impuestas por razones técnicas y por la naturaleza del producto final.
Esta Sala acepta fundamentación jurídica de la sentencia recurrida en lo que no se oponga a lo que se expondrá a continuación, previo examen de las pruebas practicadas, normas y doctrina aplicable, en relación con los motivos del recurso y de la impugnación, partiendo , dada la extensión de los de ambos , de lo siguiente:1)De la adecuada e incontovertida aplicación de la LM 17/2001 sólo en su Título V y de la 32/1988 en lo demás;2)Del acatamiento por la demandada del rechazo de las excepciones que opuso en la contestación a la demanda de prescripción y de falta de legitimación activa, pues, en la medida que no le perjudica, no es objeto de su impugnación si no sólo de oposición al recurso de contrario y, por tanto, no serán analizadas en la presente;3)De que tampoco cabe el examen ni del motivo del recurso relativo a los fundamentos que llevan al rechazo de la reconvención, pues sean cuales sean éstos, la sentencia favorece a la actora y, por tanto, no pude formular aquel(Art.448 de la LEC), sin perjuicio de lo que se resuelva en aras de la función revisora de la presente y al atender a la impugnación de la otra parte, ni del referente a que fue la no catalogación del snack de maíz el que le llevó a solicitar la marca del producto frito para otros, al ser una alegación nueva en esta alzada vulneratoria del principio"pendiente apellatione nihil innovetur".
Iniciando tal examen en relación con el primer motivo del recurso de la actora LENG D'OR referente al uso de la Marca nº 1934.492 , titularidad de un tercero hasta que la misma, que la usaba como licenciataria en exclusiva , la adquirió, por tal tercero se solicitó el 1-1-94 y se concedió el 25-4-97, se describe en la OEPM(folio 107)como"cuerno irregular, de textura acanalada y transversalmente estriada, con textura rugosa y sección formada por dos placas arqueadas con unión lateral", tal concesión lo fue para distinguir los productos de alimentación humana de la clase 29 , carnes, pescados, aves y caza;extractos de carne;frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas;jaleas mermeladas;compotas;huevos , leche y productos lacteos:aceites y grasas comestibles, y es incontrovertido que es usada para diferenciar el snack de maíz frito KONOS.
Es en relación con este uso diferente para el que fue concedido por el...
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