STS, 20 de Octubre de 2004
| Ponente | Óscar González González |
| ECLI | ES:TS:2004:6647 |
| Número de Recurso | 5630/2001 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 20 de Octubre de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veinte de Octubre de dos mil cuatro.
En el recurso de casación nº 5630/2001, interpuesto por la Entidad THE BOSTON CONSULTING GROUP LIMITED, representada por el Procurador Don Carlos Mairata Laviña, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 539/2001 dictada por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 28 de junio de 2001, recaída en el recurso nº 2008/1997, sobre concesión de inscripción del nombre comercial nº 207.580 gráfico "BCG BARCELONA CENTRE GRAFIC, S.L"; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Novena) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad THE BOSTON CONSULTING GROUP LIMITED, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 16 de julio de 1997, desestimatoria en recurso ordinario de la de 16 de enero de 1997, que concedió la inscripción del nombre comercial nº 207.580 "BCG BARCELONA CENTRE GRAFIC, S.L.", para proteger las actividades de "Intermediarios del Comercio".
Notificada esta sentencia a las partes, por la referida Entidad se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 27 de julio de 2001, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la recurrente (THE BOSTON CONSULTING GROUP LIMITED) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 2 de octubre de 2001, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:
1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letras c) y d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción por incongruencia omisiva de la sentencia e infracción, por interpretación errónea del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas en relación con el art. 81 de la misma Ley y violación de la Jurisprudencia que lo ha interpretado.
2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d), del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, infracción por inaplicación del art. 13.c) de la Ley de Marcas, por remisión del art. 81 de la misma Ley en cuanto destinado a impedir el aprovechamiento de la reputación ajena.
Terminando por suplicar sentencia, estimando los motivos del recurso y casando la sentencia recurrida, resolviendo de conformidad a la súplica del escrito de demanda planteado en la primera instancia, anulando las resoluciones de la Oficina de Patentes y Marcas, dictadas en relación con la concesión del registro del nombre comercial nº 207.580 y acordando su denegación.
Por providencia de la Sala, de fecha 9 de abril de 2003, se dio traslado a las partes sobre la posible causa de inadmisión del recurso al no haberse justificado en el escrito de preparación del recurso que la infracción de una norma estatal o comunitaria europea ha sido relevante y determinante del fallo de la sentencia, siendo evacuado el trámite por los mismos en escritos de fechas 9 y 21 de mayo de 2004, manifestando lo que a su derecho convino.
Por auto de la Sala, de fecha 3 de julio de 2003, se admitió a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por providencia de 22 de septiembre de 2003 entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo; lo que hizo mediante escrito de fecha 29 de septiembre de 2003, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dictara sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso, con expresa imposición de costas al recurrente.
Por providencia de fecha 3 de junio de 2004, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 13 de octubre del corriente, en que tuvo lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Magistrado de la Sala.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia desestimado el recurso interpuesto por la entidad THE BOSTON CONSULTING GROUP LIMITED contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que otorgó la inscripción del nombre comercial nº 207.580 BCG BARCELONA CENTRE GRAFIC S.L. solicitado para proteger las actividades de "Intermediarios de comercio", rechazando la oposición de las marcas "B.C.G. The Boston Consulting Group" nº 1.188.540 de la clase 35 -"publicidad y ayuda en la explotación y dirección de una empresa comercial y ayuda a la dirección de negocios y funciones comerciales de una empresa industrial y/o comercial"-, y nº 1.188.542 de la clase 42 -"para proteger servicios personales que satisfacen necesidades individuales que requieran un alto grado de actividad mental de personas con formación universitaria o experiencia equivalente y se refieran a aspectos teóricos o prácticos en materias complejas del esfuerzo humano, especialmente la elaboración de dictámenes, investigaciones y evaluaciones"-, por no existir peligro de confusión entre ellas.
El Tribunal de instancia fundamentó su fallo en las siguientes consideraciones:
"Ha de rechazarse en primer lugar la aplicación postulada por la actora de los precedentes administrativos que cita en su escrito de demanda por cuanto es Jurisprudencia reiterada del TS (Por todas Sta. TS. de 8-7-96) que la concesión o denegación por la Oficina de Patentes y Marcas de nombres comerciales y marcas "carecen de eficacia en orden a la concesión de la marca solicitada pues la concesión o denegación de una marca es un acto reglado y no discrecional en el que no puede entrar en juego el precedente administrativo con la consiguiente prevalencia del principio de legalidad sobre el de igualdad prevalencia que vincula al Registro de la Propiedad Industrial que al igual que los Tribunales queda sujeto al principio de legalidad".
[...] En el caso examinado el nombre comercial solicitado está formado por el elemento denominativo "B.C.G. Barcelona Centro Grafic, S.L." en tanto que las marcas enfrentadas lo están por la denominación "B.C.G. THE BOSTON CONSULTING GROUP" resultando a juicio de esta Sala que de la comparación global de tales denominaciones se aprecia una diferenciación suficiente entre las mismas tanto fonética como gráficamente.
Centra la actora sus alegaciones en la identidad de las letras BCG iniciales presentes en tales denominaciones pero es lo cierto que con independencia de que ambas denominaciones han de considerarse a la hora de su comparación de forma global y no aislando alguno de sus componentes es jurisprudencia asimismo constante la de que las letras no son susceptibles de apropiación en exclusiva al tratarse de letras del alfabeto castellano de uso corriente que por otra parte y en el caso presente responden a las iniciales de las razones sociales de ambos titulares caso en el que la comparación ha de efectuarse con mayor flexibilidad.
Finalmente las actividades de "intermediarios del comercio" amparadas por el Nombre Comercial impugnado se diferencian suficientemente de los servicios amparados por las marcas oponentes relativos a la Publicidad, ayuda en la explotación y dirección de empresas y servicios relacionados con la elaboración de dictámenes, investigaciones y evaluaciones, lo que unido a as consideraciones anteriores impiden apreciar la existencia de riesgo de confusión entre aquellos usuarios que pretendan demandar unos u otros servicios"
.
Contra esta sentencia se ha interpuesto el presente recurso de casación con base en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes.
En su primer motivo de casación la entidad recurrente atribuye a la sentencia infracciones formales y materiales, contraviniendo la técnica casacional que impone su debida separación, como se induce de lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Jurisdiccional, y de la jurisprudencia de esta Sala. No obstante, con el fin de responder a las cuestiones planteadas, cumple desde este momento anticipar que los motivos deben rechazarse.
En primer lugar, en cuanto al defecto formal denunciado, hay que señalar que la congruencia, como requisito esencial de la sentencia, no requiere que se dé minuciosa respuesta a todas las cuestiones planteadas por las partes, entendiéndose, por contra, cumplida cuando de los razonamientos del Tribunal puede inducirse con claridad cual es el hilo conductor que lo ha llevado a su fallo, o se induce tácitamente de sus fundamentos, o, en fin, cuando ante un cúmulo de alegaciones la desestimación de unas implícitamente lleva las de otra, como lógica consecuencia. Pues bien, es esto lo que ocurre en el presente caso, respecto de las alegaciones de riesgo de asociación con la marca oponente y de su notoriedad en el mercado. A este respecto se ha dicho por esta Sala, en sentencias de fechas 3 de julio de 2002, 3 de octubre de 2003 y 21 de septiembre y 6 de octubre de 2004, entre otras, que ambos supuestos obstativos a la inscripción de una marca o de un nombre comercial, se encuentran íntimamente enlazados con el riesgo de confusión, de tal forma que si se aprecia por el órgano judicial que entre los signos enfrentados existen substanciales diferencias que permiten su distinción por los consumidores, la prohibición relativa prevista en el artículo 12.1 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, no se produce, ya que la sustantividad propia que da a la marca un signo característico, impedirá que se asocie con otra, aunque ésta tenga la categoría de notoria.
En segundo término, debe tenerse presente que el mencionado artículo 12.1 de la Ley de Marcas, exige para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.
En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos (goodwill).
Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.
A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.
Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002-. No se ha producido en el presente caso una arbitrariedad en la decisión del Tribunal de instancia. En efecto, las substanciales diferencias que del examen de conjunto de ambos signos se desprende no sólo impedirán la confusión, sino también el riesgo de asociación, que como se dijo anteriormente se debe examinar en relación con aquél. No basta, como pretende el recurrente, pararse en el examen de las letras iniciales de las marcas, que no son susceptibles de apropiación por nadie, sino que es procedente la visión de conjunto en el que se aprecian distintas sílabas con significado diferente, sobre todo la más característica, la primera, que se refieren a nombres de ciudad en cada una de ellas -Barcelona/Boston-, y que indudablemente servirá claramente al usuario para conocer el origen de los servicios, más que el anagrama -BCG- que aparte de estar las letras en una separada por puntos y en otra unidas sin signo ortográfico entre ellas, se identifica con los que aparecen en la razón social de la solicitante. Si a esto se une que las actividades que ofrecen las marcas opuestas se despliegan en el ámbito de consultas profesionales teóricas o técnicas, elaboración de dictámenes, investigaciones y evaluaciones, difícilmente encajables en las del nombre comercial solicitado -intermediación comercial-, permite concluir que no existe entre ellos un factor de confundibilidad que obligue a extremar el rigor comparativo en el examen del parecido de los signos.
Todas estas consideraciones valen igualmente para rechazar una especial protección de la marca notoria, pues cuando no es confundible con el nombre comercial solicitado, precisamente esa notoriedad va a permitir, por razón de su conocimiento, una menor confundibilidad. Es por ello que la prohibición del artículo 13.c) de la Ley de Marcas, no hay que entenderla referida a la marca notoria, sino a la renombrada, esto es, a aquella que es conocida en todos los ámbitos comerciales, y no sólo en el sector concreto de los productos o servicios que se amparan en la marca, y por tanto es la única que puede originar un aprovechamiento por otro de su prestigio en ámbitos en los que no opera.
En fin, el caso aquí contemplado presenta acusadas diferencias con los contemplados en las sentencias de esta Sala de 27 de febrero de 2002 y 11 de julio del mismo año, pues allí entre las marcas enfrentadas -BCG BARNA CONSULTING GROUP, S.A. y BCG BOSTON CONSULTING GROUP-, existían grandes parecidos que permitieron apreciar la confundibilidad entre ellas.
De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional, procede la condena en costas del recurso a la parte recurrente.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 5630/2001, interpuesto por la Entidad THE BOSTON CONSULTING GROUP LIMITED, contra la sentencia nº 539/2001 dictada por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 28 de junio de 2001, recaída en el recurso nº 2008/1997; con condena a la parte recurrente en las costas del mismo.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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