STS, 12 de Julio de 2006
| Ponente | EDUARDO ESPIN TEMPLADO |
| ECLI | ES:TS:2006:4489 |
| Número de Recurso | 9981/2003 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 12 de Julio de 2006 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
OSCAR GONZALEZ GONZALEZMANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAFRANCISCO TRUJILLO MAMELYEDUARDO ESPIN TEMPLADOJOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a doce de Julio de dos mil seis.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituída en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 9.981/2.003, interpuesto por ESTUDIO 2000, S.A., representada por el Procurador D. Fernando Anaya García, contra la sentencia dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 26 de septiembre de 2.003 en el recurso contencioso-administrativo número 1.024/2.000, sobre concesión de marca número 2.150.414 "¡Éste es un AUTÉNTICO Mi Pequeño Pony!".
Es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr. Abogado del Estado.
En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso- Administrativo (Sección Quinta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 26 de septiembre de 2.003 , desestimatoria del recurso promovido por Estudio 2000, S.A. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de mayo de 1.999 y de 7 de abril de 2.000, que desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra la anterior. Por dichas resoluciones se acordaba la inscripción de la marca 2.150.414 "¡Éste es un AUTÉNTICO Mi Pequeño Pony!", de tipo mixto, para productos de la clase 28 del nomenclátor, que había solicitado inicialmente la sociedad Hasbro International Inc.
Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 28 de octubre de 2.003, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la representación procesal de Estudio 2000, S.A. compareció en forma en fecha 16 de diciembre de 2.003, mediante escrito interponiendo recurso de casación al amparo del apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, formulando los siguientes motivos:
- 1º, por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 3/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , y
- 2º, por infracción del artículo 13.c) de la Ley de Marcas .
Terminaba suplicando que se dicte sentencia por la que, casando la recurrida, anule las resoluciones impugnadas y acuerde, en consecuencia, la denegación de la inscripción de la marca nº 2.150.414 "¡Éste es un AUTÉNTICO Mi Pequeño Pony!", clase 28 del nomenclátor.
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 29 de abril de 2.005.
Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia desestimando el recurso y con costas.
Por providencia de fecha 13 de febrero de 2.006 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 28 de junio de 2.006, en que han tenido lugar dichos actos.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espín Templado, Magistrado de la Sala.
Objeto y planteamiento del recurso.
La entidad mercantil Estudio 2000, S.A. impugna la Sentencia de 26 de septiembre de 2.003 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Quinta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Esta Sentencia rechazaba la impugnación de la concesión por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas de la marca mixta nº 2.150.414, "¡Éste es un AUTÉNTICO Mi Pequeño Pony!", para productos de la clase 28, frente a la que la actora alegaba la prioridad de diversas marcas de su propiedad, todas ellas incluyendo el término "pony".
La Sentencia recurrida basa su fallo desestimatorio en las siguientes razones jurídicas:
"Sin embargo, en el presente caso es preciso establecer el orden de prioridad registral de las marcas enfrentadas. La recurrente considera que la prioridad es suya ya que el 5 de enero de 1983, le fue concedida la marca nº 935.377 PONY, para productos de la clase 25, actualmente en vigor. Sucesivamente se fueron solicitando y concediendo por el Registro marcas con la denominación PONY, 3 de junio de 1997 y 13 de octubre de 1994, MI PEQUEÑO PONY nº 1.096.257, que fue concedida el 6 de julio de 1994, y MY LITTLE PONY concedida en idéntica fecha.
La Sala por el contrario, estima que la recurrente parte de un error de apreciación sobre el origen de la prioridad. Esta no puede remontarse hasta la marca PONY, concedida el 5 de enero de 1983, sino con la marca MI PEQUEÑO PONY, que fue reconocida compatible con la anteriormente citada, desde que fue admitida en su inscripción el 6 de julio de 1994. Partiendo de que la prioridad está en la marca MI PEQUEÑO PONY (marca prioritaria de la solicitante), es cierto, como uso de manifiesto el Registro, que la concedida "ESTE ES UN AUTENTICO MI PEQUEÑO PONY" no incorpora grandes diferencias por lo que resulta compatible con la oponente." (fundamento de derecho quinto)
El recurso de casación se funda en dos motivos formulados al amparo del apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción , en los que se aduce la infracción de los artículos 12.1.a) y 13.c), respectivamente, de la Ley de Marcas (Ley 32/1988, de 10 de noviembre).
Sobre la alegación de los artículos 12.1.a) y 13.c) de la Ley de Marcas , en relación con el derecho de prioridad registral.
En el primer motivo, referido al artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas en relación con el derecho de prioridad registral, aduce la empresa actora que se ha infringido el precepto invocado porque, aun en el caso de no se tuviera en cuenta la prioridad de su primera marca nº 935.377 "Pony" (solicitada en 1.980 y concedida en 1.983), bastaría para denegar el registro solicitado la prioridad de su marca nº 1.632.257 "Mi pequeño pony", en clase 25, (solicitada en 1.991 y concedida en 1.994). En efecto, la marca ahora concedida se apoya en la previa existencia de la marca nº 1.120.953 "Mi pequeño pony" (clase 28), que si bien fue concedida en 1.992 (con solicitud en 1.985), carece de toda eficacia obstativa por cuanto está caducada desde el 1 de noviembre de 1.998, siendo firme dicha caducidad.
Además, la recurrente argumenta en relación con la identidad denominativa entre las marcas enfrentadas que tal circunstancia debe prevalecer frente a cualquier otra consideración, por la prevalencia del elemento denominativo a la hora de valorar el riesgo de confusión o asociación. Aduce también la parte actora la frecuente solicitud de marcas que incluyen el término "pony" por parte de la entidad contraria, frente a las que la actora ha opuesto sus derechos de prioridad, estando en tramitación numerosos litigios, de los que ha sido ya resuelto a su favor por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha de 7 de noviembre de 2.002 el recurso contencioso administrativo 964/2.000 de la Sección Sexta.
El motivo no puede prosperar. Debe señalarse en primer lugar que aunque las marcas enfrentadas pertenezcan a clases distintas, sucede que existen productos claramente relacionados (prendas deportivas en la clase 25 y artículos de deporte en la 28) por lo que si los signos son semejantes - como es el caso- podría haber riesgo de confusión. Ahora bien, como entiende la Sala de instancia, antes de proceder a comparar las marcas en litigio la cuestión primera a dilucidar en el presente supuesto es determinar la marca que ostenta la prioridad registral, si las marcas de la actora nº 935.377 "Pony" y nº 1.632.257 "Mi pequeño pony", o bien la de la entidad solicitante nº 1.120.953 "Mi pequeño pony".
En primer lugar, tiene razón la Sala de instancia cuando niega que pueda alegarse la prioridad de la marca "Pony", concedida en 1.983, al estar inscrita con posterioridad la marca de la solicitante nº 1.120.953 "Mi pequeño pony". En cuanto a ésta última, la recurrente entiende que carece de capacidad obstativa por estar caducada desde 1.998 y ser firme dicha caducidad. Sin embargo, dicha circunstancia no ha sido alegada ni en vía administrativa ni en la instancia jurisdiccional, sin que haya sido tampoco apreciada por la Sala juzgadora. En consecuencia, constituye una cuestión nueva que no ha sido objeto de debate y en la que no podemos entrar en esta sede casacional, tal como tenemos declarado en una constante jurisprudencia que se apoya en los artículos 93.2.b) y 4 y 95.1 de la Ley de la Jurisdicción .
Por consiguiente, queda incólume el razonamiento de la Sala de instancia expuesto en el fundamento de derecho transcrito supra, de acuerdo con el cual debe otorgarse el registro solicitado, el cual no incorpora grandes diferencias con una marca previa de la entidad solicitante (la referida nº 1.120.953 "Mi pequeño pony") que ostenta la prioridad registral sobre la opuesta por la parte recurrente. Tal es la situación registral en el caso de autos, según ha sido planteada y debatida la cuestión entre las partes en la instancia, a cuyos términos debemos atenernos en casación.
Rechazado el primer motivo por la razón expuesta, el mismo destino ha de seguir el segundo motivo, ya que no puede alegarse el aprovechamiento ilegítimo de la reputación de otra marca cuando ésta no ostenta derechos de prioridad registral.
Conclusión y costas.
Lo visto en el anterior fundamento supone la desestimación del recurso. En cuanto a las costas, no procede su imposición de acuerdo con la previsión del artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción .
En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,
Que NO HA LUGAR y por lo tanto DESESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por Estudio 2000, S.A. contra la sentencia de 26 de septiembre de 2.003 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Quinta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 1.024/2.000. Se imponen las costas de la casación a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Óscar González González.-Manuel Campos Sánchez- Bordona.-Eduardo Espín Templado.-José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.-Firmado.-El magistrado Sr. Trujillo votó en Sala y no pudo firmar.-Óscar González.-Firmado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. EDUARDO ESPIN TEMPLADO, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.-Alfonso Llamas Soubrier.-Firmado.-
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