STS, 30 de Septiembre de 2008
| Ponente | OSCAR GONZALEZ GONZALEZ |
| ECLI | ES:TS:2008:4905 |
| Número de Recurso | 474/2006 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 30 de Septiembre de 2008 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a treinta de Septiembre de dos mil ocho.
En el recurso de casación nº 474/2006, interpuesto por la Entidad GRUPO IT DEUSTO, S.L., representada por el Procurador Don Ramón Rodríguez Nogueira, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 698/2005 dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 25 de mayo de 2005, recaída en el recurso nº 696/2002, sobre denegación de inscripción de las marcas mixtas nacionales nº 2.287.792; 2.287.793 y 2.287.794, todas ellas con denominación "IT DEUSTO" y del nombre comercial nº 224.794 "IT DEUSTO"; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Segunda) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad GRUPO IT DEUSTO, S.L., contra las Resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 7 y 20 de febrero, 22 de marzo y 23 de abril de 2002 que desestimaron los recursos de alzada interpuestos contra otras de 5 de enero, 20 de febrero y 5 de marzo (dos) de 2001, que denegaron la inscripción de las marcas mixtas nacionales nº 2.287.792; 2.287.793 y 2.287.794, todas ellas con la denominación "IT DEUSTO" y del nombre comercial nº 224.692 "IT DEUSTO", las marcas para las clases 9ª, 38ª y 42ª respectivamente del Nomenclátor Internacional, y el nombre comercial para "Las transacciones mercantiles propias de su negocio dedicado a cualquier actividad de carácter informático y de telecomunicaciones, ya sea dentro del área del Software como del Hardware, así como a todas las tareas y servicios relacionados con la organización de empresas; incluidos: la realización de estudios, trabajos y aplicaciones informáticas; la aprobación de toda la gama de servicios relacionados con el procesamiento de la información, tales como cosultoría, análisis, programación, implantación, grabación, o cualquier otro; la selección y formación de personal informático; el asesoramiento informático a empresas, organismos e instituciones; la realización de chequeos, auditorías, revisiones o cualquier otro servicio relacionado con el procesamiento de la información".
Notificada esta sentencia a las partes, por la recurrente se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 7 de diciembre de 2005, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la recurrente (GRUPO IT DEUSTO, S.L.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 27 de enero de 2006, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:
1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción del art. 12.1 a) de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia interpretativa de dicho precepto.
2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción del art. 11.1 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, y de la jurisprudencia interpretativa de dicho precepto.
Terminando por suplicar dicte sentencia por la que se declare haber lugar al mismo, casando y anulando la sentencia recurrida por haber infringido las normas del ordenamiento jurídico y la Jurisprudencia aplicable al objeto del debate en ella planteado, y, entrando al fondo del asunto, estime el Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por la recurrente frente a las resoluciones dictadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 7 de febrero, de 20 de febrero, de 22 de marzo y de 23 de abril de 2002, en virtud de las cuales se desestimasen los Recursos de Alzada interpuestos contra las resoluciones denegatorias de las marcas nacionales núm. 2.287.792, núm. 2.287.793, núm. 2.287.794, ID DEUSTO (mixtas) y nombre comercial núm. 224.692 IT DEUSTO.
Por providencia de la Sala, de fecha 11 de diciembre de 2006, se admitió a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 9 de enero de 2007 entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo, lo que hizo mediante escrito de fecha 15 de febrero de 2007, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dicte sentencia por la que se desestime el recurso, con expresa imposición de costas a la recurrente.
Por providencia de fecha 13 de junio de 2008, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 23 de septiembre siguiente, en que tuvo lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de la Sala
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó el recurso presentado por GRUPO IT DEUSTO S.L. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que denegaron las inscripciones de las marcas números 2.287.792, 2.287.793, 2.287.794, IT DEUSTO (mixtas), y nombre comercial nº 224.692 IT DEUSTO.
La sentencia se fundamentó en que:
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Por otro lado tampoco sirve para desvirtuar el riesgo de confusión en el mercado el gráfico que acompaña a la denominación de la marca, ya que en las marcas gráfico-denominativas es prevalente el aspecto verbal sobre los demás elementos de la marca existiendo un claro riesgo de confusión entre las marcas ya registradas y las que componen el objeto del presente recurso donde es dominante la palabra "Deusto" sobre los demás elementos distintivos, y sin que se pueda concluir, por ello, que exista una monopolización del vocablo "Deusto" en tanto que como se pone de manifiesto tanto en la demanda como en la contestación a la demanda existen otras marcas registradas que incluyen dicho vocablo, pero que por no coincidir su ámbito aplicativo no tienen riesgo de producir confusión en el mercado".>>
Contra esta sentencia se ha interpuesto la presente casación con base en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes.
En su primer motivo de casación la parte recurrente invoca infracción del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, al considerar que en la sentencia recurrida se realiza una apreciación de conjunto y visual de la marca solicitada, siendo el gráfico y el elemento inicial "IT" el verdaderamente diferenciador.
El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.
En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.
Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.
A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.
Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, salvo en los casos de error manifiesto o irracionalidad, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002 -.
Desde esta primera perspectiva, no se observa que el Tribunal de instancia haya incurrido en arbitrariedad o irracionalidad al realizar la comparación entre las marcas enfrentadas. En efecto, no hay duda de que el elemento definidor de ambas marcas es el término "deusto", pues será en él, en el que se fije el consumidor para valorar la procedencia empresarial del producto que adquiere y podrá confundirse sobre si tiene su origen en una u otra empresa. Al llegar a esta conclusión la Sala de instancia ha valorado en su conjunto el signo, conforme exige reiterada jurisprudencia, descartando que los restantes elementos tuvieran fuerza identificadora suficiente. No se trata, por tanto, de un examen fraccionado, sino de elegir entre todo el conjunto cual es el elemento más incisivo frente al consumidor. Ello es de extraordinaria importancia en supuestos como el presente en que los productos y servicios amparados por las marcas actúan en el mismo campo aplicativo de la informática y de las telecomunicaciones, lo que hace aún más extremo el peligro de confusión.
El segundo motivo de casación en el que se invoca infracción del artículo 11.1. c) de la Ley de Marcas, con base en que el término "deusto" es inapropiable por ninguna empresa, al tratarse de un nombre de una ciudad bilbaína, siendo de común utilización, como lo demuestra el que haya en el Registro inscritas otras marcas en el que aparece dicho nombre, debe igualmente desestimarse, porque, aunque es cierto de que se trata de una mención toponímica, y no puede impedirse que sea usada por cualquier empresario, debe hacerlo cumpliendo las exigencias propias de la Ley de Marcas, de tal forma que si el término, como elemento primordial, es susceptible de generar confusión, desde luego se incurrirá en la prohibición del artículo 12.1. de dicha Ley, que, como se dijo, es lo que aquí ha ocurrido.
Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley 29/1998, procede imponer al recurrente las costas causadas.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 474/2006, interpuesto por la Entidad GRUPO IT DEUSTO, S.L., contra la sentencia nº 696/2002 dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 25 de mayo de 2005 ; con expresa condena en costas.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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