STS, 16 de Julio de 2008
| Ponente | EDUARDO ESPIN TEMPLADO |
| ECLI | ES:TS:2008:4035 |
| Número de Recurso | 589/2006 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 16 de Julio de 2008 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a dieciséis de Julio de dos mil ocho.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituída en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 589/2.006, interpuesto por NIKE INTERNATIONAL LTD. representada por la Procuradora Dª Mª Isabel Campillo García, contra la sentencia dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 23 de noviembre de 2.005 en el recurso contencioso-administrativo número 651/2.003, sobre inscripción de marcas 2.311.954 y 2.393.604 "BUDMEN".
Son partes recurridas la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr. Abogado del Estado, y JOSÉ ALEJANDRO, S.L., representada por el Procurador D. Antonio Piña Ramírez.
En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Octava) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 23 de noviembre de 2.005, desestimatoria del recurso promovido por Nike International, Ltd. contra las siguientes resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas:
- de fecha 5 de febrero de 2.001, por la que se concede el registro de la marca nº 2.311.954 "BUDMEN", de tipo mixto, para productos de la clase 25 del nomenclátor, que había solicitado de José Alejandro, S.L., y de 20 de diciembre de 2.002, por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto contra la anterior por Nike International, Ltd., y
- de fecha 5 de marzo de 2.001, por la que se accede a la inscripción de la marca nº 2.393.604 "BUDMEN", de tipo mixto, para servicios de la clase 35 del nomenclátor a solicitud de José Alejandro, S.L., y de 12 de febrero de 2.003, por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto contra la anterior por Nike International, Ltd.
Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 5 de enero de 2.006, al tiempo que ordenaba remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la representación procesal de Nike International Ltd. ha comparecido en forma en fecha 21 de febrero de 2.006, mediante escrito interponiendo recurso de casación, que articula en los siguientes motivos:
- 1º, formulado al amparo del apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo, por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, así como de la jurisprudencia, y
- 2º, que se basa en el apartado 1.c) del artículo 88 de la norma procesal citada, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, que habría incurrido en incongruencia omisiva.
Termina su escrito suplicando que se dicte sentencia casando, revocando y dejando sin efecto la impugnada, y declarando que procede la denegación de los registros de marca números 2.311.954 y 2.393.604.
El recurso de casación ha sido admitido por providencia de la Sala de fecha 21 de noviembre de 2.006.
Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia desestimándolo y con costas.
Asimismo se ha opuesto al recurso de casación la también comparecida José Alejandro, S.L., cuya representación procesal suplica en su escrito que se dicte sentencia por la que, desestimándolo íntegramente, se confirme íntegramente la sentencia recurrida, así como las resoluciones de concesión de las marcas números 2.311.954 y 2.393.604 por ser completamente ajustadas a Derecho, todo ello con expresa imposición a la recurrente de las costas causadas.
Por providencia de fecha 8 de mayo de 2.008 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 8 de julio de 2.008, en que han tenido lugar dichos actos.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espín Templado, Magistrado de la Sala.
Objeto y planteamiento del recurso de casación.
La sociedad mercantil Nike International Ltd. recurre en casación contra la Sentencia de 23 de noviembre de 2.005, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Octava) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que rechazó la impugnación de la concesión de las marcas mixtas números 2.311.954 y 2.393.604, para productos de las clases 25 y 35 respectivamente.
La Sentencia apoya su fallo desestimatorio en las siguientes razones:
"TERCERO.- Ante lo anterior deben compararse los distintivos de las marcas reconocidas con las marcas de la entidad demandante.
-
Las dos marcas reconocidas, número 2.311.954 y 2.383.604, respectivamente para productos de las clases 25 y 35, tienen el distintivo siguiente:
-
Las marcas que opone la entidad demandante por ser también para productos de las clases 25 o 35, son las siguientes
Se puede apreciar fácilmente que el dibujo caprichoso de las marcas impugnadas y de las prioritarias es muy diferente. Pero es que, además, el texto que figura en los distintivos es totalmente distinto.
Alega la parte actora la existencia de precedentes denegatorios del mismo titular de distintivos gráficos muy similares al de referencia.
A pesar de lo anterior se ha de tener presente que, si ahora se cumplen los requisitos para que sean concedidas las marcas impugnadas, nada importa que en otras ocasiones se haya resuelto cosa distinta para marcas diferentes, aunque parecidas con aquéllas, pues lo decisivo es lo que sucede en cada caso concreto. En todo caso, existe jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo, posterior a las denegaciones alegadas, como después veremos, que trata la cuestión planteada.
Se afirma por la entidad recurrente que existe acusada semejanza y confundibilidad gráfica entre los distintivos enfrentados y que se da identidad de servicios y ámbitos comerciales.
Es cierta esta última afirmación, pero no se puede reconocer la primera, pues comparando los distintivos antes reproducidos vemos las diferencias grandes que ya hemos examinado.
Junto a ello nos encontramos que, como más arriba anticipamos, la Sala 3ª del Tribunal Supremo en sentencia de 3/4/2003, precisamente ante recurso de casación interpuesto por el uso de la palabra NIKE, dijo que "lo verdaderamente diferenciativo en las marcas es la denominación que acompaña al gráfico para comparar la identidad fonética, y en el caso presente la marca aspirante es Baby Jordan Nike, que unido a las diferencias gráficas de ambas marcas, hace imposible la confusión entre ellas, otorgándole a la marca aspirante una diferencia fonética y gráfica para que no exista posible confusión y puedan convivir pacíficamente en el Registro"." (fundamentos de derecho tercero a quinto)
El recurso de casación se formula mediante dos motivos. En el primero, amparado en el apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción, se aduce la infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas (Ley 32/1988, de 10 de noviembre ), por su equivocada aplicación. El segundo motivo, acogido al apartado 1.c) del mismo precepto legal, se basa en la supuesta incongruencia omisiva de la Sentencia impugnada en relación con el artículo 13.c) de la citada Ley de Marcas.
Sobre el primer motivo, relativo al artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas.
Considera la entidad actora que la Sala juzgadora ha aplicado erróneamente el precepto invocado y su jurisprudencia aplicativa. En particular, señala que la Sentencia incurre en un doble error; por un lado, al comparar las marcas concedidas no sólo con las marcas graficas de su titularidad, sino también con sus marcas gráfico denominativas; por otro lado, y como consecuencia de lo anterior, por atribuir relevancia al texto de los distintivos, con cita de jurisprudencia relativa al uso del término "nike".
El motivo no puede prosperar. Ha de partirse de la reiterada jurisprudencia de esta Sala de la imposibilidad de proceder en casación a la revisión de los hechos probados o de los juicios y apreciaciones de hechos efectuados en la instancia, al ser la casación un recurso extraordinario encaminado exclusivamente a la verificación de la recta aplicación e interpretación del derecho (entre otras muchas, sentencias de esta Sala de 25 de septiembre de 2.003 -RC 3.465/1.998-, de 24 de octubre de 2.003 -RC 3.925/1.998- y de 30 de diciembre de 2.003 -RC 3.083/1.999 -). En el derecho de marcas, lo anterior se manifiesta en la inviabilidad de revisar las apreciaciones fácticas relativas a los juicios de confundibilidad, riesgo de asociación, ámbito aplicativo, etc., siempre que dichos juicios se expresen de forma motivada, razonable y no arbitraria, y que no incurra en error patente. Pues bien, en el caso de autos, lo que subyace a toda la argumentación del motivo primero es la simple discrepancia con el juicio expresado por la Sala de instancia sobre la inexistencia de riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas. Fuera de esa discrepancia, no se encuentra en todo el motivo una denuncia concreta de infracción jurídica ni de la ley, ni del derecho comunitario al que se refiere asimismo la recurrente, ni de criterios jurisprudenciales sobre el procedimiento de comparación entre marcas.
Por ello, tan sólo es preciso examinar la concreta alegación de error en los términos de comparación, ya que la parte actora considera que la comparación se ha planteado de forma errónea, lo que llevaría a la necesidad de casar la Sentencia por incurrir en error manifiesto. Dicho error sería la referencia a las marcas gráfico denominativas de la entidad actora y, en particular, a su elemento denominativo, cuando la oposición se sustentaba en las marcas gráficas y el riesgo de que las marcas concedidas pudiesen ser confundidas con éstas. Sin embargo, aunque tiene razón la entidad recurrente en que la oposición se limitaba a sus marcas gráficas y a los elementos gráficos de las mixtas, la cita conjunta de unas y otras en la demanda contencioso administrativa explica que la Sala se refiera a todas ellas. Y, sobre todo, semejante consideración conjunta no ha supuesto ningún perjuicio ni incongruencia respecto a lo planteado por la recurrente, ya que la Sala efectúa la comparación entre las marcas concedidas y las gráficas opuestas, a lo que añade, en relación con las mixtas, que el elemento denominativo hace todavía más difícil la posibilidad de confusión. Pero previamente la Sala ha afirmado su juicio inequívoco sobre que "se puede apreciar fácilmente que el dibujo caprichoso de las marcas impugnadas y de las prioritarias es muy diferente", con referencia tanto a las exclusivamente gráficas como a las mixtas, puesto que unas y otras marcas están reproducidas con anterioridad a la citada afirmación; la apreciación se repite luego en el fundamento de derecho quinto, segundo párrafo.
En resumen, que habiendo sido rechazado el riesgo de confusión con relación a las marcas prioritarias gráficas opuestas, resulta irrelevante que la Sala de instancia haya añadido las consideraciones ya referidas en relación con las marcas mixtas, incluso con cita de jurisprudencia, por lo que tal inexactitud carece de trascendencia y el motivo ha de ser rechazado.
Sobre el segundo motivo, referido a la incongruencia omisiva.
Alega la entidad recurrente que la Sentencia impugnada no ha dado respuesta a la alegación relativa al riesgo de aprovechamiento de la reputación ajena, prohibido por el artículo 13.c) de la Ley de Marcas, y reproduce la argumentación expuesta en la demanda de instancia.
Según reiterada jurisprudencia de esta Sala y Sección, el aprovechamiento de la reputación ajena está necesariamente vinculado al riesgo de confusión y asociación entre los signos, de tal forma que el usuario pueda creer que las marcas tengan un mismo origen comercial. Pues bien, también hemos dicho con frecuencia, en coincidencia con la jurisprudencia en el mismo sentido del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que el riesgo de asociación es una variedad del riesgo de confusión, de tal manera que la exclusión plena de este ultimo excluye a posibilidad de asociación entre marcas enfrentadas (vide, entre otras, la Sentencia de 7 de octubre de 2.004 -RC 4.057/2.001 -).
En consecuencia, al rechazar la Sala de instancia de manera expresa, clara e incondicionada la existencia de cualquier riesgo de confusión entre los signos en litigio, está excluyendo con ello el riesgo de asociación entre las marcas y la posibilidad de aprovechamiento de la reputación de las marcas prioritarias. En consecuencia, debe desestimarse el motivo.
Conclusión y costas.
Al no prosperar ninguno de los dos motivos, procede desestimar el recurso de casación. Se imponen las costas a la parte que lo ha sostenido, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción.
En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,
Que NO HA LUGAR y por lo tanto DESESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por Nike International Ltd. contra la sentencia de 23 de noviembre de 2.005 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Octava) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 651/2.003. Se imponen las costas de la casación a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Fernando Ledesma Bartret.-Óscar González González.-Manuel Campos Sánchez-Bordona.-Eduardo Espín Templado.-José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.-Firmado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. EDUARDO ESPIN TEMPLADO, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.-Alfonso Llamas Soubrier.-Firmado.-
