De nuevo sobre el agotamiento comunitario del derecho de patente nacional

AutorJ. Massaguer
Cargo del AutorCatedrático de Derecho mercantil, Universidad Pompeu Fabra

(Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 5 de diciembre de 1996, asuntos acumulados C-267/95 y C-268/95, «Merck & Co. Inc. et alii, c. Primecrown Ltd. et alii y Beecham Group plc c. Europharm of Worthing Ltd.»)

  1. ANTECEDENTES

    La Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 5 de diciembre de 1996, asuntos acumulados C-267/95 y C-286/96 «Merck & Co. Inc. et alii, c. Primercrown Ltd. et alii y Beecham Group pie c. Europharm of Worthing Ltd.» (en adelante, la Sentencia y el Tribunal) versa sobre la interpretación de los artículos 47 y 209 del Acta relativa a las condiciones de Adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa a las Comunidades Europeas y a las Adaptaciones de los Tratados (en adelante, el Acta de Adhesión) y de los artículos 30 y 36 del Tratado de la Comunidad Europea, dando respuesta a las cuestiones planteadas al Tribunal conforme el artículo 177 del Tratado de la Comunidad Europea por la High Court of Justice of England and Wales, Chencery División, Patents Court, en relación con procedimientos interpuestos por Merck & Co. Ltd. y otros contra Primecrowns Ltd. y otros, y por Beecham Group plc contra Europharm of Worthing Ltd. por violación de patentes supuestamente producida como consecuencia de la importación en el Reino Unido de ciertos medicamentos allí patentados procedentes de España y Portugal.

    La sentencia, por tanto, estaba llamada a enmarcarse, como de facto ha sucedido, en dos líneas de la jurisprudencia comunitaria que ya cuentan con una consolidada tradición, como son, de un lado, la doctrina jurisprudencial del agotamiento comunitario de los derechos conferidos por las patentes nacionales (el agotamiento comunitario de las patentes nacionales) y, de otro lado, lo que en una ocasión anterior denominé la desregulación judicial de las importaciones paralelas de los medicamentos (para una exposición detallada me permito remitir al lector a dos de mis trabajos: Mercado común y patente nacional, Librería Bosch, Barcelona, 1989, passim, y «La desregulación judical de las importaciones paralelas de medicamentos en la Comunidad Europea», 13 Cuadernos de Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial, 1994, págs. 53 sigs., passim). Se trata en ambos casos de jurisprudencia formada a partir de las exigencias del principio comunitario de libre circulación de mercancías en el interior de la Comunidad Europea en relación, respectivamente, con la protección (nacional) de las patentes y con la regulación (igualmente nacional) de la importación y comercialización de los medicamentos.

    En el primer sentido, la sentencia se suma a los anteriores pronunciamientos del Tribunal en los casos «Centrafarm c. Sterling Drug», «Merck c. Stephar» y «Pharmon c. Hoechst» (SSTJCE 31 de octubre de 1974, asunto 15/74 «Centrafarm c. Sterling Drug» = Rec, 1974, pág. 1147; 14 de julio de 1981, asunto 187/80 «Merck c. Stephar» = Rec, 1981, pág. 2063; 9 de julio de 1985, asunto 19/84, «Pharmon c. Hoechst» = Rec, 1985, pág. 2281), todos ellos, como el ahora resuelto, relativos a supuestos de importaciones paralelas (de productos originales) de medicamentos. Según la doctrina establecida en estos casos, el agotamiento comunitario del derecho de patente nacional se produce mediante la primera puesta en comercio del producto protegido en un Estado miembro realizada por el titular de la patente cuyo ius prohibendi se ejercita para impedir su importación y ulterior distribución en otro Estado miembro, o por un tercero con su consentimiento. En particular, a los efectos de valoración de la Sentencia resulta especialmente relevante lo establecido en la Sentencia «Merc c Stephar» (doctrina «Merck I»). Con esta ocasión, en efecto, el Tribunal, precisando la referencia a la obtención de una recompensa que apareció en la definición del objeto específico del derecho de patente en que se cimentó la primera formulación de la doctrina de su agotamiento comunitario [vide STJCE, «Centrafarm c Sterling Drug», cit. supra, F. J.(9)], advirtió que el derecho a la primera introducción en comercio concedido por la patente a su titular sólo le posibilita, pero no le asegura, la obtención de una recompensa, y a continuación precisó que no era necesario que en el país comunitario de procedencia de las importaciones paralelas estuvieran los productos en cuestión protegidos por patente y que sólo era relevante a estos efectos que el titular de la patente decidiera, con total conocimiento de la situación, las condiciones bajo las que comercializa el producto protegido, de donde se seguía en estos casos el imperativo de asumir las consecuencias de todo orden que pudiera tener su decisión en virtud de las reglas comunitarias sobre libre circulación de mercancías [vide STJCE, «Merck c. Stephar», crt. supra, F. J. (10) y (11)]. A resultas de este planteamiento, el Tribunal negaría posteriormente que se hubiere producido el agotamiento comunitario en relación con productos patentados puestos en el comercio por el titular de una licencia de pleno derecho sobre una de las new exisiting patents de Derecho inglés -que, por sus términos, debía considerarse equivalente a una licencia obligatoria (vide J. Massaguer, Los derechos de propiedad industrial e intelectual ante el Derecho comunitario, IDEI, Madrid, 1995, págs. 54 y 55, en nota 88)-, toda vez que en estas circunstancias el titular de la patente había sido privado por un acto administrativo de su derecho a decidir libremente las condiciones en que el producto se ha de poner en comercio [vide STJCE, «Pharmon c. Hoechst», crit. supra F. J. (25)].

    El principio del agotamiento así configurado, y en particular tal y como quedó perfilado por la doctrina «Merck I», ha conocido, no obstante, una destacada excepción, que por lo demás nos resulta especialmente próxima. En efecto, los artículos 47 y 209 del Acta de Adhesión derogaron la regla del agotamiento comunitario en relación con la importación en otros Estados comunitarios de productos químicos, farmacéuticos y fitosanitarios procedentes de España o Portugal que en dichos Estados fueran objeto de patentes de producto; durante un cierto período, los titulares de esta clase de patentes que hubieren sido registradas en el Estado miembro de destino en un tiempo en el que no era posible obtener una patente de producto paralela en España o Portugal podrían ejercer la acción por violación para impedir la importación de los correspondientes productos desde España o Portugal, incluso en el caso de que hubieren sido puestos en comercio por el titular de la patente del Estado de destino o con su consentimiento.

    Asimismo, por obra de esta excepción y para los productos comprendidos en su ámbito objetivo, las licencias obligatorias que tuvieren por objeto patentes de producto, que según falló el Tribunal debían autorizar necesariamente a su beneficiario tanto la fabricación de los productos protegidos en territorio nacional como su importación desde otros Estados comunitarios [STJCE 3 de marzo de 1988, asunto 434/85 «Alien and Hansbury Ltd. c. Generics (UK) Ltd.» = Rec, 1988, pág. 1268, comentada por J. A. Gómez Segade, «El ocaso del proteccionismo y las licencias obligatorias por falta de explotación», 10 Cuadernos de Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial, 1992, págs. 7 sigs., passim], no debían sin embargo autorizar al licenciatario la importación de productos farmacéuticos, químicos o fitosanitarios desde España o Portugal [STJCE 27 de octubre de 1990, asunto 191/90 «Generics (UK) Ltd. y Harris Pharmaceuticals Ltd. c. Smith Kline & French Laboratories Ltd.» = Rec, 1992, pág. 1-5335, comentada por J. Massaguer, «Los productos químico-farmacéuticos y el artículo 47 del Acta de Adhesión del Reino de España a las Comunidades Europeas», 11 Cuadernos de Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial, 1993, págs. 39 sigs., passim]. La finalidad de esta excepción probablemente deba buscarse en el propósito de compensar de alguna forma a los titulares de patentes de producto para medicamentos en los Estados comunitarios frente a la competencia que pudieran suponer las importaciones paralelas procedentes de España y Portugal, en cuanto países en los que no resultó posible obtener una protección similar para sus invenciones de producto relativa a medicamentos y en los que, sólo aparentemente por esta razón, el precio era inferior al practicado en otros territorios comunitarios (si bien en la realidad, como tendré ocasión de indicar más adelante, no es la diferencia de protección dispensada por el sistema de patentes la causa de que los precios de los medicamentos sean inferiores en España). Dicho en otros términos, se trataba de preservar ciertos territorios de las importaciones paralelas de medicamentos procedentes de España y Portugal. Y lo cierto es que, como permitía presagiar su tenor y como confirmara la jurisprudencia apenas apuntada, la excepción transitoria ha dado sus frutos en la práctica y ha evitado de hecho el flujo de medicamentos patentados primeramente comercializados en España o Portugal.

    No...

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