SAP Valencia 285/2023, 19 de Abril de 2023
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 19 Abril 2023 |
| Emisor | Audiencia Provincial de Valencia, seccion 9 (civil) |
| Número de resolución | 285/2023 |
ROLLO NÚM. 000811/2022
J
SENTENCIA NÚM.: 285/2023
Ilustrísimos Sres.:
MAGISTRADOS DOÑA PURIFICACIÓN MARTORELL ZULUETA DOÑA BEATRIZ BALLESTEROS PALAZÓN DON JORGE DE LA RÚA NAVARRO
En Valencia a diecinueve de abril de dos mil veintitrés.
Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado DOÑA BEATRIZ BALLESTEROS PALAZON, el presente rollo de apelación número 000811/2022, dimanante de los autos de Juicio Ordinario [ORD] - 000367/2021, promovidos ante el JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 3 DE VALENCIA, entre partes, de una, como apelante a Horacio, representado por el Procurador de los Tribunales MARIA ANGELES ESTEBAN ALVAREZ, y de otra, como apelados a BALISER EQUIPAMENTOS DE PLAYAS, S.L. representado por el Procurador de los Tribunales ELENA GIL BAYO, en virtud del recurso de apelación interpuesto por Horacio .
La Sentencia apelada pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado del JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 3 DE VALENCIA en fecha 7 de octubre de 2023, contiene el siguiente FALLO: "Estimo la acción subsidiaria acumulada en la demanda y, a su razón, realizo los siguientes pronunciamientos:
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- Declaro que don Horacio incurrió en mala fe al obtener el registro de la marca nacional M·110875(X), "Baliser", mixta, en la clase 41 para educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales.
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- Declaro la nulidad del registro de la marca nacional M·110875(X), "Baliser", mixta, en la clase 41 rara educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y
culturales.
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- A la firmeza de esta resolución, líbrese mandamiento a la OEPM.
Condeno a la demandada al pago de las costas procesales. Frente a la presente cabe interponer recurso de apelación."
Que contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por Horacio, dándose el trámite previsto en la Ley y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial, tramitándose la alzada con el resultado que consta en las actuaciones.
Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.
Planteamiento
La representación de D. Horacio se alza contra la sentencia de fecha 7 de octubre de 2022 dictada por el Ilmo. Magistrado titular del Juzgado Mercantil núm. 3 de Valencia recaída en el juicio ordinario 367/2021 que estima la demanda interpuesta por la representación procesal de Baliser Equipamientos de Playa, S.L., en ejercicio de una acción de nulidad de la marca por mala fe, contra el recurrente.
El procedimiento tiene por objeto la marca española M3110875(X) "Baliser Balizamientos y Servicios", figurativa, registrada para la clase 41, cuyo registro se solicitó por el demandado el 14 de febrero de 2014, concedida el 5 de junio de 2014.
Además, el demandado, el 13 de noviembre de 2013, registró el dominio web www.baliser.es y, a finales de enero de 2014, creó el perfil de BALISER en la red social "Facebook" y en "YouTube"
La parte actora solicitaba en el Suplico de la demanda, con carácter principal:
* Se declare la mala fe en el registro de la marca española M-3110875/X por parte del demandado,
* Se acuerde en atención a la antedicha mala fe, ordenar el cambio de titularidad de la referida marca a favor de la actora,
* Se condene al demandado a estar y pasar por tal declaración; cesar en la publicación, comercialización, u ofrecimiento de servicios bajo el nombre de BALISER; cesar en la utilización de la marca BALISER; retirar de la página web https://acuarea.com/ cualquier contenido que se refiera a la marca BALISER; y a la publicación a su costa de la Sentencia que en su día se dicte, en un periódico de ámbito nacional y en otro de ámbito internacional.
De forma subsidiaria, solicitaba se declare la nulidad de la marca M-3110875/X, por aplicación del artículo
51.1.b) de la LM, al haberse tramitado la misma con evidente mala fe del solicitante.
El demandado puso de manifiesto en la contestación, que las distintas sociedades que formaban parte del grupo de sociedades en el mercado actuaban de forma indistinta y estaban ligadas por vínculos familiares; que el demandado no era trabajador de la sociedad actora, que no existe desvío de actividad entre las distintas sociedades del grupo y que la marca, su idea y su registro, fue del demandado.
La sentencia desestima la acción reivindicatoria principal por caducidad y estima la acción subsidiaria ejercitada por la demandada, con expresa imposición de costas a la parte demandada. Frente esta acción subsidiaria recurre la parte demandada, por lo que no será objeto de análisis la acción principal declarada caducada.
Declara hechos probados que en febrero de 2014 el capital social de la actora estaba compuesto por Reacho, Torre de las Albahacas, S.L. y Recreativos Calas Mediterráneas, S.L., siendo el demandado socio a su vez de las dos primeras y trabajador de la actora hasta el 13 de julio de 2020; que los gastos de asesoramiento y solicitud fueron pagados por la actora; que el demandado registró para sí el dominio "baliser" y se dedicó a la actividad de la actora hasta su salida de la empresa cuando el demandado aprovechó su control de la web para hacer constar los datos de Reacho como contacto y ampliar los contenidos de la web "acuarea.com"; y que se le dirigió una reclamación extrajudicial el 15 de febrero de 2021.
Estima que " En segundo lugar, aunque este extremo no está detallado con la suficiente claridad en la demanda, que la marca cuestionada o bien reproducía la misma identidad comercial que la parte actora empleaba previamente para identificarse en el mercado o bien anticipó toda una estrategia comercial de la actora para la amplia y efectiva implementación de ese signo, que incluso se resolvió finalmente en el cambio de su denominación social rara hacerlos coincidentes " y, si bien reconoce que a la fecha del registro el demandado estaba vinculado al capital social de la actora y era trabajador de ésta, considera innecesario entrar al análisis de la composición social de la actora y de las demás sociedades del grupo.
Centrándose en la acción de nulidad por registro de mala fe, con base en el art. 51.1.b) LM con relación al art.
2.2 LM y la STS de 15 de diciembre de 2017, concluye que hubo mala fe porque:
" 20.- En el caso, don Horacio obtuvo el registro de la marca en nombre propio mientras le vinculaba una relación societaria y laboral con la actora, actuando aparentemente por su cuenta pero defraudando ese interés, encontrándose la marca destinada a ser plenamente utilizada por la actora como tal y para sostener su giro económico y actividad comercial, hasta el punto de que todo ese proceso se culminó mediante un cambio de denominación social de la actora, para hacerlo coincidente con el elemento denominativo de la marca registrada. Además, don Horacio empleó los recursos de la actora rara abonar los costes inherentes al proceso de registro.
(...) Pues se impedía así de facto que la parte actora pudiese revertir esa situación mediante el desarrollo autónomo e independiente de su propia actividad comercial, incrementando la situación de control que don Horacio y el resto de los socios de su estire pudieran ostentar sobre la mercantil actora. Es decir, que mediante esta maniobra don Horacio retenía formalmente en su poder la titularidad de la propiedad inmaterial más relevante de la actora, lo que le confería de forma injusta un dominio sobre su desarrollo económico futuro ".
El recurso de apelación de la parte demandada se sustenta en seis motivos, si bien la mayoría de ellos consisten en criticar la valoración -o no valoración- de la prueba llevada a cabo por el juez a quo
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- Error en la valoración de la prueba documental obrante en autos con relación a los hechos declarados probados.
Hace mención del documento 65 de la contestación (vida laboral del demandado) que acredita que no era trabajador de la actora al tiempo del registro y que nunca lo ha sido; que la página web de "baliser" también alojaba la actividad de la web de la sociedad dominante, Reacho; que el documento 1 de la demanda acredita que la denominación social de la actora no coincide con el nombre de la marca, pues la actora es Baliser Equipamientos de Playas, S.L. y la denominación de la marca Baliser Balizamientos y Servicios y que el cambio de denominación social de 2017 se debió a otras causas; que los servicios de balizamiento se realizaban también por Reacho (documentos 8, 789 y facturas) y que la marca se usaba por todo el grupo empresarial.
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- Insuficiente valoración de la prueba desarrollada en el juicio e indebida asunción de presunciones. El juez a quo ignora la prueba desarrollada en el acto del juicio, lo que es ilógico y carece de motivación en la sentencia. Sólo se ha centrado en el documento 1 de la demanda (escritura pública) y el documento 18 de la demanda (factura). Asume las alegaciones ambiguas e imprecisa de la actora perjuicio de otras alegaciones de la propia actora y de la prueba practicada en el juicio.
El juez a quo asume los hechos de la actora aunque la propia sentencia reconoce la falta de detalles y la imprecisión de demanda.
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- Valoración del interrogatorio del demandado
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- Valoración del interrogatorio de la actora.
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- Valoración del interrogatorio del testigo Arturo .
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- Infracción de la doctrina del Tribunal Supremo sobre la nulidad de la marca y la mala fe. Considera que no se puede traer la STS 15 de diciembre de 2017 porque es un caso muy distinto, el incumplimiento de un contrato de agencia con cláusula sobre la titularidad de la marca y que no existe jurisprudencia de un caso similar a éste. No ha habido aprovechamiento del prestigio o notoriedad ni se ha realizado una valoración de conjunto de la prueba.
La parte actora se...
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