SJMer nº 4 42/2023, 29 de Marzo de 2023, de Barcelona
| Ponente | ALFONSO MERINO REBOLLO |
| Fecha de Resolución | 29 de Marzo de 2023 |
| ECLI | ECLI:ES:JMB:2023:1257 |
| Número de Recurso | 1/2020 |
Juzgado de lo Mercantil nº 04 de Barcelona
Avenida Gran Via de les Corts Catalanes, 111, Edifici C, planta 12 - Barcelona - C.P.: 08075
TEL.: 935549464
FAX: 935549564
E-MAIL: mercantil4.barcelona@xij.gencat.cat
N.I.G.: 0801947120198033946
Procedimiento ordinario - 1/2020 -X
Materia: Demandas materia de patentes y modelos de utilidad
Entidad bancaria BANCO SANTANDER:
Para ingresos en caja. Concepto: 2239000004000120
Pagos por transferencia bancaria: IBAN ES 55 0049 3569 9200 0500 1274.
Beneficiario: Juzgado de lo Mercantil nº 04 de Barcelona
Concepto: 2239000004000120
Parte demandante/ejecutante: Claudio
Procurador/a: Araceli Garcia Gomez
Abogado/a: Jose Luis Lopez Gutierrez Parte demandada/ejecutada: Mitec Enginy, S.L., Darío
Procurador/a: David Elies Vivancos
Abogado/a:
SENTENCIA Nº 42/2023
Caso : procedimiento para crear un solapamiento por soldadura de láminas.
Magistrado : don Alfonso Merino Rebollo.
Barcelona, 29 de marzo de 2023
La representación procesal de Claudio presentó demanda de juicio ordinario ejercitando acción de infracción indirecta de la patente ES 2.664.815 con sus respectivas consecuencias, con los hechos y fundamentos de derecho referidos en su escrito, lo cual dio lugar al Juicio Ordinario 1/2020-X.
Emplazada la demandada Mitec Enginy, S. L., presentó escrito de contestación oponiéndose a las pretensiones de la actora en los términos que constan.
A su vez, la representación procesal de Mitec Enginy, S.L., y de Darío presentó demanda de juicio ordinario ejercitando acción reivindicatoria del 50% de la patente ES 2.664.815 y del reconocimiento de la condición de inventor, con sus respectivas consecuencias, con los hechos y fundamentos de derecho referidos en su escrito, lo cual dio lugar al Juicio Ordinario 773/2020-X (seguido ante el Juzgado Mercantil Nº 1 de Barcelona).
Emplazada el demandado Claudio presentó escrito de contestación oponiéndose a las pretensiones de la actora en los términos que constan y formuló reconvención, con carácter subsidiario, para el caso de que se estimara la acción reivindicatoria.
Emplazados los demandados reconvenidos y actores principales presentaron escrito de contestación oponiéndose a las pretensiones de la actora reconvencional en los términos que constan.
Por auto de 1 de abril de 2021, se acordó acumular a las presentes actuaciones el Juicio Ordinario 733/2020-X, requiriendo al Juzgado Mercantil Nº 1 de Barcelona para que enviara las actuaciones.
La audiencia previa se celebró en fecha de 2 de junio de 2022 en la que las partes presentaron las pruebas que constan en acta para acreditar los hechos controvertidos.
El juicio se celebró el día 20 de octubre de 2022 en el que se practicó la prueba admitida y, tras la formulación de conclusiones, quedaron las actuaciones vistas y conclusas para sentencia. No se ha podido dictar la presente resolución en el plazo estipulado debido a la gran carga de trabajo que pende en este Juzgado y a la complejidad del asunto.
Hechos no controvertidos .
1. Son hechos relevantes para resolver el presente litigio y no controvertidos entre las partes ( ex art. 281.3 LEC) los siguientes:
1.1.- El señor Claudio es titular de la Patente ES 2.664.815 (en adelante, ES815), que lleva por título "[p]rocedimiento para crear un solapamiento por soldadura de láminas".
1.2.- La citada patente consta de cuatro reivindicaciones de procedimiento, siendo la primera independiente y el resto dependientes o multidependiente.
Designación de inventar y acción reivindicatoria.
2.1 Empezaremos, en primer lugar, analizando las acciones planteadas en el JO 773/20 acumulado a estos autos. En el mismo, se ejercita por el señor Darío una acción, al amparo del art. 14 de la LP 1986, para que se reconozca su derecho como inventor de la patente ES815 y por la entidad Mitec una acción reivindicatoria de la citada patente, en concreto, solicita que se le reconozca cotitular al 50% de la patente ES815 al considerar que la misma deriva de una invención laboral, en base al art. 12.2 de la LP 1986 en relación con el art. 15.1 de la citada norma.
2.2 Por su parte, el demandado se opone a las indicadas acciones alegando que no concurren los requisitos previstos legalmente e insiste que concurren la excepción de falta de legitimación activa, tanto de la entidad Mitec, como del señor Darío .
2.3 La entidad Mitec reivindica el 50% de la titularidad de la patente ES815 porque considera que la misma se produjo en el ámbito de una invención laboral del art. 15 de la LP de 1986. Conviene precisar que toda la discusión mantenida en esta litis entre las partes la han basado en las invenciones laborales del art. 15 de la LP, considerando éstas la aplicación de dicho precepto, única y exclusivamente, y no la aplicación de los arts. 16 y 17.
2.4 Sentado lo anterior, entraremos en el análisis de dicho precepto por un principio de congruencia. Para ello, lo primero que es imprescindible hacer es transcribirlo, a saber:
" 1. Las invenciones, realizadas por el trabajador durante la vigencia de su contrato o relación de trabajo o de servicios con la empresa que sean fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato, pertenecen al empresario.
2. El trabajador, autor de la invención no tendrá derecho a una remuneración suplementaria por su realización, excepto si su aportación personal a la invención y la importancia de la misma para la empresa exceden de manera evidente del contenido explícito o implícito de su contrato o relación de trabajo ."
2.5 Antes de continuar, es necesario determinar que, conforme al precepto aludido, la presente demanda tiene que ser desestimada porque en las invenciones de encargo (art. 15 de la LP 1986) el derecho a la patente corresponde al empresario o empleador (en este caso la empresa Construmatic, S. L.), mientras que el empleado o trabajador no tiene derecho ni siquiera a una remuneración suplementaria por la realización de la invención, excepto si su aportación personal a la invención y la importancia de ésta para la empresa exceden de manera evidente del contenido explícito o implícito de su contrato o relación de trabajo.
2.6 Esta conclusión queda acreditada con los datos de la causa, que exponemos a continuación. La relación jurídica que unía a la entidad Construmatic, S. L., y a Mitec se documenta en el contrato de 10 de noviembre de 2008 aportado por la actora como documento 4. La citada relación vio su fin el día 31 de diciembre de 2018 por mutuo disenso de las partes (ex art. 281.3 LEC). Y la invención objeto de la patente ES815 fue solicitada en el año 2011, por tanto, durante la vigencia del citado contrato.
2.7 El mencionado contrato deja bien claro que el objeto del mismo es que la entidad Mitec fabrique máquinas con unas características concretas de modo exclusivo para la mercantil Construmatic, según se puede leer en las cláusulas 1 y 2. El contrato regula de modo específico y detallado los derechos de propiedad industrial que se deriven de la aplicación del contrato en la estipulación 3, cuyo tenor literal es el siguiente: "[l]a empresa MILLORES TECNIQUES BANYOLES, S.L., reconoce que la máquina objeto de fabricación, es propiedad de CONSTRUMATIC, S.L., perteneciendo a esta empresa en exclusividad, todos los derechos relacionados con su fabricación y comercialización, incluido el modelo de la máquina, comprometiéndose la empresa MILLORES TECNIQUES BANYOLES, S.L. a no perjudicar o difundir los mencionados derechos." La simple lectura de esta cláusula nos evidencia que la propiedad de las máquinas que tenía que fabricar Mitec y la titularidad de los derechos de propiedad industrial a que dieran lugar dichas máquinas eran propiedad exclusiva de Construmatic y no de le sociedad Mitec. En concordancia con ello, la empresa que prestaba la garantía de dichas máquinas a los clientes que las compraban eran Construmatic, según recoge la cláusula 8 del contrato.
2.8 Los documentos 7 a 10 de la demanda son facturas emitidas dentro de la relación jurídica que unía a ambas partes por medio de las cuales Mitec cobraba los servicios que prestaba a Construmatic dentro de las obligaciones que había asumido de fabricar unas máquinas con unas características concretas. El hecho de que alguna factura haga referencia al control de temperatura de las máquinas no convierte a Mitec en inventora de la patente, pues, como hemos dicho e insiste la actora, estamos ante una invención de encargo del art. 15 de la LP de 1986 en la que la propiedad de la invención le corresponde, única y exclusivamente, al empleador. La entidad Construmatic también ha aportado otras facturas emitidas por Mitec dentro del contrato que les unía, la mayoría de las cuales se refieren al regulador de potencia.
2.9 Además, todos los gastos y riesgos que supuso la creación de las máquinas y la obtención de la patente fueron asumidos por la entidad Construmatric, según se deriva de la documentación aportada en su contestación a la demanda.
2.10 La atribución del derecho moral a ser considerado inventor de la patente de autos (art. 14 de la LP 1986) y, por extensión, la prosperabilidad de la acción reivindicatoria (art. 12 de la LP 1986) presuponen que "el demandante se arroga la condición de titular legítimo de la invención patentada, por lo que debe acreditar ese título legítimo sobre esa misma invención patentada. Y el juicio sobre su procedencia conlleva que deba analizarse la invención tal y como ha sido patentada, con todas sus características técnicas, no sólo los elementos caracterizadores, ni mucho menos sólo las características que se pudieran considerar...
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