SJMer nº 7, 30 de Marzo de 2022, de Madrid
| Ponente | JUAN CARLOS PICAZO MENENDEZ |
| Fecha de Resolución | 30 de Marzo de 2022 |
| ECLI | ECLI:ES:JMM:2022:13904 |
| Número de Recurso | 520/2020 |
Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid.
Autos: 520/20
Demandante: Angustia
Demandado: KARMA FILMS S.L.
SENTENCIA Nº.
En Madrid, a 30 de marzo de 2022.
Vistos por mí, Juan Carlos Picazo Menéndez, los autos del presente Juicio Ordinario, procedo a dictar la siguiente resolución.
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Por la representación procesal de Angustia se interpuso demanda de Juicio Ordinario contra KARMA FILMS S.L. solicitando que se declare la infracción del derecho de marca y se condene al cese inmediato de los actos de comercialización y utilización de la marca y el producto asociado a la misma, así como al pago de la cantidad que resulte de la pericial realizada, más los intereses legales. Todo ello con expresa imposición de costas a los demandados
Por decreto se admitió a trámite la demanda, dándose traslado de la misma a la parte demandada para su contestación, la cual tuvo lugar, en tiempo y forma, interesando la desestimación de la demanda y la condena en costas del actor.
En el mismo escrito la demandada formuló reconvención contra la actora ejercitando una acción de caducidad de marca, solicitando la caducidad de la marca por falta de uso.
Por escrito la actora reconvenida contestó a la reconvención, oponiéndose a la misma.
Celebrada la correspondiente audiencia previa, propuesta y admitida solo prueba documental, quedó el pleito visto para sentencia.
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Acciones ejercitadas y hechos probados.
a.- Acciones ejercitadas.
Se ejercita en el presente proceso una acción declarativa y de cesación de un uso ilegítimo de una marca registrada por el actor.
Por su parte, la parte demandada se opone a la demanda alegando que la utilización del signo por la demandada no supone infracción de la marca registrada objeto de autos.
A su vez, la demandada reconviniente ejercita una acción de CADUCIDAD de la marca registrada por el actor (aunque lo plantea como excepción y único motivo de oposición, luego en el suplico se habla de reconvención y este es el tratamiento procesal que se le ha dado).
Por su parte, la parte demandada se opone a la demanda reconvencional alegando la no concurrencia de motivos de caducidad.
En virtud de las acciones ejercitadas procede examinar, en primer lugar, la acción de caducidad de marca ya que, de estimar la misma, no procedería entrar a conocer de la acción de infracción por falta de legitimación activa ad causam, ya que el actor vería desaparecer el título legitimador de las acciones de infracción de marca.
b.- Hechos probados.
En cuanto a los hechos probados, relevantes a los efectos del proceso, podemos tener por cierto, con la documental aportada a los autos, que:
i.- Angustia es titular de una marca puramente denominativa, "Cartas a Dios" registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas con nº 2.737.814 (que fue renovada en 2016) para los servicios y productos de la clase
16 "publicaciones" [hay que tener en cuenta que la clase 16 del Convenio de Niza comprende principalmente el papel, los productos de papel y los artículos de oficina : Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta ]. En concreto, la clase 160179 lo es para publicaciones impresas.
ii.- KARMA FILMS S.L. está comercializando una película de nacionalidad francesa, titulada oficialmente como "Oscar et la dame rose" y que está distribuyendo con el título de "CARTAS A DIOS".
iii.- Angustia escribió un guion en 2011 titulado "Cartas a Dios".
iv.- Entre 2011 y 2019 la autora y titular de la marca presentó el guion a diferentes productoras, al menos en cinco - en los meses de octubre de 2011, enero de 2012, diciembre de 2016 y febrero de 2019- (documental de la contestación a la reconvención). Además, se presentó con él al IX premio SGAE de guion Julio Alejandro 2012.
Caducidad de marca.
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- Régimen jurídico.
El régimen jurídico de la caducidad de la marca viene establecido a partir del artículo 54 y ss LM, en la redacción dada por el artículo 1.27 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, (sin perjuicio de la norma aplicable al caso que nos ocupa) conforme al cual 1. Se declarará la caducidad de la marca mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:
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Cuando no hubiera sido usada conforme al artículo 39 de esta Ley .
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Cuando en el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada.
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Cuando a consecuencia del uso que de ella hubiera hecho el titular de la marca, o que se hubiera hecho con su consentimiento, para los productos o servicios para los que esté registrada, la marca pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de estos productos o servicios.
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Si la causa de caducidad solamente existiese para una parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, su declaración solo se extenderá a los productos o servicios afectados.
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Así mismo, la Oficina Española de Patentes y Marcas declarará la caducidad de la marca:
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Cuando no hubiere sido renovada conforme a lo previsto en el artículo 32 de la presente Ley.
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Cuando hubiera sido objeto de renuncia por su titular.
Así, podemos distinguir:
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- Caducidad por falta de uso.
Dice el artículo 57 LM que en la solicitud o demanda reconvencional de caducidad por falta de uso de la marca corresponderá al titular de la misma demostrar que ha sido usada con arreglo al artículo 39 o que existen causas justificativas de la falta de uso. No podrá declararse la caducidad de la marca si, en el intervalo entre la
expiración del período de cinco años a que se refiere el artículo 39 y la presentación de la solicitud o demanda reconvencional de caducidad, se hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca; no obstante, el comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres meses anterior a la presentación de la solicitud o demanda reconvencional de caducidad, plazo que empezará a correr en fecha no anterior a la de expiración del período ininterrumpido de cinco años de no utilización, no se tomará en cuenta si los preparativos para el inicio o la reanudación del uso se hubieran producido después de haber conocido el titular que la solicitud o demanda reconvencional de caducidad podría ser presentada.
Según el artículo 39 LM 1. Si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de su registro, la marca no hubiere sido objeto por parte de su titular de un uso efectivo en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a los límites y las sanciones previstos en el artículo 21, apartados 3 y 5, el artículo 41, apartado 2, el artículo 54, apartado 1, letra a) y el artículo 59, apartados 4 y 5, salvo que existan causas que justifiquen la falta de uso.
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La fecha de cinco años a que se refiere el apartado anterior, se iniciará a partir del día en que el registro de la marca sea firme. Esta fecha se anotará en el Registro de Marcas.
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Serán igualmente considerados como uso a efectos de lo dispuesto en el apartado 1:
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el uso de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta haya sido registrada, con independencia de si la marca está o no registrada asimismo a nombre del titular en la forma en que se use.
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poner la marca en los productos o en su presentación con fines exclusivamente de exportación.
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El uso de la marca con consentimiento del titular se considerará hecho por el titular.
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Se reconocerán como causas justificativas de la falta de uso de la marca las circunstancias obstativas que sean independientes de la voluntad de su titular, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios para los que esté registrada.
Según la STS de 18 de junio de 2010 se requiere, para que no pueda apreciarse caducidad de la marca por falta de uso:
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Un uso público y externo, es decir una presencia objetiva en el mercado para el que se concedido el signo, cuya configuración ha de mantenerse estable.
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Una constancia en el tiempo, es decir que las ventas de los productos marcados tengan continuidad, lo que excluye los actos esporádicos o aislados.
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Que el uso tenga la intensidad adecuada, lo que excluye el uso testimonial, el simulado o el aparente formal.
Para apreciar la realidad de los factores anteriores, singularmente la continuidad e intensidad, han de valorarse las circunstancias concurrentes, como la naturaleza (y precio) de los productos amparados, las características del mercado, la magnitud y frecuencia del uso de la marca y la dimensión de la empresa, entre otras circunstancias .
Desde un punto de vista casuístico, la jurisprudencia no ha considerado un uso efectivo y real si los productos portadores de la marca no son introducidos al mercado a través de los canales de distribución y los circuitos comerciales. O si la utilización tiene poca intensidad. O si la utilización es ficticia y se realiza de mala fe, generando confusión a los consumidores.
Finalmente, debemos destacar la SAP MAD 28ª...
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