SJMer nº 7, 15 de Septiembre de 2022, de Madrid
| Ponente | JUAN CARLOS PICAZO MENENDEZ |
| Fecha de Resolución | 15 de Septiembre de 2022 |
| ECLI | ECLI:ES:JMM:2022:13902 |
| Número de Recurso | 1362/2020 |
Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid.
Autos: 1362/20
SENTENCIA Nº.
En Madrid, a 15 de septiembre de 2022.
Vistos por mí, Juan Carlos Picazo Menéndez, los autos del presente Juicio Ordinario, procedo a dictar la siguiente resolución.
.
Por la representación procesal de HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO., LTD. se interpuso demanda de Juicio Ordinario contra HYUNDAI TECHNOLOGY, INC. solicitando: proceda a declarar las referidas marcas caducadas por falta de uso real y efectivo en relación con la categoría de productos para las que fueron concedidas, librando en su consecuencia los correspondientes mandamientos de cancelación de los registros a la OEPM, y condenando a la demandada a las costas del presente procedimiento para el caso de que se oponga a la presente demanda.
Por decreto se admitió a trámite la demanda, dándose traslado de la misma a la parte demandada para su contestación, la cual tuvo lugar, en tiempo y forma, interesando la desestimación de la demanda y la condena en costas del actor.
Celebrada la correspondiente audiencia previa, en la misma quedaron las partes citadas al acto de juicio. Practicadas las pruebas en su momento propuestas y admitidas, quedó el pleito visto para sentencia.
A los efectos previstos en el artículo 211.2 LEC, en relación con lo dispuesto en los artículos 434.1 y 447.1 LEC, se hace constar que dado el número de asuntos tramitados en el Juzgado y de señalamientos mercantiles pendientes de sentencia, no se ha podido dictar la presente dentro del plazo legalmente establecido.
.
Acciones ejercitadas y hechos controvertidos.
Se ejercita en el presente proceso una acción de caducidad por falta de uso de las marcas españolas nº 2643166 marca denominativa "HYUNDAI" y nº 2643164 marca figurativa.
Por su parte, la parte demandada se opone a la demanda alegando la no concurrencia de motivos de nulidad.
Caducidad de marca.
-
- Régimen jurídico.
El régimen jurídico de la caducidad de la marca viene establecido a partir del artículo 54 y ss LM, en la redacción dada por el artículo 1.27 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, (sin perjuicio de la norma aplicable al caso que nos ocupa) conforme al cual 1. Se declarará la caducidad de la marca mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:
-
Cuando no hubiera sido usada conforme al artículo 39 de esta Ley .
-
Cuando en el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada.
-
Cuando a consecuencia del uso que de ella hubiera hecho el titular de la marca, o que se hubiera hecho con su consentimiento, para los productos o servicios para los que esté registrada, la marca pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de estos productos o servicios.
-
-
Si la causa de caducidad solamente existiese para una parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, su declaración solo se extenderá a los productos o servicios afectados.
-
Así mismo, la Oficina Española de Patentes y Marcas declarará la caducidad de la marca:
-
Cuando no hubiere sido renovada conforme a lo previsto en el artículo 32 de la presente Ley.
-
Cuando hubiera sido objeto de renuncia por su titular.
Así, podemos distinguir:
-
-
- Caducidad por falta de uso.
Dice el artículo 57 LM que en la solicitud o demanda reconvencional de caducidad por falta de uso de la marca corresponderá al titular de la misma demostrar que ha sido usada con arreglo al artículo 39 o que existen causas justificativas de la falta de uso. No podrá declararse la caducidad de la marca si, en el intervalo entre la expiración del período de cinco años a que se refiere el artículo 39 y la presentación de la solicitud o demanda reconvencional de caducidad, se hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca; no obstante, el comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres meses anterior a la presentación de la solicitud o demanda reconvencional de caducidad, plazo que empezará a correr en fecha no anterior a la de expiración del período ininterrumpido de cinco años de no utilización, no se tomará en cuenta si los preparativos para el inicio o la reanudación del uso se hubieran producido después de haber conocido el titular que la solicitud o demanda reconvencional de caducidad podría ser presentada.
Según el artículo 39 LM 1. Si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de su registro, la marca no hubiere sido objeto por parte de su titular de un uso efectivo en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a los límites y las sanciones previstos en el artículo 21, apartados 3 y 5, el artículo 41, apartado 2, el artículo 54, apartado 1, letra a) y el artículo 59, apartados 4 y 5, salvo que existan causas que justifiquen la falta de uso.
-
La fecha de cinco años a que se refiere el apartado anterior, se iniciará a partir del día en que el registro de la marca sea firme. Esta fecha se anotará en el Registro de Marcas.
-
Serán igualmente considerados como uso a efectos de lo dispuesto en el apartado 1:
-
el uso de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta haya sido registrada, con independencia de si la marca está o no registrada asimismo a nombre del titular en la forma en que se use.
-
poner la marca en los productos o en su presentación con fines exclusivamente de exportación.
-
-
El uso de la marca con consentimiento del titular se considerará hecho por el titular.
-
Se reconocerán como causas justificativas de la falta de uso de la marca las circunstancias obstativas que sean independientes de la voluntad de su titular, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios para los que esté registrada.
Según la STS de 18 de junio de 2010 se requiere, para que no pueda apreciarse caducidad de la marca por falta de uso:
-
Un uso público y externo, es decir una presencia objetiva en el mercado para el que se concedido el signo, cuya configuración ha de mantenerse estable.
-
Una constancia en el tiempo, es decir que las ventas de los productos marcados tengan continuidad, lo que excluye los actos esporádicos o aislados.
-
Que el uso tenga la intensidad adecuada, lo que excluye el uso testimonial, el simulado o el aparente formal.
Para apreciar la realidad de los factores anteriores, singularmente la continuidad e intensidad, han de valorarse las circunstancias concurrentes, como la naturaleza (y precio) de los productos amparados, las características del mercado, la magnitud y frecuencia del uso de la marca y la dimensión de la empresa, entre otras circunstancias .
Desde un punto de vista casuístico, la jurisprudencia no ha considerado un uso efectivo y real si los productos portadores de la marca no son introducidos al mercado a través de los canales de distribución y los circuitos comerciales. O si la utilización tiene poca intensidad. O si la utilización es ficticia y se realiza de mala fe, generando confusión a los consumidores.
Finalmente, debemos destacar la SAP MAD 28ª 84/15, de 20 de marzo, conforme a la cual El titular de la marca tiene, como contrapartida al derecho de exclusiva que se le concede con su registro, la carga de usarla. El principio del uso obligatorio de la marca registrada es esencial, debiendo satisfacerse mediante su empleo de modo efectivo y real para los productos o servicios para los que se registró ( artículo 39.1 de la Ley 17/2001 ). El incumplimiento de la obligación de usar la marca en el plazo legalmente fijado (cinco años ininterrumpidos - artículo 39 de la Ley 17/2001 y artículo 4.1 de la Ley 32/1988 ) supone que, a falta de rehabilitación de la misma, puede ser declarada su caducidad por los tribunales ( artículo 55.1 de la Ley 17/2001 ) a instancia de tercero interesado en ello o alternativamente que pueda ser hecho valer como estrategia de defensa por parte del demandado para eludir una acción de nulidad relativa ( artículo 52.3 de la LM ) o incluso la de infracción ( artículo 41.2 de la LM ).
Para apreciar la caducidad basta con el mero hecho objetivo del transcurso del plazo legal en las circunstancias descritas en el tipo normativo, sin justificación suficiente para tal situación (pues la apreciación de causas justificativas para la falta de uso de un signo permitiría eludir la caducidad - artículo 39, nº 4, de la Ley de Marcas ).
El concepto de "uso real y efectivo" de la marca registrada ha sido analizado con detalle en la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2.005, como también lo ha sido el de "uso efectivo", que es el que se contempla en la normativa comunitaria, que ha sido tratado en el ámbito de la Unión Europea por las sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de marzo de 2003 y 13 de septiembre de 2007, en las que se considera que una marca es objeto de un uso efectivo, cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca; se subraya además que la apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse en la totalidad de...
-
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba