SJMer nº 7, 7 de Septiembre de 2022, de Madrid
| Ponente | JUAN CARLOS PICAZO MENENDEZ |
| Fecha de Resolución | 7 de Septiembre de 2022 |
| ECLI | ECLI:ES:JMM:2022:13899 |
| Número de Recurso | 320/2021 |
Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid.
Autos: 320/21
SENTENCIA Nº.
En Madrid, a 7 de septiembre de 2022.
Vistos por mí, Juan Carlos Picazo Menéndez, los autos del presente Juicio Ordinario, procedo a dictar la siguiente resolución.
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Por la representación procesal de REXSECUR SEGURIDAD GLOBAL, S.L. se interpuso demanda de Juicio Ordinario contra Benjamín solicitando:
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- Se declare la nulidad de la marca española M3655785 (mixta) REXSECUR, nulidad absoluta por existir mala fe por parte del solicitante en el momento de la solicitud de registro de la misma, registro que deberá ser cancelado en la Oficina Española de Patentes y Marcas y publicado en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.
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- Se declare la nulidad de la marca española M4049953 (mixta) REXSECUR SEGURIDAD GLOBAL, nulidad absoluta por existir mala fe por parte del solicitante en el momento de la solicitud de registro de la misma, registro que deberá ser cancelado en la Oficina Española de Patentes y Marcas y publicado en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.
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- Se declare la nulidad de la marca española M4049957 (mixta) REXSECUR GROUP, nulidad absoluta por existir mala fe por parte del solicitante en el momento de la solicitud de registro de la misma, registro que deberá ser cancelado en la Oficina Española de Patentes y Marcas y publicado en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.
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- Acumuladamente, se declare que la titularidad de los signos registrados de mala fe, M3655785, M4049953 y M4049957 corresponde a REXSECUR SEGURIDAD GLOBAL, S.L. según el artículo 2.2 de la Ley de Marcas, debiendo procederse a la inscripción de las mismas a favor de la demandante ante la O.E.P.M.
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-Se declare que el uso por el demandado de la denominación REXSECUR a título de marca para distinguir productos o servicios relacionados con la seguridad privada suponen una violación de los derechos de la actora, debiendo cesar en su uso el demandante y retirar del mercado cualquier distintivo, rótulo o manifestación que contenga dicha marca o denominación.
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- Todo ello con expresa imposición de costas al demandado.
Por decreto se admitió a trámite la demanda, dándose traslado de la misma a la parte demandada para su contestación, la cual tuvo lugar, en tiempo y forma por escrito de, interesando la desestimación de la demanda y la condena en costas del actor.
Celebrada la correspondiente audiencia previa, en la misma quedaron las partes citadas al acto de juicio. Practicadas las pruebas en su momento propuestas y admitidas, quedó el pleito visto para sentencia.
A los efectos previstos en el artículo 211.2 LEC, en relación con lo dispuesto en los artículos 434.1 y 447.1 LEC, se hace constar que dado el número de asuntos tramitados en el Juzgado y de señalamientos mercantiles pendientes de sentencia, no se ha podido dictar la presente dentro del plazo legalmente establecido.
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Acciones ejercitadas. Acumulación de acciones.
Se ejercita en el presente proceso acciones de nulidad de las marcas españolas registradas M3655785 REXSECUR, M4049953 REXSECUR SEGURIDAD GLOBAL y M4049957 REXSECUR GROUP y una de reivindicatoria de su titularidad.
Por lo que se refiere a la acumulación de acciones, dice la actora que la Audiencia Provincial, Sección 15 de Barcelona en sus sentencias de 14 de junio de 2016 y 17 de noviembre de 2017 ha reconocido que el actor puede pedir no sólo que se declare la nulidad del registro de la marca anterior por mala fe, sino también que se le reconozca a él como titular de ese signo y de los derechos inherentes al mismo, con el consiguiente cambio de titular del signo inscrito .
Pero lo cierto es que, al menos la SAP 473/17, de 17/11 hace referencia a un supuesto de acumulación subsidiaria. Es decir, principal reivindicatoria y, subsidiariamente, la de nulidad.
En el presente caso, la actora ejercita ambas acciones conjuntamente, es decir, cumulativamente: nulidad y reivindicatoria. Es por ello que no es aplicable la doctrina emanada de la AP de Barcelona.
Es más, las consecuencias de estimar una y otra acción, de nulidad y reivindicatoria, son totalmente incompatibles entre sí: la de nulidad busca, entre otras cuestiones, cancelar el registro de la marca en la OEPM; la reivindicatoria no pretende la cancelación del registro, sino el cambio de titularidad. Si se estima la de nulidad, como pretende la actora, se debería proceder a cancelar el registro ( registro que deberá ser cancelado en la Oficina Española de Patentes y Marcas y publicado en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial ), por lo que difícilmente podría darse trámite a lo solicitado con la reivindicatoria ( debiendo procederse a la inscripción de las mismas a favor de la demandante ante la O.E.P.M. ). Consideramos, pues, que al ser incompatibles las acciones conforme al artículo 71.3 LEC ( 3. Será incompatible el ejercicio simultáneo de dos o más acciones en un mismo juicio y no podrán, por tanto, acumularse cuando se excluyan mutuamente o sean contrarias entre sí, de suerte que la elección de una impida o haga ineficaz el ejercicio de la otra u otras ) debemos desestimar ab initio la acción ejercitada en segundo lugar, como es la reivindicatoria.
Nulidad de marca.
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- Régimen jurídico.
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Causas de nulidad.
La nulidad del derecho de marca viene establecido por las prohibiciones de registro. Así, si un signo distintivo ya registrado contraviene una prohibición de registro, adolecerá de nulidad, que deberá ser declarada por la propia OEPM y, vía reconvencional, por los Tribunales, según la reforma de los artículos 51 y 52 de la Ley de Marcas por Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre
Las prohibiciones de registro pueden ser:
- Absolutas: reguladas en el artículo 5 LM, que obedecen a causas de interés general y su infracción es causa de nulidad absoluta, art. 51 LM.
- Relativas: reguladas en los artículos 6 a 10 LM, obedecen a causas de interés particular y su infracción es causa de nulidad relativa, art. 52 LM.
En todo caso, no se podrá solicitar la nulidad de la marca invocando una causa de nulidad distinta de las enumeradas en los artículos 51 y 52 LM, ya que las causas de nulidad son tasadas, es decir, son un numeros clausus .
A.- Las causas de nulidad absoluta vienen reguladas en el artículo 51 LM, que conforme a la nueva redacción, señala que 1. El registro de la marca podrá declararse nulo mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante demanda reconvencional en una acción por violación de marca:
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Cuando contravenga lo dispuesto en el artículo 5 de la presente Ley .
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Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe.
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La acción para pedir la nulidad absoluta de una marca registrada es imprescriptible.
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No podrá ser declarada la nulidad de una marca, cuando habiéndose registrado contraviniendo el artículo 5, apartado 1, letras b), c) o d), dicha marca hubiera adquirido, antes de la fecha de presentación de la solicitud de nulidad o demanda reconvencional de nulidad, un carácter distintivo para los productos o servicios para los cuales esté registrada por el uso que se hubiera hecho de ella por su titular o con su consentimiento.
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Si la causa de nulidad solamente existiese para una parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, su declaración solo se extenderá a los productos o servicios afectados.
Hemos de destacar que ha desaparecido de la nueva regulación, como causa de nulidad absoluta, la falta de legitimación del solicitante. Por el contrario, se mantiene exclusivamente, como casusa de nulidad absoluta.
a.- La contravención de las prohibiciones absolutas establecidas por el artículo 5 de la Ley, a saber:
* Una marca registrada sin aptitud distintiva y sin susceptibilidad de representación gráfica.
* Marca carente de carácter distintivo, descriptivo o que sea habitual. Esta causa de nulidad absoluta puede subsanarse si se demuestra que después de su registro, mediante el uso, la marca ha adquirido carácter distintivo.
* Una marca registrada infringiendo cualquiera de las restantes prohibiciones absolutas del artículo 5.
b.- La concurrencia de mala fe en la solitud de la marca.
La mala fe es un concepto jurídico indeterminado, deberá ser determinado por los tribunales al resolver los casos correspondientes. Se puede decir que es lo contrario a la buena fe, y en general, implica un fraude real o implícito o una intención de confundir o engañar a tercero u otro propósito perverso.
Al respecto, dice la STS 302/16, de 9/05 que para apreciar mala fe se ha de atender a que:
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Que el solicitante supiera o debiera saber que un tercero (en este caso, la actora) venía utilizando un signo confundible con la marca solicitada.
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La intención del solicitante de impedir que un tercero (nuevamente, la demandante) continúe utilizando un signo.
B.- Las causas de nulidad relativa está recogidas en el artículo 52 LM, que conforme a la nueva redacción dice que 1. El registro de la marca podrá declararse nulo mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante demanda reconvencional en una acción por violación de marca cuando contravenga lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9 y 10.
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El titular de un derecho anterior de los contemplado en los artículos 6, 7, 8 y 9.1 que haya tolerado el uso de una marca posterior registrada durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso, no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior basándose en dicho derecho anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, salvo que la solicitud de esta se hubiera efectuado de...
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