SAP Valencia 250/2023, 29 de Marzo de 2023
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 29 Marzo 2023 |
| Emisor | Audiencia Provincial de Valencia, seccion 9 (civil) |
| Número de resolución | 250/2023 |
ROLLO NÚM. 000752/2022
L
SENTENCIA NÚM.: 250/23
Ilustrísimos Sres.:
MAGISTRADOS DOÑA PURIFICACIÓN MARTORELL ZULUETA DOÑA BEATRIZ BALLESTEROS PALAZÓN DON JORGE DE LA RÚA NAVARRO
En Valencia a veintinueve de marzo de dos mil veintitrés.
Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado DON/ DOÑA BEATRIZ BALLESTEROS PALAZON, el presente rollo de apelación número 000752/2022, dimanante de los autos de Juicio Ordinario [ORD] - 000535/2021, promovidos ante el JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 3 DE VALENCIA, entre partes, de una, como apelante a Justino, representado por el Procurador de los Tribunales MARIA RAMIREZ VAZQUEZ, y de otra, como apelados a EVE MON CROIS SL representado por el Procurador de los Tribunales JORGE ENRIQUE CASTELLO GASCO, en virtud del recurso de apelación interpuesto por Justino .
La Sentencia apelada pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado del JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº
3 DE VALENCIA en fecha 22-6-2022, contiene el siguiente FALLO: " Estimo la demanda prrincipral y desestimo la demanda reconvencional y, a su raznn, realizo los siguientes prronunciamientos:
-
Declaro: I. La nulidad de la marca esprañola nº 4058563 (8) "TEMCO" prara los prroductos designados en la clase 9, con efcacia retroactiva de este prronunciamiento desde el momento de su registro.
-
Condeno al demandado don Justino : I. A estar y prasar pror la anterior declaracinn de nulidad marcaria, librando atento ofcio al Director de la Ofcina Esprañola de Patentes y Marcas, con testimonio de la sentencia, a fn de que prroceda a inscribir la nulidad de la marca esprañola nº 4058563 (8) "TEMCO", en el Registro de Marcas, y a la prublicacinn de la citada cancelacinn en el Boletn Ofcial de la Propriedad Industrial. II. Al prago de las costas prrocesales causadas."
Que contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por Justino, dándose el trámite previsto en la Ley y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial, tramitándose la alzada con el resultado que consta en las actuaciones.
Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.
Planteamiento
La representación de D. Justino se alza contra la sentencia de fecha 22 de junio de 2022 dictada por el Ilmo. Magistrado titular del Juzgado Mercantil núm. 3 de Valencia recaída en el juicio ordinario 535/2021 que estima la demanda interpuesta por la representación procesal de Eve Mon Crois, S.L. y Tecnotemco, S.L., en ejercicio de una acción de nulidad de la marca por mala fe y subsidiariamente por riesgo de confusión, y desestima la reconvención formulada por la parte recurrente en ejercicio de una acción de infracción marcaria.
El procedimiento tiene por objeto la marca española 40585638 (8) "TEMCO", figurativa, registrada para la clase 9, cuyo registro se solicitó por el demandado el 3 de marzo de 2020.
Por un lado, la parte actora ejercitaba la acción de nulidad por registro de mala fe, ex art. 51.1.b) LM y, subsidiariamente, acción de nulidad por riesgo de confusión, ex art. 52.1 y 6.1 LM.
Por otro lado, la parte demandada interpuesto demanda reconvencional ejercitando acción de infracción de su marca nacional juntamente con acción de abstención y cesación, retirada y destrucción e indemnización de daños y perjuicios.
La sentencia estima la acción ejercitada por la demandada y desestima la demanda reconvencional formulada por el demandado, con expresa imposición de costas a la parte demandada.
Una vez describe las posiciones de las partes, enumera los hechos probados en el proceso y comienza su enjuiciamiento analizando la acción ejercitada por la parte actora. La estimación de esta acción conlleva la desestimación de la reconvención. Considera acreditada la preexistencia de los registros marcarios nacionales y comunitarios de la sociedad Eve Mon Crois, S.L., su estructura societaria, la condición de licenciataria de la marca TecnoTemco de TecnoTemco, S.L., su implantación en el mercado y su funcionalidad marcaria; que existieron relaciones comerciales de las actoras con el demandado por lo menos en el año 2018 para la adquisición y distribución de los productos de las actoras; que el registro marcario del demandado reproduce los signos preexistentes de las actoras para los mismos servicios y productos causando interferencias en las funcionalidades marcarias y afirma que se trata de un registro especulativo porque no se acredita que lo haya usado con intensidad suficiente sino que su finalidad fue entorpecer el giro comercial de las actoras.
A estas circunstancias aplica la jurisprudencia emanada de las SSTS de 15 de diciembre de 2017, 14 de febrero de 2018 y la STJUE de 11 de junio de 2009 y concluye que se trata de un evidente y claro ejemplo de mala fe y de un comportamiento intensamente antijurídico.
Añade que las actoras han usado la marca denominada TEMCO desde 2010 y en 2017 solicitaron, adicionalmente, su registro comunitario, de carácter figurativo, que incluía ese elemento de manera más amplia y singular, constando el uso de TEMCO, habiendo variado el uso habitual de este signo. El registro del demandado consiste en la reproducción parcial del signo previamente registrado por la actora como marca comunitaria y en la misma forma en que había variado el uso habitual del signo. Resulta incompatible con el previo registro nacional de TEMPO y se usa para productos y servicios de la misma clase.
Este registro y uso no era desconocido para el demandado, profesional del sector especializado de distribución; además tuvieron relaciones comerciales previas al registro del demandado; y, por ello, tuvo una finalidad especulativa y parasitaria.
El recurso de apelación de la parte actora se sustenta en dos motivos.
En primer lugar, uno de carácter procesal, consistente en la falta de motivación de las excepciones procesales planteadas en la demanda e infracción del art. 218 LEC. Se trata de dos excepciones distintas.
1) Efecto de cosa juzgada administrativa, que fue desestimada en el acto de la audiencia previa y formuló la oportuna protesta. Las actoras consintieron el registro del demandado porque no se opusieron ante la OEPM, aunque este órgano les comunicó la petición de su registro (documento 4, página 2). Añade que la propia actora intentó posteriormente registrar el logo tras el requerimiento del demandado y la OEPM lo denegó por oposición del demandado y que no ha recurrido la resolución de la OEPM en vía administrativa, por lo que esta decisión adquiere cosa juzgada y fuerza ejecutiva. Cita la STJS Madrid de 22 de abril de 2021 (sin identificar).
2) Falta de legitimación activa de TecnoTEMCO, S.L. Denuncia que la sentencia no menciona esta excepción, que en los contratos de licencia no existe contraprestación económica (documentos 7 a 13), se trata de un entramado de sociedades creadas al efecto, no están inscritos en registros ni constan en documentos públicos y no hay prueba de las fechas. Niega que tuviera relación comercial con TecnoTEMCO, S.L.; no cabe acción de esta sociedad frente al demandado y que no constaba el logo que supuestamente se licenciaba.
El segundo motivo de su recurso, en cuanto al fondo, invoca error en la valoración de la prueba. Expone que la parte actora es titular de la marca denominativa Temco, sin logo, registrada en 2010 y que en 2016 registró la marca comunitaria figurativa TecnoTEMCO; que el demandado registró en 2020 su marca figurativa TEMCO
que no tiene incompatibilidad con la marca comunitaria porque se diferencia en un 70%; que después de su registro tuvo conocimiento que la actora había modificado su logo para usar uno igual al suyo y le requirió el cese y por ello la actora solicitó el registro del nuevo logo el 30 de diciembre de 2020, lo que supone un reconocimiento que tenía ningún tipo de prevalencia sobre el demandado ni derecho de marca anterior y la OEPM se lo denegó y no recurrió.
Añade que, además, anteriormente la actora hacía uso de otro logo que consta en el documento 2 de la contestación, que no ha sido impugnado y supone un reconocimiento; y que existen una gran cantidad de marcas que emplean el signo TEMCO en España y en el mundo (documento 5 y 6), así como el tipo de letra que se emplea (documento 8 y 9).
A continuación entra a analizar la contradicción e incompatibilidad de los signos de las partes, tal como denunció en su contestación y reconvención.
Reitera continuamente la actitud de la actora por la falta de personación ante la OEPM y la falta de recurso de la decisión de este órgano como conductas determinantes del consentimiento de la actora, ligándolo con la doctrina de los actos propios.
Otro argumento que mención es un acto preparatorio que habría desarrollado, en cuanto al diseño que habría encargado en el año 2015, y el prototipo de un modelo de utilidad registrado en 2017 (documento 10).
Dedica tres párrafos a la defensa de la reconvención, considerando que resulta evidente la mala de la de la actora que emplea el signo registrado por el demandado para productos del mismo sector.
La parte actora y demandada reconvenida se opone al recurso de apelación. En cuanto a la excepción de cosa juzgada administrativa, afirma que se decidió en el acto de la audiencia previa, que se enumeran resoluciones de la OEPM sobre distintas marcas y ello no produce efectos de cosa juzgada y que se trata de resoluciones administrativas y no judiciales que no tienen cabida en el art. 222 LEC. Añade que la falta de oposición al registro de la OEPM es un hecho nuevo del recurso ( art. 456 LEC) y que ninguna norma prohíbe instar la nulidad del registro porque no se haya opuesto al mismo ante la OEPM, sin que exista relación con la STSJ de Madrid que cita.
Respecto la...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba