SAP Madrid 272/2023, 23 de Marzo de 2023
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 272/2023 |
| Fecha | 23 Marzo 2023 |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID
SECCIÓN 28
ROLLO DE APELACIÓN Nº 785/2022 .
Procedimiento de origen: Juicio Ordinario nº 1320/2017.
Órgano de Procedencia: Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid.
Parte recurrente: ALFA CONSULTING EMPRESARIAL, S.L.
Procurador: D. Fernando González-Concheiro Álvarez
Letrado: D. Carlos González-Concheiro Álvarez
Parte recurrida: ARDENTIA, S.L.
Procurador: D. Luis Sánchez González
Letrado: D. Fernando Vázquez Cueto
SENTENCIA nº 272/2023
En Madrid, a veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés.
VISTOS, en grado de apelación, por la Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados D. Gregorio Plaza González, D. Enrique García García y D. Fernando Caballero García, los presentes autos de juicio ordinario sustanciados con el núm. 1320/2017 ante el Juzgado de lo Mercantil núm. Nueve de Madrid, pendientes en esta instancia al haber apelado la parte demandada la Sentencia que dictó el Juzgado el día siete de julio de dos mil veintiuno.
Ha comparecido en esta alzada la demandante ARDENTIA, S.L. representada por el Procurador de los Tribunales D. Fernando González-Concheiro Álvarez y asistida del Letrado D. Carlos González-Concheiro Álvarez, así como la demandada ALFA CONSULTING EMPRESARIAL, S.L., representada por el Procurador de los Tribunales D. Luis Sánchez González y asistida del Letrado D. Fernando Vázquez Cueto.
La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del siguiente tenor: "FALLO: Que estimando la demanda presentada por ARDENTIA, S.L. representada por el Procurador Sr. Sánchez González, contra ALFA CONSULTING EMPRESARIAL, S.L. representada por el Procurador Don Fernando González-Concheiro Álvarez, debo declarar y declaro que el registro de la marca española M3631697 "CELTIA" mixta, a nombre de la demandada se hizo en fraude de los derechos de la actora, estimando la acción de reintegración ordeno el cambio de titularidad de dicha marca a nombre de la entidad mercantil ARDENTIA, S.L. con subrogación de los derechos que ostenta la demandada sobre la misma.
Las costas procesales se imponen a la parte demandada."
Contra la anterior Sentencia interpuso recurso de apelación la parte demandada y, evacuado el traslado correspondiente, se presentó escrito de oposición, elevándose los autos a esta Audiencia Provincial, en donde fueron turnados a la presente Sección y, seguidos los trámites legales, se señaló para la correspondiente deliberación, votación y fallo el día veintitrés de marzo de dos mil veintitrés.
Ha intervenido como Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Gregorio Plaza González.
ARDENTIA, S.L. interpuso demanda de juicio ordinario contra ALFA CONSULTING EMPRESARIAL, S.L. por la que solicitaba:
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- De modo principal, se estime la acción reivindicatoria de la marca de la demandada, la marca española M3631697 " CELTIA ", mixta, registrada en clase 14 a nombre de la demandada, y en consecuencia se declare que dicha marca fue solicitada en fraude de los derechos de la actora, que procede la reivindicación del registro de dicha marca a favor de la actora, y se ordene el cambio de titularidad de la misma a favor de la entidad mercantil ARDENTIA, S.L., con subrogación de los derechos que hoy ostenta la demandada sobre la misma, y notificación del cambio de titularidad a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) para su inscripción a nombre de la demandante. Todo ello conforme al art. 2 de la Ley de Marcas .
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- Subsidiariamente, para el caso de que no se estime la acción reivindicatoria referida, se declare la nulidad absoluta de la marca española M3631697 " CELTIA ", mixta, registrada en diversos productos de la clase 14 a nombre de la demandada, con arreglo a lo dispuesto en el art. 51.1.b) de la Ley de Marcas, por haber sido solicitada de mala fe, y se expida mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) para que se proceda a la cancelación de dicho registro marcario, una vez firme la sentencia, y a la publicación de la cancelación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. Todo ello conforme a lo dispuesto en el art. 61 de la Ley de Marcas .
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- Subsidiariamente, para el caso de que no se estime ninguna de las anteriores acciones, se declare la nulidad relativa de la marca española M3631697 " CELTIA ", mixta, registrada en diversos productos de la clase 14 a nombre de la demandada, con arreglo a lo dispuesto en los art. 52.1 y 6.2.d) de la Ley de Marcas 66
por riesgo de confusión y asociación con la marca notoria no inscrita de la demandada "CELTIA ORFEBRES" en los mismos productos de la clase 14, y se expida mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) para que se proceda a la cancelación de dicho registro marcario, una vez firme la sentencia, y a la publicación de la cancelación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. Todo ello conforme a lo dispuesto en el art. 61 de la Ley de Marcas .
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- Subsidiariamente, para el caso de que no se estime ninguna de las acciones anteriores, conforme a los arts. 4 y 32 de la Ley de Competencia Desleal y al art. 7 del Código Civil,
a)- se declare que la solicitud de la marca española M3631697 " CELTIA ", mixta, registrada en clase 14 constituye un acto de competencia desleal, conjuntamente con el requerimiento de burofax de 4 de marzo (enviado en abril) de 2017, y el escrito de oposición de 4 de mayo de 2017, todos ellos actos de la demandada, que son contrarios al art. 4 de la Ley de Competencia Desleal y al art. 7 del Código Civil, y en consecuencia se ordene la cancelación de la marca M3631697 " CELTIA ", con mandamiento a la OEPM de la sentencia una vez firme.
b)- en su defecto, se declaren los actos indicados en la letra a) constitutivos de conducta desleal por contraria al art. 4 de la Ley de Competencia Desleal y al art. 7 del Código Civil, y se tenga por no formulada la oposición de la demandada a la solicitud por la actora de la marca M3657764 " CELTIA ORFEBRES ", en clases 14 y 35, y se expida mandamiento al efecto a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), de forma que puedan convivir ambas marcas en conflicto.
c)- en su defecto, se declare conducta desleal de la demandada la consistente en los actos de requerimiento por medio de burofax de 4 de marzo (enviado en abril) de 2017, y el escrito de oposición de 4 de mayo de 2017, y contrarios al art. 4 de la Ley de Competencia Desleal y al art. 7 del Código Civil, o en su defecto al menos se declare como conducta desleal la oposición formulada por la demandada contra la solicitud por la actora de la marca M3657764 " CELTIA ORFEBRES ", en clases 14 y 35, contraria al art. 4 de la Ley de Competencia Desleal y al art. 7 del Código Civil, y en todos los casos se tenga por no formulada dicha oposición y se expida mandamiento al efecto a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), de forma que puedan convivir ambas marcas en conflicto. 67
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- En el caso de estimación de la acción reivindicatoria o de declaración de nulidad o cancelación de la marca M3631697 " CELTIA ", se condene a la demandada, al cese de cualquier uso de la marca M3631697 " CELTIA " o de marca que contenga la denominación "CELTIA" o similar en el ámbito de la orfebrería y joyería, o en caso de que no haya realizado uso alguno al tiempo de dictar sentencia, se prohíba en el futuro a la demandada al uso de la marca M3631697 " CELTIA " o de marca que contenga la denominación "CELTIA" o similar en el ámbito de la orfebrería, en todos los casos, en clase 14 ó 35 u otra clase para productos o servicios que guarden identidad, similitud o relación aplicativa con los protegidos por la marca CELTIA ORFEBRES, bien la no inscrita o la solicitada con el número M3657764 " CELTIA ORFEBRES ", y en caso de estimación de la acción de nulidad relativa, en relación con los productos y servicios a que alcanza la protección de una marca notoria con arreglo al artículo 8 de la Ley de Marcas.
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- Se condene a la demandada a la publicación de la sentencia a su costa en dos revistas especializadas del sector de la joyería o en su defecto en dos diarios de difusión nacional.
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- Se condene a la demandada a las costas del procedimiento, con arreglo al principio del vencimiento.
La demandante desarrolla su actividad como taller de joyería de plata y esmalte al fuego de carácter fundamentalmente artesanal.
Los productos de ARDENTIA, S.L. cuentan con la garantía y el sello de GALICIA CALIDADE, de la entidad pública GALICIA CALIDADE, S.A., que certifica la calidad de productos gallegos.
ARDENTIA, S.L. usa la marca notoria no registrada "CELTIA ORFEBRES":
Su difusión no sólo se refiere al ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, como lo demuestra, entre otros, el Certificado de 21 de abril de 2017 emitido por IFEMA Feria de Madrid, en relación con el Certamen MadridJoya, Salón Internacional de la Joya Urbana y de Tendencia, con expresa referencia a 3 marcas de ARDENTIA, S.L.:
- CELTIA PLATA
- CELTIA PLATA DEL MUNDO
- CELTIA ORFEBRES
Por otro lado, ARDENTIA, S.L. es titular del nombre de dominio "celtiaorfebres.es" desde el 24 de junio de 2008.
La demandada es titular de la marca española M3631697, concedida en fecha 6 de marzo de 2017 para designar productos de la clase 14 del Nomenclátor internacional: "Metales preciosos y sus aleaciones; artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos."
Considera la demanda que entre ambas marcas existe riesgo de confusión.
La actora solicitó el 21 de marzo de 2017 el registro de la marca M3657764 "CELTIA ORFEBRES", mixta, para designar productos y servicios de las clases 14 y 35.
ALFA CONSULTING EMPRESARIAL, S.L. formalizó oposición al registro en virtud de su marca registrada.
Se alega la...
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