SJMer nº 2 2/2023, 11 de Enero de 2023, de Barcelona
| Ponente | ALVARO LOBATO LAVIN |
| Fecha de Resolución | 11 de Enero de 2023 |
| ECLI | ECLI:ES:JMB:2023:55 |
| Número de Recurso | 89/2022 |
Juzgado de lo Mercantil nº 02 de Barcelona
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Procedimiento ordinario (Materia mercantil art. 249.1.4) - 89/2022 -P
Materia: Demandas materia de marcas y diseño industrial
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Beneficiario: Juzgado de lo Mercantil nº 02 de Barcelona
Concepto: 2240000004008922
Parte demandante/ejecutante: NUBE, S.L.
Procurador/a: Ignacio De Anzizu Pigem
Abogado/a: MARIA MOLINA GARCIA, Juan Luis Gracia Albero Parte demandada/ejecutada: Dionisio
Procurador/a: Araceli Garcia Gomez
Abogado/a:
SENTENCIA Nº 2/2023
Magistrado: Alvaro Lobato Lavin
Barcelona, 11 de enero de 2023
La entidad NUBE, SL, a través de su representante procesal, presentó una demanda contra el Sr. Dionisio . Admitida a trámite, se emplazó y se le dio traslado de a la parte demandada.
El demandado compareció y solicitó la intervención provocada de la comunidad de herederos del Sr. Emiliano ; que desestimé por Auto de 9.06.2022.
Tras lo cual, el demandado contestó la demanda, y admitida se convocó a las partes a la audiencia previa.
En la fecha señalada, comparecieron las partes, manifestaron la imposibilidad de llegar a un acuerdo; y fijados los hechos controvertidos, se acordó recibir el pleito a prueba.
La parte actora propuso la prueba documental aportada; la más documental que aportó en el acto, y el interrogatorio del demandado, al que renunció.
La parte demandada propuso la documental aportada, el interrogatorio del legal representante de NUBE, SL -a la que renunció con posterioridad-, y la testifical del Sr. Evaristo .
Admitidos todos los medios de prueba, se señaló una fecha para la celebración del juicio.
En el día señalado, las partes comparecieron al acto de juicio y atendida la imposibilidad injustificada de practicar la testifical del Sr. Evaristo, las partes formularon sus conclusiones; tras lo cual quedaron los autos conclusos para dictar sentencia.
Acción ejercitada
La parte actora ejercita una acción de nulidad de la marca española n.º 3.623.535 > en la clase 36 para servicios de seguros, financieros, monetarios e inmobiliarios, por mala fe en el registro. En contra, la parte demandada solicita que se desestime la demanda.
Con carácter previo a analizar esta acción, conviene tener en cuenta las consideraciones doctrinales que expongo a continuación.
Consideraciones doctrinales sobre la nulidad de marcas por solicitud de registro de mala fe
El art. 51.1 b) de la Ley de Marcas dispone la nulidad absoluta del registro cuando al presentar la solicitud el solicitante hubiera actuado de mala fe.
A este respecto, la Audiencia Provincial de Barcelona indica que
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Cuando posteriormente resulta que el registro como marca se hizo sin la intención de utilizarla, únicamente con el propósito de impedir la entrada de un tercero en el mercado.
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La naturaleza de la marca registrada, cuando el signo consista en la forma o presentación del producto y la libertad de elección de los competidores pueda venir restringida por consideraciones de orden técnico o comercial, de forma que la marca pueda llegar a impedir la comercialización de productos comparables.
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El grado de notoriedad de que goza un signo en el momento de presentar la solicitud, pues ese grado de notoriedad podría justificar el interés del solicitante en garantizar una protección jurídica lo más amplia posible.
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El concepto de mala fe, que ha sido incorporado al artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, procede de la Directiva 89/104/CEE, cuyo art. 3.2. letra d) describe como causa de nulidad absoluta del registro de la marca que el solicitante hubiera actuado de mala fe. El sentido de esa expresión es susceptible de incorporar dos concepciones distintas sobre la buena fe: de una parte, la buena fe en sentido subjetivo o psicológico, que puede ser entendida como la ignorancia de una situación jurídica (el que registra una marca sin saber que existe otra anterior); de otra, en sentido objetivo, ético o como estándar de conducta ( art. 7 CC). Por tanto, la mala fe presupone el conocimiento del derecho de un tercero, pero exige algo más, que objetivamente se considere que el registro es censurable desde la perspectiva del ordenamiento jurídico.
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La jurisprudencia se ha decantado por esa segunda concepción objetiva de la mala fe, de manera que no considera suficiente, para estimar que existe mala fe, el previo conocimiento, en el momento del registro, de la existencia de otros signos con los que se podría confundir. Buena muestra de ello es la STS de 22 de Junio del 2011 (ROJ: STS 4281/2011 ), que afirma: " Esa sanción por violación de la buena fe, que opera a modo de válvula del sistema, permite valorar el comportamiento de quien solicita el registro, no a la luz del resto del ordenamiento marcario, sino comparándolo, en un plano objetivo, con el modelo de conducta que, en la situación concreta a considerar, fuera socialmente exigible -en ese plano la buena fe está referida a un estándar o arquetipo, como señalaron las sentencias 760/2010, de 23 de noviembre y 462/2009, de 30 de junio, ésta en relación con el artículo 3, apartado 2, de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre -, aunque sin prescindir del plano subjetivo -en el que la buena fe se identifica con un estado psicológico de desconocimiento o creencia errónea, que como toda equivocación, ha de ser disculpable para poder tomarse en consideración-".
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En el mismo sentido se pronuncia la STJUE de 11 de junio de 2009, antes citada, que en sus parágrafos 40 y 41 dice lo siguiente:
"(40) Sin embargo, es necesario señalar que la circunstancia de que el solicitante sepa o deba saber que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, desde hace tiempo un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita no basta, por si sola, para acreditar la existencia de la mala fe del solicitante.
(41) Por consiguiente, procede tomar en consideración igualmente la intención del solicitante en el momento de presentar la solicitud de registro con el fin de apreciar la existencia de la mala fe".>> ( SAP Barcelona, Sección 15.ª, n.º 2361/2019, de 17 de diciembre de 2019, ROJ: SAP B 15921/2019)
Expuestas las anteriores consideraciones, para contextualizar la controversia voy a relacionar a continuación los hechos que considero probados.
Hechos probados
Los hechos que considero probados son los siguientes:
Las partes están conformes en que PACHA es un grupo de empresas español, fundado por el Sr. Evaristo en Sitges en 1967; cuya sede central y discoteca más conocida se encuentra en Ibiza, donde está presente desde 1973. A partir de entonces la marca PACHA obtuvo fama internacional, y adoptó sus principales distintivos, como la imagen corporativa de dos cerezas.
Asimismo, están de acuerdo en que, en el año 2017, el fondo de capital riesgo TRILANTIC EUROPE adquirió el GRUPO PACHA; momento a partir del cual empezó una fase de reorganización, rediseño de estrategias de consolidación y expansión, y potenciamiento de las actividades core del grupo, incluidas las de hostelería.
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