SJMer nº 1 54/2022, 27 de Abril de 2022, de Alicante
| Ponente | GUSTAVO ANDRES MARTIN MARTIN |
| Fecha de Resolución | 27 de Abril de 2022 |
| ECLI | ECLI:ES:JMA:2022:12895 |
| Número de Recurso | 491/2020 |
JUZGADO DE LO MERCANTIL NÚMERO 1 DE ALICANTE, DE MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA. PROCEDIMIENTO: Juicio Ordinario nº 806-2019
SENTENCIA nº 54/22 En Alicante, a 27 de abril de 2022. Vistos por mí, don Gustavo Andrés Martín Martín, magistrado-juez del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante, de Marca de la Unión Europea de España, los autos de Juicio Ordinario con nº 491/2020-T, en el que es parte demandante- reconvenida la entidad mercantil Bodegas Vega Sicilia, S.A. representada por el Procurador de los Tribunales D. José Luis Córdoba Almela, y asistida por el Letrado don Carlos González-Bueno Catalan de Ocon; y parte demandada-reconviniente la entidad mercantil Bodegas Nuestro de Díaz Bayo, S.L. representada por la Procuradora de los Tribunales doña Amanda Tormo Moratalla, y asistidas por el Letrado don Pedro Merino Baylos; habiendo versado el presente procedimiento sobre ACCIONES DE NULIDAD, INFRACCIÓN MARCARIA, ACCION DE COMPETENCIA DESLEAL, ACCIÓN DE CESACIÓN Y DE REMOCIÓN, ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS, ACCIÓN DE PUBLICACIÓN DE SENTENCIA, dicto la presente sentencia.
El día 7 de octubre de 2019, la entidad mercantil Bodegas Vega Sicilia, S.A. representada por el Procurador de los Tribunales D. José Luis Córdoba Almela, y asistida por el Letrado don Carlos GonzálezBueno; presentó en este Juzgado escrito de demanda de juicio ordinario contra la entidad mercantil Bodegas Nuestro de Díaz Bayo, S.L. SEGUNDO.- Admitida que fue a trámite la citada demanda, se emplazó a la parte contraria para que la contestase, cosa que hizo la representación procesal de la entidad demandada mediante escrito presentado en este Juzgado el día 30 de 2020. La demandada formulaba al mismo tiempo acción reconvencional contra la entidad mercantil Bodegas Vega Sicilia, S.A. TERCERO.- en fecha 17 de noviembre de 2020 se presentaba escrito de contestación a la demanda reconvencional por parte de Bodegas Vega Sicilia, S.A. CUARTO.- El día 1 de marzo de 2021 tuvo lugar el acto de la audiencia previa, con el resultado que obra en autos. Citadas las partes a la vista, la misma se llevó a cabo el día 22 de febrero de 2022 donde se practicó la prueba propuesta y admitida en su día. Formuladas las conclusiones, quedaron los autos vistos para sentencia. QUINTO.- En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales, salvo las relativas al plazo para dictar sentencia, habida cuenta del volumen y complejidad de los asuntos de los que conoce este Juzgado, de la que esta sentencia es un claro exponente. Al mismo tiempo, se ha producido un retraso dada la suspensión de actuaciones procesales a causa de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, siendo necesario reajustar la agenda del presente juzgado.
Posiciones de las partes.I. Bodegas Vega Sicilia, S.A. A. Títulos de propiedad industrial. a) marca Unión Europea nº 002472348, VEGA SICILIA, figurativa, clase 33, fecha de solicitud 21 de noviembre de 2001.
33 Vinos, espirituosos y licores. b) marca española nº M1017172, BODEGAS VEGA SICILIA, denominativa, clase 33, fecha de solicitud 16 de julio de 1983 c) marca española nº M0967826, VINO FINO DE MESA VEGASICILIA COSECHA "UNICO", mixta, clase 33, fecha de solicitud 27 de febrero de 1981
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Acciones ejercitadas. La parte actora-reconvenida terminaba solicitando que se dictase sentencia con los siguientes pronunciamientos: i. Acción declarativa de marca renombrada Se declare que la marca VEGA SICILIA (DOC. 1) es una marca renombrada. ii. Acción declarativa de nulidad. Se declare que la marca PETIT VEGA (DOC. 12) y el nombre comercial BODEGAS Y VIÑEDOS PETIT VEGA (DOC. 13) son nulos (nulidad absoluta) por haber sido solicitados de mala fe-3. Subsidiariamente, se declare que la marca PETIT VEGA y el nombre comercial BODEGAS Y VIÑEDOS PETIT VEGA son nulos (nulidad relativa) por incurrir en las prohibiciones de los artículos 6.1.b) LM y /o 8.1 LM . iii. Acción de competencia desleal. Se declare que DIAZ BAYO ha incurrido en actos de competencia desleal (confusión y/o aprovechamiento de la reputación ajena). iv. Acción de cesación
6. A cesar en el uso de la marca PETIT VEGA y del nombre comercial BODEGAS Y VIÑEDOS PETIT VEGA. v. Acción de remoción A retirar de sus almacenes y del mercado (distribuidores y establecimientos) las etiquetas infractoras. vi. Acción de indemnización 9. Al pago a la actora de una indemnización que se determinará a lo largo de este procedimiento y/o en fase de ejecución (F.D. 10º). vii. Acción de publicación. 10. A la publicación a costa de la demandada de la Sentencia que se dicte en dos periódicos de tirada nacional.
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Bodegas Nuestro de Díaz Bayo, S.L. A. Títulos propiedad industrial. a) Marca española M3698454(X), PETIT VEGA, denominativa, clase 33, fecha de solicitud 29/01/2018. b) Nombre comercial N0391699(5) - BODEGAS Y VIÑEDOS PETIT VEGA, clase 33, fecha de solicitud 27/11/2018. III. Acciones ejercitadas. i. Acción declarativa de nulidad. Declare la nulidad de la Marca de la UE No. 2.472.348 "VEGA SICILIA", titularidad de BODEGAS VEGA SICILIA, S.A. por estar incursa en la prohibición absoluta de registro del artículo 7.1.j) RMUE .
ii. Objeto del debate. Sentado lo anterior, el objeto del presente debate deberá comenzar por examinar las acciones de nulidad presentadas contra las diferentes marcas, comenzando por las nulidades planteadas en la demanda reconvencional para posteriormente, analizar las planteadas en la demanda inicial dado que la validez de las marcas de la actora es antecedente lógico y necesario para que prosperen las acciones de infracción de derechos de propiedad industrial que se alegan en el presente caso.
la nulidad de la Marca de la UE No. 2.472.348 "VEGA SICILIA", titularidad de BODEGAS VEGA SICILIA, S.A. por estar incursa en la prohibición absoluta de registro del artículo 7.1.j) RMUEI. Alegaciones de la parte demandada-reconviente. La Marca de la Unión Europea No. 2.472.348 "VEGA SICILIA" (figurativa), fue solicitada el 21 de noviembre de 2001 y registrada el 22 de abril de 2003 para productos de la Clase 33 (vinos, espirituosos y licores). Sin embargo, la Denominación de Origen PDO-IT-A0801 "SICILIA" fue registrada con fecha anterior -19 de febrero de 1999-, también para vinos elaborados en la región italiana de Sicilia. Como veremos a continuación, el registro de dicha marca es incompatible con la Denominación de Origen anterior, en tanto que el vino distinguido con la marca "VEGA SICILIA" de la actora no tiene el origen geográfico indicado. También veremos que a BODEGAS VEGA SICILIA ya se le ha denegado al menos una marca con la denominación "VEGA SICILIA" por reproducir ilícitamente dicha Denominación de Origen protegida. Alegaciones de la parte demandante-reconvenida. El artículo 7.1 j) RMUE, establece que "se denegará el registro de las marcas cuyo registro se deniegue con arreglo a la legislación de la Unión o el Derecho nacional, o a los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o el Estado miembro de que se trate, y que confieran protección a denominaciones de origen e indicaciones geográficas". La jurisprudencia ha establecido que dicha prohibición impera siempre que la indicación geográfica pueda identificarse con certeza en la marca impugnada; y ello con independencia de si puede o no inducir a error al público o si conlleva un riesgo de confusión para éste por lo que respecta al origen del producto. Como límite a dicha prohibición, se prevé el artículo 102.2 del Reglamento (UE) No. 1308/2013, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios, que permite el uso y mantenimiento de una marca que incluya una Denominación de Origen protegida cuando la marca haya sido usada y/o registrada de buena fe con anterioridad al registro de la denominación en cuestión. Sin embargo, en el presente caso dicho límite no es aplicable ya que la marca ahora impugnada es posterior a la Denominación de Origen.
Asimismo, como veremos en el apartado IV más abajo, la jurisprudencia también ha concluido que es irrelevante a efectos del análisis de la prohibición absoluta del artículo 7.1.j) RMUE la posible existencia de una familia de marcas o de renombre de marcas idénticas o similares anteriores. protegida cuando la marca haya sido usada y/o registrada de buena fe con anterioridad al registro de la denominación en cuestión. Sin embargo, en el presente caso dicho límite no es aplicable ya que la marca ahora impugnada es posterior a la Denominación de Origen. Asimismo, como veremos en el apartado IV más abajo, la jurisprudencia también ha concluido que es irrelevante a efectos del análisis de la prohibición absoluta del artículo 7.1.j) RMUE la posible existencia de una familia de marcas o de renombre de marcas idénticas o similares anteriores. Teniendo en cuenta lo anterior, es innegable que la marca impugnada (Marca de la UE No. 2.472.348 "VEGA SICILIA") incorpora la Denominación de Origen protegida "SICILIA" en su totalidad y de forma claramente identificable. Sin embargo, es un hecho reconocido de contrario que los productos distinguidos por el titular de la marca impugnada se elaboran en Valbuena de Duero, esto es, en Valladolid, España. Es más, si acudimos a las
distintas etiquetas del producto que incorpora dicha marca podemos ver que se incluye la Denominación de Origen "RIBERA DEL DUERO": Por lo tanto, es más que evidente que la Marca de la UE No. 2.472.348 "VEGA SICILIA" incorpora la anterior Denominación de Origen protegida "SICILIA" para productos con un origen distinto al de dicha Denominación de Origen. Con fecha 9 de febrero de 2017, el Tribunal General de la Unión Europea, en el asunto T-696/15, desestimó...
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