STSJ Comunidad de Madrid 402/2022, 23 de Junio de 2022
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 402/2022 |
| Fecha | 23 Junio 2022 |
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
C/ General Castaños, 1, Planta 1 - 28004
33009710
NIG: 28.079.00.3-2021/0003428
Procedimiento Ordinario 79/2021
RECURSO 79/2021
SENTENCIA NÚMERO 402/2022
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
------- ---- Iltmos. Señores:
Presidente.
D. José Daniel Sanz Heredero
Magistrados:
D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez
D. José Ramón Chulvi Montaner
D. Álvaro Domínguez Calvo
Dña. Mª Soledad Gamo Serrano
------------------------------En la villa de Madrid, a veintitrés de junio de dos mil veintidós.
Visto por la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, compuesta por los Ilmos. Magistrados referenciados al margen, el recurso núm. 79/2021, interpuesto por Red Bull GMBH, representada por Dª. Rosa Sorribes Calle y defendida por D. Jordi Güell Serra, en materia de propiedad industrial, figurando como parte demandada la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, representada y defendida por el Abogado del Estado y D. Juan Luis,
representado por Dª. Amparo Balbastre Llorens y defendido por D. Santiago Soler Lerma, siendo la cuantía indeterminada.
Ha sido Magistrada ponente la Ilma. Sra. Dª. María de la Soledad Gamo Serrano, quien expresa el parecer de la Sala.
En fecha 12 de febrero de 2021 Dª. Rosa Sorribes Calle, en representación de Red Bull GMBH, interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 14 de diciembre de 2020, desestimatoria del recurso de alzada entablado frente a la dictada el 25 de septiembre de ese mismo año, el cual fue admitido a trámite por Decreto de 16 de febrero, reclamándose la remisión del expediente administrativo y emplazándose a la Administración demandada.
El 13 de abril de 2021 se formalizó en tiempo y forma la demanda, en la que venían a exponerse, en síntesis, los siguientes hechos y motivos de impugnación: en fecha 12 de noviembre de 2019, D. Juan Luis presentó, ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, solicitud de marca española nº 4043049, BOU, en clase 25 del Nomenclátor Internacional, formulándose oposición por Red Bull GMBH en base a sus marcas prioritarias núm. 017363037 y 010780229 y a las prohibiciones contempladas en los artículos 6.1.b) y 8.1 de la Ley de Marcas, siendo finalmente concedida la nueva marca, resolución que fue confirmada en vía de alzada; contrariamente a lo que afirma la resolución impugnada, la marca solicitada es incompatible con la marca de RED BULL consistente en un toro rojo embistiendo, pues ambos gráficos se resuelven con los mismos elementos principales y se disponen compositivamente siguiendo los mismos criterios, de modo que se obtienen soluciones con estructuras básicas que son coincidentes, debiendo tenerse en cuenta que en las comparaciones entre marcas gráficas lo que debe ser puesto de manifiesto en el análisis es la estructura subyacente responsable de su reconocimiento y que dependerá de la presencia y disposición de los elementos que intervienen en la composición del gráfico en cuestión como un todo y no como suma de partes; las dos marcas tienen esencialmente la misma solución en todos sus elementos (toro en posición de ataque/ embistiendo visto de forma lateral, con cola hacia arriba, patas traseras estiradas, patas delanteras recogidas y utilización del color rojo, completamente inusual en relación con la figura de un toro), siendo la inclusión en la marca solicitada del vocablo "BOU" inscrita dentro de la figura del toro prácticamente ilegible, además de ser el término "BOU" el equivalente de "BULL" -toro- en valenciano, catalán y mallorquín; existiendo, por otra parte, no ya semejanza sino identidad aplicativa, concurre el riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas porque existe un riesgo razonable de que el público pueda pensar que las prendas de vestir, el calzado y los artículos de sombrerería con la marca tengan el mismo origen empresarial que las prendas de vestir, el calzado y los artículos de sombrerería RED BULL; asimismo, aunque el público no confunda las marcas, puede pensar que la marca impugnada es una extensión marcaria de RED BULL y que los productos proceden de RED BULL o de una empresa/persona vinculada, circunstancia que también da lugar a riesgo de confusión en el sentido del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas; concurren además los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el artículo 8.1 de la referida Ley, porque el uso de la marca solicitada puede implicar un aprovechamiento indebido del carácter distintivo y el renombre de las marcas prioritarias de RED BULL, habiéndose acreditado en el procedimiento administrativo que las marcas de RED BULL son también marcas renombradas en la clase 41, en relación con la organización y patrocinio de numerosos eventos y actividades deportivas y culturales.
Tras invocar los fundamentos de derecho estimados pertinentes en apoyo de su pretensión terminaba solicitando la parte demandante en su escrito que, previos los trámites oportunos, se dictase en su día Sentencia por la que, con estimación del recurso contencioso-administrativo, se declaren nulos y sin efecto los acuerdos recurridos y, en su lugar, se declare la denegación de la marca, con todos los demás pronunciamientos a que hubiere lugar.
Del escrito de demanda se dio el oportuno traslado, formulando el Abogado del Estado escrito de contestación en el que venía a oponerse a las pretensiones deducidas de contrario y a interesar su desestimación, resumidamente, previa exposición de la normativa y doctrina jurisprudencial aplicables: por existir entre el signo concedido y los oponentes, como indica la resolución recurrida, suficientes diferencias fonéticas y denominativas y presentar, igualmente, desde un punto de vista gráfico, diferencias tanto gráficas como de impacto visual por lo que, pese a las semejanzas -no identidad- entre los ámbitos aplicativos, no se produce un riesgo de confusión ni deviene aplicable la prohibición contenida en el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas; por reconocer la OEPM el renombre alegado de las marcas oponentes A 017363037 y A 010780229, pero aplicado exclusivamente en el ámbito de las bebidas energéticas y no en el sector de la moda, a que se refiere la clase 25 objeto del expediente, de forma que al no existir conexión, no se podrá originar el invocado
aprovechamiento indebido, en menoscabo del carácter distintivo o del renombre de dichos signos anteriores; y por carecer de relevancia los precedentes administrativos y jurisprudenciales que cita la recurrente en su escrito de demanda, al constituir la concesión o denegación de la inscripción un acto reglado y no discrecional, en el que nunca puede entrar en juego el precedente.
Por similares consideraciones vino a oponerse a la demanda, solicitando su desestimación, el codemandado
D. Juan Luis, a través de su representación procesal.
Acordado el recibimiento del pleito a prueba fueron admitidas las documentales propuestas por la actora e inadmitida, por innecesaria, la propuesta por la codemandada, siendo evacuado por las partes trámite de conclusiones escritas, con el resultado que consta y señalándose para votación y fallo, lo que tuvo lugar el día 9 de junio de 2022.
En la tramitación del procedimiento se han observado las prescripciones legales.
A los que son de aplicación los consecuentes,
Es objeto del presente recurso la pretensión de que se declare la disconformidad a Derecho y anule la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 14 de diciembre de 2020, desestimatoria del recurso de alzada entablado frente a la dictada el 25 de septiembre de ese mismo año, de concesión de la marca núm. 4.043.049, ("BOU"), figurativa, para productos o servicios en clase 25 del Nomenclátor Internacional, por su compatibilidad con las marcas previas de la Unión Europea núm. 017363037 y 010780229, inscritas a favor de la recurrente en alzada en la misma clase del Nomenclátor.
La precitada resolución estima que no procede aplicar en el caso concreto la causa de prohibición de registro contenida en el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, por existir entre la marca solicitada y los signos prioritarios suficientes diferencias y no concurrir, por tanto, los presupuestos determinantes de la prohibición de registro prevista en el indicado precepto legal, no existiendo una similitud o semejanza entre los signos en comparación y los ámbitos de aplicación respectivos que pueda generar un riesgo de confusión y/o de asociación en los consumidores de los productos o servicios y siendo de aplicación el renombre de las marcas oponentes A 017363037 y A 010780229 dentro de las bebidas energéticas, no pudiendo existir conexión e implicar un aprovechamiento indebido o un- menoscabo del carácter distintivo o del renombre de dichos signos anteriores.
El análisis de la cuestión controvertida aconseja partir del concepto legal de marca que ofrece la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, en su artículo 4, a cuyo tenor " Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y b) ser representados en el...
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