STSJ Comunidad de Madrid 375/2022, 13 de Junio de 2022
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 375/2022 |
| Fecha | 13 Junio 2022 |
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
C/ General Castaños, 1, Planta 1 - 28004
33009730
NIG: 28.079.00.3-2021/0003393
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 77/2021
SENTENCIA NÚMERO 375
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
Ilustrísimos señores:
Presidente :
D. José Daniel Sanz Heredero
Magistrados:
D. Juan López de Hontanar Sánchez
D. José Ramón Chulvi Montaner
D. Álvaro Domínguez Calvo
Dª. Mª. Soledad Gamo Serrano
En la villa de Madrid, a 13 de junio de 2022.
Visto por la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, compuesta por los Ilmos. Magistrados referenciados al margen, el procedimiento ordinario número 77/2021, interpuesto por el Procurador de los Tribunales Don Victorio Venturini Medina, en nombre y representación de la entidad THE POLO/LAUREN COMPANY L.P., contra la Resolución dictada por el Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas en fecha 4 de diciembre de 2020, que procedió a estimar parcialmente el recurso de alzada interpuesto por la mercantil MODAS ALEJO S.L. contra la resolución dictada el 16 de julio de 2020, mediante la cual: 1) se cancelaba la variante 1 del diseño 0530651 por existencia de riesgo de confusión con la marca anterior M-4040840, propiedad de D. Celso y por falta de carácter singular, así como por existencia de riesgo de confusión y vulneración del renombre de las marcas anteriores M- 1253881 y MUE-11943578, de las que es titular la mercantil THE POLO LAUREN COMPANY L.P. y 2) se cancelaba la variante 2 del diseño
industrial 0530651 por carecer de carácter singular y por existir riesgo de confusión con la marca anterior M-3569374, titularidad de D. Celso .
Ha sido parte demandada la Oficina Española de Patentes y Marcas, representada y defendida por el Abogado del Estado.
Ha sido Magistrado ponente el Ilmo. Sr. D. Álvaro Domínguez Calvo, quien expresa el parecer de la Sala.
En fecha 4 de diciembre de 2020 la Oficina Española de Patentes y marcas dicta resolución mediante la cual procedió a estimar parcialmente el recurso de alzada interpuesto por la mercantil MODAS ALEJO S.L. contra la resolución dictada el 16 de julio de 2020, mediante la cual: 1) se cancelaba la variante 1 del diseño 0530651 por existencia de riesgo de confusión con la marca anterior M-4040840, propiedad de
D. Celso y por falta de carácter singular, así como por existencia de riesgo de confusión y vulneración del renombre de las marcas anteriores M-1253881 y MUE-11943578, de las que es titular la mercantil THE POLO LAUREN COMPANY L.P. y 2) se cancelaba la variante 2 del diseño industrial 0530651 por carecer de carácter singular y por existir riesgo de confusión con la marca anterior M-3569374, titularidad de D. Celso .
En virtud de la estimación parcial del recurso de alzada, la Oficina procedió a conceder a MODAS ALEJO s.l. la inscripción de la variante 1 del diseño industrial 0530651.
Contra la mencionada resolución judicial la representación procesal de la entidad THE POLO LAUREN COMPANY L.P. interpuso en tiempo y forma recurso contencioso-administrativo en base a las alegaciones que se hacen constar en el escrito de recurso, las cuales se tienen por reproducidas en aras a la brevedad.
El Abogado del Estado, en representación de la Oficina Española de Patentes y Marcas, contestó la demanda solicitando la desestimación del recurso y la confirmación de la resolución impugnada, con base en las alegaciones efectuadas en su escrito de contestación.
Tras la tramitación oportuna, por esta Sala se señaló para votación y fallo el día 9 de junio de 2022, lo que así ha tenido lugar.
A los anteriores antecedentes de hecho son de aplicación los siguientes
Como hemos indicado en el antecedente de hecho primero de esta sentencia, el objeto del recurso contencioso-administrativo viene constituido por la Resolución dictada en fecha 4 de diciembre de 2020 por la Oficina Española de Patentes y Marcas, en virtud de la cual procedió a estimar parcialmente el recurso de alzada interpuesto por la mercantil MODAS ALEJO S.L. contra la resolución dictada el 16 de julio de 2020, mediante la cual:
1) se cancelaba la variante 1 del diseño 0530651 por existencia de riesgo de confusión con la marca anterior M-4040840, propiedad de D. Celso y por falta de carácter singular, así como por existencia de riesgo de confusión y vulneración del renombre de las marcas anteriores M-1253881 y MUE-11943578, de las que es titular la mercantil THE POLO LAUREN COMPANY L.P. y
2) se cancelaba la variante 2 del diseño industrial 0530651 por carecer de carácter singular y por existir riesgo de confusión con la marca anterior M-3569374, titularidad de D. Celso .
En virtud de la estimación parcial del recurso de alzada, la Oficina procedió a conceder a MODAS ALEJO S.L. la inscripción de la variante 1 del diseño industrial 0530651.
El objeto de la controversia suscitada en el presente recurso, interpuesto por la mercantil THE POLO LAUREN COMPANY L.P., se ciñe en consecuencia a dilucidar la conformidad a derecho de la concesión del diseño industrial 530651 en su variante 1.
Inicialmente la Oficina denegó el registro de dicho diseño, si bien posteriormente en la alzada se produjo el cambio de criterio.
Como decimos, en la primera resolución la Oficina procedió a estimar la oposición de la mercantil ahora recurrente.
Si bien la oposición de la mercantil recurrente se había basado en sus marcas prioritarias M 1253881 y MUE 11943578, en el recurso contencioso administrativo se refiere únicamente a esta última.
Sobre ella la Oficina inicialmente considera, en su primera resolución:
1) Que el diseño es nuevo (art. 6 LD 20/2003), ya que ya que "las principales diferencias consisten en que el diseño 1 impugnado es de color negro sólido y la textura del tejido es gruesa mientas que en la marca oponente el color es gris y la textura es de un bordado con hilo fino. Además, en la marca oponente, se aprecia la montura del caballo y la ropa del jinete, que casi no se observan en el diseño 1 y que carece de la maza que se observa en la marca oponente.
2) Carece de carácter singular, pues, aunque se observan diferencias como el color, la textura más gruesa en el diseño 1 y una vista más frontal en la marca oponente, "las proporciones y la posición del caballo son muy similares. En ambos casos se encuentra un jinete con un casco y una visera, orientado hacia la izquierda, a lomos de un caballo en una posición muy parecida. Teniendo en cuenta que el grado de libertad del autor para desarrollar el diseño es muy amplio, se considera que la impresión general que produce en el usuario informado no difiere de la impresión general producida en dicho usuario por la marca oponente y carece de carácter singular".
3) Además, dado que el diseño impugnado es similar a las marcas oponentes y los productos son similares, siendo estas notorias, se considera que el diseño 1 incorpora las marcas oponentes e implica riesgo de confusión en el público.
Sin embargo, en la resolución del recurso de alzada se considera lo siguiente:
"Con respecto al carácter singular, a pesar del alto grado de libertad del autor antes examinado, entendemos que existen diferencias entre los diseños enfrentados que no pasarán inadvertidas por el usuario informado, creando una impresión general diferente.
Así, el caballo del diseño impugnado es mucho más robusto que el que figura en los diseños oponentes, que aparece más estilizado y definido. Igualmente, los diseños anteriores muestran una figura deportiva de un jugador de polo en el momento de golpear la brocha o pelota con el mazo, elementos que no se encuentran incluidos en el diseño cancelado que muestra únicamente un jinete. Estas diferencias resultan enfatizadas en el caso de la MUE anterior 11943578, pues representa la figura en una versión más realista y con un fondo gis, frente a la figura negra de la variante 1 del diseño núm. 0530651.
Por lo anterior, se considera que la variante del diseño núm. 0530651 reviste carácter singular.
En cuanto al riesgo de confusión, podemos afirmar existen suficientes diferencias gráficas y conceptuales entre los distintivos enfrentados pues estos únicamente coinciden en el hecho de representar una figura humana a lomos de un caballo, siendo, por lo demás, su concreta configuración y disposición gráfica distinta. Así, como apuntamos anteriormente, frente a la figura robusta del jinete o caballista representado en el diseño solicitado, las marcas oponentes muestran inequívocamente un jugador de polo, en un caballo más estilizado y que porta un taco en posición de movimiento, representándose en color negro con trazos blancos (en el caso de la marca anterior núm. 1253881) y en color gris y con detalles más realistas (en el caso de la MUE anterior núm. 11943578).
Por su parte, en cuanto los ámbitos aplicativos, las marcas anteriores se encuentran registradas, entre otros, para productos de la clase 25 del nomenclátor internacional consistentes en vestidos, calzados y sombrerería. Por lo tanto, existe semejanza aplicativa con respecto a la ornamentación de prendas confeccionadas cuyo uso prevé la variante 1 del diseño impugnado al tener la misma naturaleza, finalidad y público destinatario.
Aplicando las pautas anteriores al caso que nos ocupa y aun teniendo en cuenta la semejanza aplicativa existente, no concurren los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el artículo 6.1 b) LM pues las diferencias gráficas y conceptuales existentes entre los signos enfrentados crean una impresión de conjunto distinta,...
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