STSJ Comunidad de Madrid 334/2022, 26 de Mayo de 2022
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 334/2022 |
| Fecha | 26 Mayo 2022 |
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
C/ General Castaños, 1, Planta 1 - 28004
33009730
NIG: 28.079.00.3-2020/0022558
Procedimiento Ordinario 569/2020
RECURSO 569/2020
SENTENCIA NÚMERO 334/2022
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
-------Ilustrísimos señores:
Presidente:
D. José Daniel Sanz Heredero
Magistrados:
D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez
D. José Ramón Chulvi Montaner
D. Álvaro Domínguez Calvo
Dª. María de la Soledad Gamo Serrano
En la villa de Madrid, a veintiséis de mayo de dos mil veintidós.
Visto por la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, compuesta por los Ilmos. Magistrados referenciados al margen, el recurso núm. 569/2020, interpuesto por Madrid Club Fútbol Femenino, representado por Dª. Amparo Ramírez Plaza y defendido por D. José Luis de Castro Hermida en materia de propiedad industrial, figurando como parte demandada la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, representada y defendida por el Abogado del Estado y Real Madrid, Club de Fútbol, representado por D. Santiago Tesorero Díaz y defendido por D. Salvador Orlando Albás, siendo la cuantía indeterminada.
Ha sido Magistrada ponente la Ilma. Sra. Dª. María de la Soledad Gamo Serrano, quien expresa el parecer de la Sala.
En fecha 20 de noviembre de 2020 Dª. Amaro Ramírez Plaza, en representación de Madrid Club Fútbol Femenino, interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 17 de septiembre de 2020, desestimatoria del recurso de alzada entablado contra la dictada el 17 de julio de ese mismo año, el cual fue admitido a trámite por Decreto de 15 de diciembre, reclamándose la remisión del expediente administrativo y emplazándose a la Administración demandada.
El 24 de febrero de 2021 se formalizó en tiempo y forma la demanda, en la que venían a exponerse, en síntesis, los siguientes hechos y motivos de impugnación: en fecha 2 de agosto de 2019 la recurrente presentó ante la Oficina Española de Patentes y Marcas la solicitud de registro para la marca "MADRID CFF", de naturaleza mixta, para servicios encuadrados en la clase 41 del Nomenclátor Internacional de la Clasificación de Niza, formulando oposición a la solicitud Real Madrid, Club de Fútbol sobre la base de sus registros de marca prioritarios nacionales nº 3669001 "MCF", mixta, y de la Unión Europea nº 12342671 "MCF", mixta, 13445895 "RMCF", denominativa y 4349692 "MCF REALMADRID", mixta y siendo, finalmente, denegado el registro; comparando las pretensiones, fundamentos y argumentos probatorios sostenidos por la hoy demandante tanto en su escrito de contestación al suspenso recaído en el procedimiento de solicitud de la marca nº 4030502 "MCFF" como en el posterior recurso de alzada administrativo contra la denegación de dicha marca con los pronunciamientos contenidos en la resolución de denegación de la marca y de desestimación de tal recurso habremos de concluir con toda rotundidad que, en absoluto, pueden considerarse cumplidos los requisitos de congruencia, exhaustividad y motivación exigibles a las resoluciones administrativas para que cumplan con la función que les corresponde, omitiendo cualquier pronunciamiento sobre la doctrina de los actos propios que había invocado la solicitante; la marca aspirante no es nueva en el tráfico comercial sino que ha venido usándose con profusión e intensidad en el sector de las competiciones futbolísticas durante más de diez años para distinguir a uno de los más conocidos equipos de fútbol femenino por trayectoria y éxitos, no pudiendo pensarse en buena lógica que la existencia de la misma no haya llegado en estos diez años al conocimiento de la entidad oponente, que es también un club de fútbol y que, aun teniendo conocimiento de dicha marca y del uso de la misma, no ha emprendido ninguna iniciativa ni por la vía privada ni por la judicial contra la misma por considerar que ciertamente no le afectaba, dadas las diferencias intrínsecas entre marcas y por dedicarse aquélla específicamente al fútbol femenino, que no se encontraba hasta fechas recientes entre las especialidades a que se consagraba el Real Madrid Club de Fútbol, actitud omisiva de la entidad hoy oponente que ha generado en el solicitante de la marca impugnada la legítima creencia de que con su marca no invadía el ámbito de protección de las marcas prioritarias ostentadas por el Real Madrid Club de Futbol y que, por tanto, el uso y el registro de la misma era perfectamente legítimo; no concurre en este caso, por otra parte, riesgo alguno de confusión para el consumidor, dadas las diferencias existentes entre las marcas en pugna y la trascendencia limitada de las semejanzas existentes, relativas todas ellas a elementos genéricos y usuales de escasa distintividad, y ello máxime teniendo en cuenta que la presencia de la marca aspirante en el mundo del fútbol en general y, en particular, en el ámbito del fútbol femenino ha sido continuada, constante e intensa desde 2010, resultando por tanto una marca bien conocida por el público aficionado al fútbol femenino, que es un público especializado y bien informado, al tratarse de una especialidad deportiva de difusión todavía limitada, habiendo compartido las marcas en pugna, al menos desde el año 2010, su presencia en las competiciones futbolísticas, femenina y masculina respectivamente, y en los medios de prensa deportivos, convivencia que se ha producido hasta la fecha de modo pacífico y sin colisiones; por último, dejando al margen la concurrencia de carácter renombrado en las marcas oponentes, relativas al afamado en España y resto del mundo equipo de fútbol Real Madrid, no concurren en el supuesto varias de los requisitos exigidos en la norma para gozar de la especial protección que otorga el artículo 8.1 de la Ley de Marcas.
Tras invocar los fundamentos de derecho estimados pertinentes en apoyo de su pretensión terminaba solicitando la parte demandante en su escrito que, previos los trámites oportunos, se dictase en su día Sentencia por la que, con estimación del recurso contencioso-administrativo, se revoque la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 17 de septiembre de 2020, por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto contra la resolución del mismo órgano administrativo de 17 de julio de 2020 por la que se denegó el registro de la marca nº 4030502 "MADRID CFF" en clase 41 solicitada por Madrid Club Fútbol Femenino, anulándola y dictando otra en su lugar más ajustada a Derecho, por la que se disponga la debida concesión de tal marca en la indicada clase, todo ello con imposición de las costas procesales a la Administración demandada.
Del escrito de demanda se dio el oportuno traslado, formulando el Abogado del Estado escrito de contestación en el que venía a oponerse a las pretensiones deducidas de contrario y a interesar su desestimación, resumidamente, previa exposición de la normativa y doctrina jurisprudencial aplicables, por existir una evidente similitud, tanto denominativa como fonética, entre el signo cuyo registro se pretende y las marcas prioritarias derivada de la coincidencia en las letras "CF" y, respecto de la marca oponente de la Unión Europea, en el término "Madrid", además de la existencia de elementos en común desde el punto de vista gráfico que, atendida la identidad entre los servicios o actividades identificados por los signos, justifica la aplicación de la prohibición contenida en el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas, además de la aplicabilidad al caso del régimen de las marcas renombradas, careciendo de relevancia los precedentes administrativos y jurisprudenciales que cita la recurrente en su escrito de demanda, al constituir la concesión o denegación de la inscripción un acto reglado y no discrecional, en el que nunca puede entrar en juego el precedente.
Por similares consideraciones vino a oponerse a la demanda, solicitando su desestimación, la codemandada Real Madrid, Club de Fútbol, a través de su representación procesal.
Acordado el recibimiento del pleito a prueba fue propuesta y admitida documental, en exclusiva, evacuando oportunamente las partes trámite de conclusiones escritas, con el resultado que consta y señalándose para votación y fallo, lo que tuvo lugar el día 12 de mayo de 2022.
En la tramitación del procedimiento se han observado las prescripciones legales.
A los que son de aplicación los consecuentes,
Es objeto del presente recurso la pretensión de que se declare la disconformidad a Derecho y anule la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 17 de septiembre de 2020, desestimatoria del recurso de alzada entablado contra la dictada el 17 de julio de ese mismo año, de denegación de la marca núm. 4.030.502, "MADRID CFF" (mixta) para distinguir productos o servicios en clase 41 del Nomenclátor Internacional, por su incompatibilidad con las marcas previas nacional núm. 3.669.001 "MCF" y de la Unión Europea núm. 004349692 "MCF REALMADRID", 012342671 "MCF" y 013445895 "RMCF".
La precitada resolución estima que procede aplicar en el caso concreto la causa de prohibición de registro contenida en el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, por existir entre la marca solicitada y los signos prioritarios semejanzas determinantes de la concurrencia de los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el indicado precepto legal, al...
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