SJMer nº 4 230/2022, 7 de Marzo de 2022, de Barcelona
| Ponente | ALFONSO MERINO REBOLLO |
| Fecha de Resolución | 7 de Marzo de 2022 |
| ECLI | ECLI:ES:JMB:2022:2828 |
| Número de Recurso | 442/2019 |
JUZGADO MERCANTIL Nº 4 BARCELONA
SECCIÓN DE PATENTES
Dña. Yolanda Ríos López
D. Florencio Molina López
D. Alfonso Merino Rebollo
Juicio Ordinario núm. 442/2019-MI y 693/2019-MI
SENTENCIA Nº 230/2022
En Barcelona, a 7 de marzo de 2022
Caso : Utilización del DHA para el tratamiento de una patología asociada con el daño celular oxidativo.
Magistrado : don Alfonso Merino Rebollo.
S
Don Daniel Font Berkhemer, Procurador de los Tribunales, actuando en nombre y representación de Brudy Technology, S. L., (en adelante Brudy) presentó demanda de juicio ordinario contra Laboratorios Thèa,
S. A., ejercitando una acción de infracción de la patente ES 2.384.701, una acción de reclamación de daños y perjuicios y una acción de publicación de la sentencia, con los hechos y fundamentos de derecho referidos en su escrito, dando lugar a las presentes actuaciones.
Don Daniel Font Berkhemer, Procurador de los Tribunales, actuando en nombre y representación de Brudy Technology, S. L., (en adelante Brudy) presentó demanda de juicio ordinario contra Esteve Pharmaceuticals, S. A., ejercitando una acción de infracción de la patente ES 2.384.701, una acción de reclamación de daños y perjuicios y una acción de publicación de la sentencia, con los hechos y fundamentos de derecho referidos en su escrito, dando lugar al Juicio Ordinario 693/2019 de este Juzgado.
Emplazadas las demandadas arriba reseñadas presentaron escrito de contestación oponiéndose a las pretensiones de la actora en los términos que constan. A su vez, Thèa formuló excepción procesal de nulidad de la patente y Esteve formuló reconvención (en ambos casos con carácter subsidiario) con los hechos y fundamentos de derecho referidos en sus escritos.
Emplazada la actora presentó escrito de contestación a la reconvención oponiéndose a dichas pretensiones en los términos que constan.
El día 18 de julio de 2019 este Juzgado dictó auto por medio del cual acumuló a este proceso el Juicio Ordinario 693/2019 que se llevaba también en este Juzgado.
La audiencia previa se celebró en fecha de 18 de marzo de 2021 en la que las partes propusieron las pruebas que constan en acta para acreditar los hechos controvertidos.
El juicio se celebró los días 12, 13 y 14 de enero de 2022 en el que se practicó la prueba admitida y, tras la formulación de conclusiones, quedaron las actuaciones vistas y conclusas para sentencia.
La presente cuestión jurídica fue sometida, el día 4 de marzo de 2022, a consideración de la Sección de Patentes del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona, integrada por Dña. Yolanda Ríos López (coordinadora), D. Florencio Molina López y Don Alfonso Merino Rebollo, en cumplimiento estricto del protocolo de Estatuto del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona, aprobado por acuerdo de 15 de julio de 2014 de la Comisión Permanente del CGPJ, revisado por Acuerdo de la Comisión Permanente CGPJ de 18 de febrero de 2016 y de 22 de noviembre de 2018.
Hechos no controvertidos .
1. Son hechos relevantes para resolver el presente litigio y no controvertidos entre las partes ( ex art. 281.3 LEC) los siguientes:
1.1.- La actora Brudy Technology, S. L., es titular de la Patente Europea EP 1.963.825 (en adelante EP825) validada en España con el número ES 2.384.701 (en adelante, ES701), que lleva por título "Utilización del DHA para el tratamiento de una patología asociada con el daño celular oxidativo".
1.2.- La patente ES701 reivindica diversas prioridades, a saber:
a) 21.12.2005 de la patente ES 200503202.
b) 25.09.2006 de la patente ES 200602417.
c) 25.09.2006 de la patente ES 200602418.
d) 20.12.2006 de la patente ES 200603231.
1.3.- La patente ES701 se refiere a la utilización de ácido docosahexaenoico (DHA) para la fabricación de un medicamento o nutracéutico para el tratamiento de procesos que implican un daño oxidativo asociado.
1.4.- La patente tiene 14 reivindicaciones. La R1 y 13 son independiente, mientras que la otras son dependientes o multidependientes.
1.5.- La entidad demandada Thèa es responsable de la fabricación y comercialización en España de la realización cuestionada Hyaback Caps, mientras que Esteve es responsable de la fabricación y comercialización en España de la realización cuestionada Oftan Mácula Omega.
2.- La actora considera que la realización cuestionada Hyabak Caps de la demandada Théa infringe de manera directa y literal las reivindicaciones 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11 y 13 de la patente ES701. Y que la realización cuestionada Oftan Mácula Omega de la demandada Esteve infringe de manera directa y literal las reivindicaciones 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11 y 13 de la patente ES701. Por su parte, las demandadas, con carácter principal y a través de su contestación a la demanda, cuestionan diversos aspectos del ámbito de protección de la indicada patente, lo que comporta que sus productos no infrinjan de manera directa y literal la mencionada patente. Ambas se oponen a que se estimen en todo caso las peticiones de cesación y remoción derivadas de la infracción directa la patente.
3.- La demandada Esteve realizó en la vista una serie de conclusiones sobre una supuesta infracción indirecta de su realización cuestionada, sin embargo no vamos a tratarla debido a que la demanda de Brudy contra Esteve plantea una infracción directa y literal y no una infracción indirecta, lo que determina que esta última no sea objeto de la litis.
4.- Las demandadas a través de la excepción de nulidad y de la demanda reconvencional alegan, de manera subsidiaria para el caso de que el ámbito de protección se interpretara como sostiene la actora, la nulidad de las reivindicaciones 1 y 13 por falta de insuficiencia descriptiva y por ampliación de la protección conferida por la patente y la nulidad de las reivindicaciones 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11 y 13 por falta de novedad. Y Esteve añade la nulidad por falta de actividad inventiva de las reivindicaciones 1 y 13. A su vez, Théa alega, con carácter subsidiario a todo lo anterior, la excepción de un derecho de preuso.
5.- Para resolver esta litis, empezaremos exponiendo el ámbito de aplicación de la patente, resolviendo las características controvertidas sobre dicho alcance, para después resolver la alegación de infracción. Posteriormente, para el caso de que el ámbito de protección de las reivindicaciones controvertidas deba interpretarse según propone la actora y concurra la infracción de la patente, se analizará las causas de nulidad y el derecho de preuso aducidas por las demandadas.
Sobre la tacha de los peritos .
2.1 En la Audiencia Previa, las entidades demandadas formularon tacha a dos de los peritos que han intervenido en esta litis a instancia de la demandante, en concreto, la señora Petra y el señor Patricio, por considerar las demandadas que están incursos en la causa de tacha del apartado 2º del art. 343.1 LEC, ya que intervinieron en los procedimientos de oposición ante la EPO para la concesión de dos patentes divisionales de la actualmente litigiosa. Y solicitan que se acuerde dicha tacha por las razones expuestas en la Sentencia Nº 112/2016, de 17 de noviembre de este Juzgado.
2.2 En el presente caso, no concurren las mismas circunstancias que en el caso de los Zócalos citado por las partes demandadas. En el caso Zócalos, el perito que intervino en la litis ciertamente era el agente de patentes de la entidad que lo propuso, pero tenía el añadido de que era la persona que había enviado diversos requerimientos y burofax en nombre de la entidad que lo propuso; y dichos requerimientos y burofax fueron dirigidos a la parte contraria en el proceso.
2.3 Ya nos hemos posicionado en otras ocasiones (v. gr. caso Drospirenona ) siguiendo lo recogido en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª) de 10 de marzo de 2009 y la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) de 30 de enero de 2013, según las cuales ser agente de patentes de una de las partes del litigio no es motivo de tacha.
2.4 A este respecto, también hemos indicado que la tacha de un perito pretende poner de relieve la existencia de una circunstancia que pudiera afectar a la imparcialidad del perito, pero, sin perjuicio de su alegación y prueba, el resultado de la declaración de dicho perito podrá ser tenido en cuenta en sentencia conforme a las reglas de la sana crítica.
Sobre el ámbito de protección de la patente ES701 (I).
A) Configuración legal y jurisprudencial de la determinación del ámbito de protección .
3.1 El ámbito de protección de una patente viene determinado por las reivindicaciones, interpretadas conforme la descripción y los dibujos. El art. 69.1 CEP (CEP 2000) establece que: " El alcance de la protección que otorga la patente europea o la solicitud de patente europea estará determinado por las reivindicaciones. No obstante, la descripción y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones ".
3.2. El Protocolo Interpretativo del citado precepto, consagra en su art. 1: " El artículo 69 no deberá interpretarse en el sentido de que el alcance de la protección que otorga la patente europea haya de entenderse según el sentido estricto y literal del texto de las reivindicaciones y que la descripción y los dibujos sirvan únicamente para disipar las ambigüedades que pudieran contener las reivindicaciones. Tampoco debe interpretarse en el sentido de que las reivindicaciones sirvan únicamente de línea directriz y que la protección se extienda también a lo que, en opinión de una persona experta que haya examinado la descripción y los dibujos, el titular de la patente...
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