SJMer nº 13 1/2022, 10 de Enero de 2022, de Madrid
| Ponente | BARBARA MARIA CORDOBA ARDAO |
| Fecha de Resolución | 10 de Enero de 2022 |
| ECLI | ECLI:ES:JMM:2022:229 |
| Número de Recurso | 219/2021 |
JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 13 DE MADRID
C/ Gran Vía, 52, Planta 2ª - 28013
Tfno: 917043516
Fax: 917031995
42020310
NIG: 28.079.00.2-2021/0061921
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 219/2021
Materia: Marcas/Nombres comerciales
Clase reparto: DEMANDAS RELATIVAS A MARCAS
EF 914933130
Demandante: NEGRO CARBON S.L.
PROCURADOR Dña. BELEN JIMENEZ TORRECILLAS
Demandado: D. Faustino
PROCURADOR D. FERNANDO RUIZ DE VELASCO MARTINEZ DE ERCILLA
JUAN BRASAS, S.L.
SENTENCIA Nº 1/2022
MAGISTRADA QUE LA DICTA : BÁRBARA Mª CÓRDOBA ARDAO
LUGAR : Madrid
FECHA : 10 de enero de 2022
Doña Belén Jiménez Torrecillas, Procuradora de los Tribunales, actuando en nombre y representación de la mercantil NEGRO CARBON SL presentó demanda de juicio ordinario contra la mercantil JUAN BRASAS SL y Don Faustino solicitando se declare la nulidad del nombre comercial que éste registrado, por ser semejante y confundible a la marca prioritaria del actor, acción a la que acumula, además, entre otras, la acción de infracción marcaria.
Admitida a trámite, se dio traslado de la misma a la parte demandada quien se opuso a su estimación en tiempo y forma.
La audiencia previa se celebró el día 16 de noviembre de 2021, a las 10 horas. Tras ratificarse cada una de las partes en sus respectivos escritos, solicitaron el recibimiento del pleito a prueba proponiendo la práctica de diferentes medios probatorios de los que sólo fueron admitidos los documentos obrantes en autos. Por ello, sin más trámites, conforme al art. 429.8 de la LEC, se declaró concluso el acto y visto para sentencia.
Síntesis de los hechos y posiciones defendidas por cada una de las partes en esta instancia
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Parte actora :
Manifiesta la actora que se constituyó el 18 de enero de 2017, con el objetivo de iniciar una actividad empresarial, dentro del sector de la hostelería y restauración. A tal efecto, abrió dos restaurantes, en Granada, con el nombre de "CARBON NEGRO" y "NEGRO CARBÓN".
Con el fin de proteger esos nombres, la actora solicitó ante la OEPM, en fecha 23 de mayo de 2018, el registro de esos signos como marca, siéndole concedidos, en fecha el 16 de noviembre de 2018.
Por consiguiente, a fecha actual, la parte actora es titular de las siguientes marcas españolas:
* Marca nacional denominativa M3720237(5) - " CARBON NEGRO" de la clase 43 (servicios de restauración, (alimentación), hospedaje temporal, servicio de catering, bar, cafetería. * Y la Marca nacional mixta M3720225(1) - "NEGRO CARBON" para la clase 43 (servicios de restauración, (alimentación), hospedaje temporal, servicio de catering, bar, cafetería. La sociedad demandada JUAN BRASAS SL es una empresa constituida el 30 de agosto de 2017, que se dedica también al sector de la restauración. Tiene un local abierto al público en Madrid, al cual también denomina " carbón negro ", con el que lo da a conocer en Internet y en redes sociales.
En fecha 28 de enero de 2019, el administrador de la referida compañía, el Sr. Faustino solicitó ante la OEPM, el registro del nombre comercial " carbón negro ", para la clase 43, siéndole concedido en fecha 11 de junio de 2019, [N0400447(7)].
Por tales motivos, solicita la actora:
1.- Que se declare la nulidad de ese nombre comercial al ser idéntico o semejante a la marca prioritaria del actor, empleada para identificar los mismos servicios, con el consiguiente riesgo de confusión, todo ello, conforme al art. 52 de la LM en relación con el art. 6.1 b) del citado texto normativo. Subsidiariamente, pide que se declare la nulidad de ese segundo registro por mala fe del titular.
2.- Que se declare que la demandada está realizando actos de infracción marcaria.
3.- Se condene a la demandada a cesar en el uso de la denominación "CARBÓN NEGRO", como marca identificativa de servicios de restaurante, bar, al resultar confundible con las marcas registradas de la actora.
4.- Que se condene a la demandada a retirar del mercado, los carteles, rótulos anuncios, folletos publicitarios, cartas, documentos y cualquier material de imprenta, en la que utilice la denominación "CARBON NEGRO".
5.- A dejar de anunciarse con la marca CARBÓN NEGRO en las páginas de internet, buscadores de internet, así como a cesar en el uso de la marca CARBON NEGRO, que utiliza en su web www.carbonnegro.com .
6.- Se la condene a cesar, en el futuro, al uso de ese signo infractor.
7.- A indemnizar a la actora, por los daños y perjuicios causados, a razón del 1% de su cifra de negocio obtenida en los 5 años anteriores al ejercicio de la presente acción.
8.- Al pago de una multa de 600 euros diarios, hasta que cese en el uso del signo infractor.
9.- Al pago de las costas.
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Parte demandada :
Si bien reconoce la titularidad del actor sobre las marcas " carbón negro " y " negro carbón ", que éstas son prioritarias y que el demandado explota también un restaurante que lleva por rótulo "carbón negro", se opone a la demanda al no existir riesgo de confusión:
1.- Al no tratarse de signos coincidentes,
2.- Porque están compuestos por vocablos genéricos pudiendo ser empleados por cualquiera.
3.- Y porque no generan confusión alguna en el público, al estar ubicados los restaurantes en distintas localidades. En concreto, mientras que los dos del actor están en Granada, el restaurante del actor, está en Madrid.
Además, no puede concluirse que el demandado esté infringiendo la marca del actor cuando el demandado tiene también registrado el signo " carbón negro " como nombre comercial, siendo ambos signos perfectamente compatibles entre sí, en la medida en que el actor lo usa como marca (para identificar productos y servicios) y el demandado, como nombre comercial (identificar a la empresa).
Subsidiariamente, se opone al pago de cantidad alguna en concepto de indemnización al no haber acreditado la actora haber sufrido perjuicio alguno por los hechos en los que se sustenta su escrito rector.
Por último, como hecho nuevo, manifiesta haber eliminado de su web la expresión " carbón negro " y haberla sustituido por " al carbón " y " grupo carbón ", cuyo registro marcario ha solicitado en fecha 25 de mayo de 2021, el cual se encuentra en fase de oposición.
En suma, estamos ante cuestiones eminentemente jurídicas, de ahí que el procedimiento quedara visto para sentencia tras el acto de la audiencia previa, al amparo de lo dispuesto en el art. 429.8 de la LEC.
Acción de nulidad relativa como presupuesto de la acción de infracción marcaria.
El art. 52.1 LM, en su nueva redacción dada por el art. 1.27 del Real Decreto-Ley 23/2018, de 21 de diciembre, en vigor desde el 14 de enero de 2019 y que lleva por rúbrica " nulidad relativa ", dispone lo siguiente:
" El registro de la marca podrá declararse nulo mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante demanda reconvencional en una acción por violación de marca cuando contravenga lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9 y 10.
Dicho precepto resulta aplicable al presente caso, conforme a la DT única, número 2 del RDL 23/2018, al tratarse de un signo registrado durante la vigencia de la norma anterior pero la demanda se ha interpuesto después de su entrada en vigor (14/1/2019). Ahora bien, al no haber adquirido todavía competencia la Oficina Española de Patentes y Marcas para declarar la nulidad de una marca (en vigor a partir del 14 de enero de 2023), de momento, este tribunal goza de plena competencia para conocer de la presente acción de nulidad. de acuerdo con lo previsto en el Título XII de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, y de conformidad con las disposiciones sustantivas previstas en el título VI de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas
Pues bien, como decía anteriormente, el art. 52 LM se remite a los arts. 6 a 10 de la LM, los cuales protegen al titular de un signo registrado (marca o nombre comercial) frente a todo aquél que quiera usar y registrar un signo idéntico o semejante al suyo, si existe riesgo de confusión.
Así, el art. 6.1 letras a) y b) de la LM establece lo siguiente:
" No podrán registrarse como marcas los signos:
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Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.
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Los signos que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior".
En esa misma línea, el Artículo 7 dispone que:
1.- No podrán registrarse como marcas los signos:
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Que sean idénticos a un nombre comercial anterior que designe actividades idénticas a los productos o servicios para los que se solicita la marca.
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Que por ser idénticos o semejantes a un nombre comercial anterior y por ser idénticas o similares las actividades que designa a los productos o servicios para los que se solicita la marca, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con el nombre comercial anterior.
2. A los efectos de este artículo se entenderá por nombres comerciales anteriores:
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Los nombres comerciales registrados en España cuya solicitud de registro tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior a la de la solicitud objeto de examen.
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Las solicitudes de los nombres comerciales a los que hace referencia la letra anterior, a condición de que sean finalmente registradas.
Y el Artículo 9.1 letra d de la LM:
"1.- Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas:
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El nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser...
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