SAP Barcelona 1490/2021, 15 de Julio de 2021
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 15 Julio 2021 |
| Número de resolución | 1490/2021 |
Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil
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TEL.: 938294451
FAX: 938294458
N.I.G.: 0801947120170003138
Recurso de apelación 1694/2021-2ª
Materia: Juicio Ordinario
Órgano de origen:Juzgado de lo Mercantil nº 06 de Barcelona
Procedimiento de origen:Procedimiento ordinario (Materia mercantil art. 249.1.4) 354/2017
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Parte recurrente/Solicitante: CEMENTOS COLLET S.L
Procurador/a: Joan Josep Cucala Puig
Abogado/a: Flavio Alves Soares
Parte recurrida: YESOS IBERICOS S.A.
Procurador/a: Monica Banque Bover
Abogado/a: Jorge Masia Tejedor, Antoni Frigola Riera
Cuestiones.- Falta de motivación e incongruencia extra petita. Acción de caducidad de marca por no uso
SENTENCIA núm. 1490/2021
lmos. Sres. Magistrados
JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO
LUIS RODRIGUEZ VEGA
MARTA CERVERA MARTINEZ
En Barcelona a quince de julio de dos mil veintiuno.
Parte apelante: CEMENTOS COLLET S.L.
Parte apelada: PLADUR GYPSON SA (antes YESOS IBÉRICOS S.A.)
Resolución recurrida: Sentencia
Fecha: 8 de octubre de 2020
Demandante: PLADUR GYPSON SA (antes YESOS IBÉRICOS S.A.)
Demandado:CEMENTOS COLLET S.L.
El fallo de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente:
" QUE ESTIMO la demanda interpuesta por la Procuradora Dª. Mónica Banque Bover, en nombre y representación de la mercantil YESOS IBERICOS SA (actualmente, PLADUR GYPSUM SA) contra la sociedad CEMENTOS COLLET SL y DECLARO la CADUCIDAD PARCIAL POR FALTA DE USO para yesos de:
i) Marca nacional denominativa n.° 1.177.871 "MARFILE", clase 19, que distingue cementos de todas clases; concedida el 4 de marzo de 1988, con fecha de solicitud el 28 de enero de 1987.
ii) Marca nacional denominativa n.° 1.712.650 "MARFIL", clase 19 que distingue materiales de construcción no metálicos y en especial toda clase de cementos y sus derivados, de los incluidos en esta clase, con fecha de solicitud el 15 de julio de 1992.
iii) Marca nacional mixta n.° 1.963.247 "MARFIL PUR", clase 19, que distingue materiales de construcción no metálicos y en especial cementos de los incluidos en esta clase; con fecha de solicitud el 5 de mayo de 1995.
Con imposición de costas al demandado."
Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la parte demandada. La parte demandante presentó escrito de oposición al recurso. Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió al señalamiento de día para votación y fallo, que tuvo lugar el pasado 1 de julio de 2021.
Es ponente la Ilma. Sra. Marta Cervera Martínez.
Términos en los que aparece contextualizada la controversia en esta instancia.
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La actora Pladur Gypson SA (antes Yesos Ibéricos S.A.) presentó demanda contra Cementos Collet S.L con la pretensión principal de que se declarase la nulidad de tres marcas de las que la demandada es titular por entender que son descriptivas o engañosas, de conformidad con lo dispuesto en el art 5.1º b) y g) de la LM, las marcas son:
M 1177871 denominativa MARFILE para productos de la clase 19 cementos de todas clases.
M 1712650 denominativa MARFIL para productos de la clase 19 materiales de construcción no metálicos y, en especial, toda clase de cementos y de los derivados incluidos en esta clase
M 1963247 mixta MARFIL PUR para productos de la clase 19 materiales de construcción no metálicos y en especial cementos de los incluidos en esta clase 19.
De forma subsidiaria, la actora interesa que se declare la caducidad parcial de las marcas M 1712650 MARFIL y M 1963247 mixta MARFIL PUR de la demandada por falta de uso real y efectivo para "yesos", de conformidad con lo dispuesto en art 39.1 LM.
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La demandada se opuso a las pretensiones de adverso planteando dos excepciones, la de cosa juzgada y litispendencia que fueron desestimadas y, en cuanto al fondo, reconoce que no ha hecho uso de ninguna de las marcas registradas para yesos y se opone a la demanda negando la falta de distintividad de sus marcas o el carácter engañoso que la actora le imputa.
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La sentencia, tras valorar la prueba practicada, desestima la acción de nulidad absoluta por falta de distintividad en sintonía con lo resuelto en la STS de 18 de julio de 2019, descartando el carácter engañoso. Por otro lado, estima la acción de caducidad al considerar que consta acreditado -tal y como se concluye en la STS de 18 de julio de 2019- que la demandada nunca ha hecho uso de los signos registrados para yesos.
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La sentencia es recurrida por la parte demandada atacando la declaración de caducidad por falta de uso de su marca sobre la base de los siguientes argumentos:
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) Falta de motivación de la sentencia por haber asumido el juez a quo lo manifestado por el Tribunal Supremo en la sentencia 447/2019 sin justificación alguna y sin atender a la contradicción que se estaba generando en el mercado por declarar la caducidad de las marcas de Cementos Collet para yesos mientras que el Alto Tribunal ha declarado la nulidad de registro de la marca "ALGIS MARFIL" de Yesos Ibéricos por riesgo de asociación.
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) Incongruencia extra petita al conceder la caducidad parcial de la marca M1.177.871 "MARFILE" cuando no se había solicitado en la demanda.
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) Falta de legitimación activa de Yesos Ibéricos para instar la caducidad de su marca ex art. 59 LM al haber declarado el TS la nulidad de su marca "ALGIS MARFIL".
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) Se opone a la caducidad parcial de sus marcas por cuanto si el TS ha declarado la imposibilidad de coexistencia en el mercado de las marcas de las partes por riesgo de confusión respecto de productos similares (cementos/yesos) no es compatible esa decisión con la caducidad de sus marcas para yesos. Mantiene que en la medida que el cemento, se encuadra en la subcategoría de "materiales para la construcción no metálicos", clase 19, no procedía la caducidad de la marca de forma parcial para uno de los tantos productos que se engloban dentro de dicha subcategoría.
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La actora se opone al recurso y solicita que se confirme la sentencia por sus propios fundamentos.
Hechos y posición de las partes.
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Resulta interesante para centrar el debate partir de los hechos declarados probados en la sentencia de instancia:
"1.1 Como punto de partida en el análisis de las cuestiones controvertidas podemos indicar los siguientes hechos no discutidos por las partes:
- Que YESOS IBERICOS SA (actualmente, PLADUR GYPSUM SA), es una mercantil dedicada a la fabricación y comercialización de materiales de construcción;
- Que CEMENTOS COLLLET SL, es una mercantil dedicada a la fabricación y venta de cemento;
- Que CEMENTOS COLLLET SL es titular de las siguientes marcas:
i) Marca nacional denominativa n.° 1.177.871 "MARFILE", clase 19, que distingue cementos de todas clases; concedida el 4 de marzo de 1988, con fecha de solicitud el 28 de enero de 1987.
ii) Marca nacional denominativa n.° 1.712.650 "MARFIL", clase 19 que distingue materiales de construcción no metálicos y en especial toda clase de cementos y sus derivados, de los incluidos en esta clase, con fecha de solicitud el 15 de julio de 1992.
iii) Marca nacional mixta n.° 1.963.247 "MARFIL PUR", clase 19, que distingue materiales de construcción no metálicos y en especial cementos de los incluidos en esta clase; con fecha de solicitud el 5 de mayo de 1995.
- Que YESOS IBERICOS SA es titular de la siguiente marca:
i) Marca nacional denominativa n.° 2739733 "ALGISS MARFIL", clase 19 distinguiendo yesos, escayolas y morteros; solicitada el 13 de noviembre de 2006, concedida el 17 de julio de 2007, publicada el 1 de noviembre de 2007".
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Debemos tener en cuenta que la actora y la demandada han mantenido, además del presente, otros dos procedimientos previos:
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) Procedimiento Ordinario 19/2008 seguido ante el Juzgado Mercantil núm. 5 de Madrid (al que se acumuló el JO 479/09 ante el Juzgado de lo Mercantil 3 de Madrid). En dicho procedimiento Cementos Collet ejercita una acción de nulidad de registro de la marca "ALGIS MARFIL" titularidad de Yesos Ibéricos y otra acción de violación de derecho de marca y de competencia desleal con motivo de la utilización por Yesos Ibéricos de la dicha marca. El demandado Cementos Collet, en el marco de este procedimiento, opuso a las acciones frente a él ejercitadas la excepción de caducidad parcial ex art 53.2 de la LM por falta de uso para yesos de las marcas registradas por la actora. La sentencia de primera instancia por sentencia de 18 de diciembre de 2012 estimó las acciones y declaró la nulidad del registro de Yesos Ibéricos "ALGISS MARFIL". La sentencia fue confirmada por la Audiencia Provincial de Madrid, Secc. 28ª, en fecha 15 de enero de 2016.
El procedimiento concluyó por la STS de 18 de julio de 2019 por la que se confirma la interpretación y conclusiones alcanzadas en la sentencia de segunda instancia puesto que respeta las exigencias de racionalidad y las pautas establecidas tanto por el TJUE como por la propia Sala para la realización del juicio
de comparación de marcas en sede de infracción. Por ello confirma la nulidad de la marca ALGISS MARFIL de Yesos ibéricos por incurrir en riesgo de confusión, que incluye el de asociación, con las marcas prioritarias MARFILE, MARFIL Y MARFIL PUR de Cementos Collet, pero concretando que el examen necesario para realizar el juicio sobre el riesgo de confusión debe realizarse sobre las marcas de la demandante Cementos Collet como registradas exclusivamente para cementos con la marca de la demandada Yesos Ibéricos como...
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