SJMer nº 6 894/2021, 15 de Noviembre de 2021, de Barcelona
| Ponente | CESAR AMABILIO SUAREZ VAZQUEZ |
| Fecha de Resolución | 15 de Noviembre de 2021 |
| ECLI | ECLI:ES:JMB:2021:12722 |
| Número de Recurso | 1271/2020 |
Juzgado de lo Mercantil nº 06 de Barcelona
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TEL.: 935549466
FAX: 935549566
E-MAIL: mercantil6.barcelona@xij.gencat.cat
N.I.G.: 0801947120208015132
Procedimiento ordinario (Materia mercantil art. 249.1.4) - 1271/2020 -C
Materia: Demandas materia de marcas y diseño industrial
Entidad bancaria BANCO SANTANDER:
Para ingresos en caja. Concepto: 0990000004127120
Pagos por transferencia bancaria: IBAN ES 55 0049 3569 9200 0500 1274.
Beneficiario: Juzgado de lo Mercantil nº 06 de Barcelona
Concepto: 0990000004127120
Parte demandante/ejecutante: ICE MOUNTAIN IBIZA, S.L.
Procurador/a: Angel Montero Brusell
Abogado/a: Juan Luis Gracia Albero Parte demandada/ejecutada: BENETTON GROUP, S.R.L.
Procurador/a: Araceli Garcia Gomez
Abogado/a: Jorge Oria Sousa-Montes
SENTENCIA Nº 894/2021
En Barcelona, a quince de noviembre de dos mil veintiuno, Don César Suárez Vázquez, magistrado juez titular del juzgado mercantil número seis de Barcelona, ha visto los autos de procedimiento ordinario seguidos ante el mismo bajo el número de registro 1271/2020-C promovidos por el procurador de los tribunales D. ANGEL MONTERO BRUSSEL, en nombre y representación de ICE MOUNTAIN IBIZA S.L., frente a BENETTON GROUP S.R.L., sobre caducidad de marca.
La parte actora, a través de su representación procesal, presentó demanda en la que, con los fundamentos fácticos y de derecho que constan en el procedimiento, interesó sentencia condenatoria en los términos que se expresarán en los fundamentos de derecho de esta resolución. De la demanda se dio traslado a la demandada, para su contestación, lo que efectuó en tiempo y forma, formulando a su vez demanda
reconvencional. Contestada la reconvención por la parte actora, las partes fueron convocadas a la audiencia previa, en la que aquellas se ratificaron en sus respectivos escritos y propusieron la prueba que estimaron pertinente; una vez admitida la prueba, consistente en documental y testifical, se señaló día para la celebración de la vista.
El día de la vista, tres la renuncia de la parte actora reconvenida a la práctica de la prueba testifical interesada en la audiencia previa, ambas representaciones procesales formularon conclusiones sobre la prueba documental declarada pertinente en la audiencia previa, y de conformidad con lo allí manifestado, tras lo cual se ratificaron en sus pedimentos, quedando los autos vistos para sentencia.
De manera resumida, los hechos que sirven de soporte al procedimiento son los siguientes:
La actora, ICE MOUNTAIN IBIZA, S.L., es una empresa española con domicilio social en Ibiza, que, entre otras actividades, gestiona, una discoteca en la isla, el O BEACH, según su denominación actual. Al margen de este giro comercial, también vende-en tienda y a través de web- algunos productos de merchandising como cierto tipo de prendas de vestir y complementos (vasos, abanicos, chanclas, chaquetas, sudaderas, camisetas).
Ese local comercial se identificó, entre otras, con las marcas
Tales marcas fueron objeto de las correspondientes solicitudes y registros por parte de ICE MOUNTAIN:
-Solicitud de marca de la UE número 010610525 en clase 41.
-Solicitud de marca de la UE número 010610491
en clase 9
-Solicitud de marca de la UE número 010610368 en clases 9, 41 y 43
-Registro de marca de la UE número 016182040
en clases 9 y 43
La demandada, por su parte, BENETTON GROUP S.R.L, es una empresa de nacionalidad italiana cuya ctividad se centra en el mundo de la moda.
Entre otros, BENETTON es titular de los siguientes registros de marca con efectos en España:
- Marca internacional con efectos en España nº 0333789
solicitada el 5 de mayo de 1967 y registrada el 23 de mayo de 1970 (publicación del registro el 16 de enero de 197 .
-Marca internacional con efectos en España nº 0431169 solicitada el 19 de julio de 1977 y registrada el 17 de septiembre de 1978 (publicación del registro el 16 de noviembre de 1978).
-Marca internacional con efectos en España nº 0547952
solicitada el 12 de febrero de 1990 y registrada el 15 de febrero de 1993 (publicación del registro el 1 de mayo de 1993).
-Marca internacional con efectos en España nº 0493284 solicitada el 28 de mayo de 1985 y registrada el 8 de octubre de 1991 (publicación del registro el 1 de marzo de 1993).
-Marca española nº 2652655 solicitada el 16 de junio de 1983 y registrada el 5 de enero de 1985 (publicación del registro 16 de marzo de 1985).
Se refiere en la demanda que desde noviembre de 2015 (oposición a la solicitud de marca española número 3575383 a nombre de IBIZA OCEAN), la demandada, se ha venido oponiendo de manera sistemática a todas y cada una de las solicitudes de marca llevadas a cabo por aquélla (e IBIZA OCEAN), relacionadas con el establecimiento O BEACH.
A fin de solucionar estos reiterados conflictos, las partes firmaron en fecha 3 de julio de 2018 un acuerdo de coexistencia, por medio del cual ICE MOUNTAIN e IBIZA OCEAN por un lado, se comprometían a cesar en el uso de los logotipos arriba incluídos en determinadas clases, con posibilidad de utilizarlos para otras, y, además, tanto la actora como la demandada en el presente procedimiento se obligaban a no realizar ninguna acción contraria al uso/registro de las marcas.
El 4 de abril de 2019 la actora solicitó el registro de la marca de la UE número 018047172
en clases 25, 41 y 43, así como de su variante denominativa 017959806 "O BEACH", Pues bien, mientras que la segunda de las solicitudes mencionadas accedió al registro el 26 de febrero de 2019, la primera que reivindicaba protección para ése signo, fue objeto de oposición por parte de BENETTON, que objetó su registro en clase 25 en base a la marca de la UE 011102787 y a la marca italiana 362016000089281.
La parte actora manifiesta ser objeto de una continuada obstaculización por parte de BENETTON, que de manera reiterada le impide el acceso al registro de sus signos, lo que le lleva a interesar la declaración judicial de caducidad de las marcas de BENETTON arriba descritas en una relación de clases que constan en el demanda.
En concreto, en el petitum de la parte demandante se interesa sentencia condenatoria con los siguientes pronunciamientos:
-
- La caducidad total por falta de uso de los registros a favor de la demandada de marca internacional con efectos en España número 0431169, 0333789, 0493284 y 0547952 así como del registro de marca española número 2652655 en relación con todos aquellos productos y servicios para los que constan registrados y sobre los que no se haya probado un uso real y efectivo.
-
- Subsidiariamente, la caducidad parcial de los registros a favor de la demandada de marca internacional con efectos en España número 0431169, 0333789, 0493284 y 0547952 así como del registro de marca española número 2652655 para todos aquellos productos y servicios para los que constan registrados y sobre los que no quede acreditado un uso real y efectivo.
3-. La condena a BENETTON GROUP S.R.L a estar y pasar por las anteriores declaraciones, ordenando la cancelación total o parcial, según corresponda, de los registros de marca internacional con efectos en España número 0431169, 0333789, 0493284 y 0547952 así como del registro de marca española número 2652655, librando el oportuno oficio a Ilmo. Sr. Director de la Oficina Española de Patentes a tales efectos, y todo ello con expresa condena en costas a la demandada.
Frente a las pretensiones de la actora, la parte demandada invoca, en primer lugar, la vinculación del acuerdo de coexistencia como elemento impeditivo de la acción declarativa de caducidad ejercitada por la demandante, y añade la falta de interés legítimo de ésta, con la consecuencia de provocar su falta de legitimación activa. Finalmente, argumenta en contra de la pretendida falta de uso de las marcas aducida en la demanda, y formula reconvención con base fáctica en el acuerdo de coexistencia que se dice incumplido por la demandante, de forma que se solicita el dictado de sentencia en los siguientes términos:
Declare que ICE MOUNTAIN, S.L. ha incumplido sus obligaciones contractuales recogidas en la cláusula SEGUNDA letras J y M del contrato de 3 de julio de 2018 por cuanto:
- No ha renunciado a las marcas europeas números 10610368 y 16182040
*- Ha iniciado acciones de nulidad contra las marcas titularidad de Benetton Group SRL o internacional 333789 en clases 23, 24 y 25
*o internacional 431169 en clases 23, 24 y 25
*o internacional 547952 en clases 18 y 25
*o internacional 493284 en clases 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39, 40, 41, 42
*o española 2652655 en clases 18 y 26
*o europea 11102787
*
Condene A ICE MOUNTAIN, S.L. a:
- A estar y pasar por la anterior declaración.
-A realizar todos los actos y trámites necesarios para dar cumplimiento a las meritadas obligaciones, en particular:
-A presentar ante la Oficina Europea de la Propiedad Intelectual renuncia formal a la titularidad sobre las marcas europeas números 10610368 y 16182040
- A renunciar ( art. 20 LEC) al procedimiento instado contra mi representada (autos 1271/2020-C seguidos ante este Juzgado)
- A retirar la solicitud de nulidad contra la marca europea 11102787 presentada ante la EUIPO, así como al pago completo de todas las costas devengadas en este procedimiento de acuerdo con el artículo 394 de la LEC y en atención a su temeridad.
*
El art. 57 LM prevé que una marca podrá ser caducada por falta de uso conforme al 39 LM, en el cual se establece :
"1. Si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión, la marca no hubiera sido objeto de un uso...
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