STSJ Comunidad de Madrid 464/2021, 26 de Julio de 2021
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 26 Julio 2021 |
| Número de resolución | 464/2021 |
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004
33009730
NIG: 28.079.00.3-2019/0026172
RECURSO 722/2020
SENTENCIA NÚMERO 464/2021
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
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Ilustrísimos señores:
Presidente.
D. José Daniel Sanz Heredero
Magistrados:
D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez
D. José Ramón Chulvi Montaner
D. Álvaro Domínguez Calvo
Dª. María Soledad Gamo Serrano
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En la Villa de Madrid, a veintiséis de julio de dos mil veintiuno.
Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 722/2019, interpuesto por la mercantil BODEGAS EMILIO MORO, S.L., representada por la Procuradora Dª. Raquel María García Olmedo, contra la resolución dictada el 19 de julio de 2019 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 16 de octubre de 2018, por la que se concede la inscripción de la marca núm. 3709354 "L CARLOS MORO" (mixta). Han sido parte demandada la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada por el Abogado del Estado; así como D. Casimiro, representado por el Procurador D. Jesús López García.
Que previos los oportunos trámites, la parte recurrente formalizó su demanda, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando sentencia estimatoria del recurso interpuesto y las declaraciones correspondientes en relación con la actuación administrativa impugnada.
Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada, para contestación a la demanda, lo que verificó por escrito, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando la desestimación de las pretensiones deducidas en la demanda.
Con fecha 8 de julio de 2021 se celebró el acto de votación y fallo de este recurso, quedando el mismo concluso para Sentencia.
VISTOS.- Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. José Daniel Sanz Heredero.
El presente recurso contencioso-administrativo tiene por objeto la impugnación de la resolución dictada el 19 de julio de 2019 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 16 de octubre de 2018, por la que se concede la inscripción de la marca núm. 3709354 "L CARLOS MORO" (mixta), para proteger productos y servicios en clase 42ª del Nomenclátor Internacional (" servicios científicos y de investigación y asesoramiento en el sector vitivinícola").
La recurrente muestra su disconformidad con la resolución impugnada, solicitando su revocación al sostener que la marca impugnada incurre en la causas de prohibición contempladas en los artículos 6.1.b), 8.1 y 9.1.d) de la Ley de Marcas.
A tal efecto argumenta, en síntesis, que: (i) En relación con la prohibición del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas: Niega que el apellido "MORO" sea de uso frecuente en España, mientras que los nombres de pila "Carlos y Emilio" si lo son, de modo que el consumidor español prestará mayor importancia al apellido "Moro" que a los nombres de pila. La tipografía en forma de firma manuscrita o la figura heráldica en la solicitada no son suficientemente diferenciadoras. El alto grado de similitud entre los signos, sumado el alto grado de semejanza entre los ámbitos aplicativos, lleva a la imposible coexistencia entre los signos confrontados. No existe precepto en nuestro ordenamiento jurídico que establezca que la presunta notoriedad sobrevenida de un signo posterior redunde en la ausencia de riesgo de confusión con la marca anterior; (ii) En relación con la prohibición contenida en el artículo 8.1 de la Ley de Marcas: la Resolución de la División de Anulación de la EUIPO de fecha 10 de octubre de 2018 ha venido a reconocer el renombre de la marca española EMILIO MORO; y (iii) En relación con la prohibición del artículo 9.1.d) de la Ley de Marcas: se ha acreditado el uso en todo el territorio español del nombre comercial "BODEGAS EMILIO MORO" para identificar los servicios propios de una bodega. La marca impugnada debe ser igualmente denegada por existir riesgo de confusión en relación con el nombre comercial "BODEGAS EMILIO MORO".
El Abogado del Estado, en la representación en la que actúa se muestra conforme con el criterio expuesto en la resolución impugnada, por lo que solicita la desestimación del recurso contencioso-administrativo objeto del presente procedimiento.
La codemandada, titular de la marca solicitada, se opone igualmente a la pretensión de la mercantil recurrente. Sostiene, en síntesis: (i) Existencia de diferencias entre las marcas enfrentadas desde una perspectiva visual, fonética y conceptual. Resulta relevante en la solicitada el elemento figurativo del escudo y la rúbrica. Inexistente relación aplicativa: los servicios prestados en clase 42ª nada tienen que ver con los productos que ofrece la demandante; (ii) La demandante trata de disfrazar la notoriedad que haya podido -o no- conseguir en un determinado ámbito de la economía, tratando de hacerlo aplicable a todos lo demás ámbitos existentes. Los documentos en los que trata la recurrente de basar la notoriedad son documentos creados ad hoc, además de ser documentos de parte. El informe de sondeo de MILLWARD BROWN no debe ser tenido en cuenta por el Tribunal por su incompatible aplicabilidad al presente supuesto al haberse centrado en exclusiva en el conocimiento de marcas de vino y no en los servicios de investigación relacionados con el vino; (iii) La marca impugnada no está incursa en la prohibición del artículo 8.1 de la Ley de Marcas. Aunque la recurrente intenta acreditar la notoriedad, lo cierto es que todas las pruebas se refieren a una supuesta notoriedad de la marca para la clase 33ª. Ninguna de las pruebas acredita la notoriedad del nombre comercial no registrado y, mucho menos para la prestación de servicios englobados en la clase 42ª. Tampoco se acredita un riesgo de aprovechamiento indebido de la reputación del signo; y (iv) No es procedente la invocación del artículo 9.1.d) de la Ley de Marcas dado que no se evidencia riesgo alguno de confusión entre el nombre comercial no registrado BODEGAS EMILIO MORO y la marca solicitada
Examinado el contenido de las resoluciones impugnadas, así como las alegaciones vertidas por las partes personadas, para la correcta resolución de la cuestión litigiosa objeto del presente recurso en relación con la causa de prohibición relativa contemplada en el artículo 6.1 de la Ley de Marcas, debemos traer a colación la doctrina contenida en la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2014, rec. 3415/2012, según la cual:
" (...) en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003 ), 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ) y 11 de julio de 2007 (RC 10589/2004 ), hemos sostenido que, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, en cuanto que la conclusión jurídica que alcanza, de que las marcas confrontadas no pueden convivir en el mercado se fundamenta en un juicio adecuado sobre la existencia de riesgo de confusión, que se basa en la cuasi identidad de las denominaciones de los signos confrontados y la evidente coincidencia aplicativa.
A este respecto, resulta adecuado consignar la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003), en relación con el concepto de marca a que alude el artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y que resulta adecuado para comprender el significado del presupuesto de distintividad de las marcas referido en el artículo 4 de la Ley vigente de 7 de diciembre de 2001 cuando estipula que "se entiende por marca todo signo susceptible de reproducción gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras":
"(...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan...
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