SAP Madrid 584/2020, 1 de Diciembre de 2020

JurisdicciónEspaña
PonenteJOSE MANUEL DE VICENTE BOBADILLA
Número de resolución584/2020
Fecha01 Diciembre 2020

Audiencia Provincial Civil de Madrid

Sección Vigesimoctava

c/ Santiago de Compostela, 100 - 28035

Tfno.: 914931988

37007740

N.I.G.: 28.079.00.2-2017/0015929

Materia: Marcas. Nulidad absoluta por mala fe en la solicitud. Intención de impedir que un tercero continúe usando la marca. Nulidad relativa por riesgo de confusión. Valoración de conjunto y analítica cuando hay elementos dominantes. Valoración cuando hay marcas mixtas. Valoración respecto de marcas renombradas. La ilicitud es por el riesgo, no por el resultado. Acción de infracción. Indemnización.

ROLLO DE APELACIÓN: 229/2019

Procedimiento de origen: Procedimiento ordinario núm. 121/2017

Órgano de procedencia: Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Madrid

APELANTE : INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S. A. (INDITEX)

PROCURADOR: DON ARGIMIRO VAZQUEZ GUILLEN

LETRADO: DOÑA ENCARNACION ROBLES RODRIGUEZ

APELADO : DON Clemente y FARINA LATINA S.L.

PROCURADOR: DON IGNACIO BATLLO RIPOLL

LETRADO: LIDIA MARTIN GUTIERREZ

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:

D. ANGEL GALGO PECO

D. JOSE MANUEL DE VICENTE BOBADILLA

D. FRANCISCO DE BORJA VILLENA CORTES

SENTENCIA NÚM. 584/2020

En Madrid, a 1 de diciembre de dos mil veinte.

La Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los Ilustrísimos Señores D. Ángel Galgo Peco, D. Francisco De Borja Villena Cortes Y D. José Manuel De Vicente Bobadilla, ha visto en grado de apelación, bajo el nº de rollo 229/2019 los autos del procedimiento ordinario nº 121/2017 provenientes del Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Madrid, el cual fue

promovido por INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S. A. (INDITEX) contra DON Clemente y FARINA LATINA S.L, siendo objeto del mismo acciones en materia de marcas.

Han sido partes en el recurso como apelante, INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S. A. (INDITEX) y como apelada DON Clemente y FARINA LATINA S.L; todos ellos representados y defendidos por los profesionales indicados en el encabezamiento.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 31 de enero de 2017 por la representación de INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S. A. (INDITEX) contra DON Clemente y FARINA LATINA S.L en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba lo siguiente:

"dicte Sentencia estimando íntegramente nuestra demanda:

DECLARANDO

Con carácter principal, la nulidad absoluta de la Marca nacional mixta n° 3.084,217 por haber sido solicitada de mala fe, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51.1.b) de la Ley de Marcas y,

Subsidiariamente, para el caso de que no fuera estimada la pretensión principal, declare la nulidad relativa de la citada marca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.1 en relación con el artículo 6.1,b ) y 8 de la Ley de Marcas .

Que el uso de la marca Zarina por parte de los demandados, infringe los derechos de exclusividad de INDITEX sobre la marca "ZARA" en virtud de los registros de marca no 881.440 y nº 2.929.130 de los que es titular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 y 40 de la Ley de Marcas .

CONDENANDO a ambos demandados a:

- Cesar inmediatamente en el uso de los términos "ZARINA" y su representación gráf‌ica Zarina, así como a abstenerse en el futuro, ya sea de forma escrita, oral, audiovisual, como nombre de dominio, a efectos publicitarios, de promoción o comunicación de sus productos, actividades o establecimientos, tales como etiquetas, folletos, anuncios, carta, carteles, rótulos, tarjetas de visita, facturas o cualesquiera otros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34.3 de la Ley de Marcas .

- Retirar del mercado cualquier producto, publicidad o material de cualquier clase en la que se incluya el signo ZARINA y/o su representación gráf‌ica Zarina.

- Destrucción a su costa de los elementos anteriores.

- Indemnizar a mi mandante por los daños y perjuicios causados, al pago de:

La cantidad que resulte de aplicar el 10% sobre la cifra de facturación de cada una de las demandadas, por el período en que cada una de ellas cometió actos de violación de marcas, según resulte de la prueba que se practique en estos autos,

- La cantidad de 30.000 € en concepto de daños morales, de forma solidaria.

- La cantidad de 1.243,67 € por los gastos de investigación incurridos para la preparación de fa presente demanda, de forma solidaria.

Y, en todo caso, a pagar el 1% sobre la cifra de ventas alcanzada con los productos ilícitamente marcados desde el inicio de la comercialización y hasta el cese efectivo en la utilización de dicho signo por las demandadas.

- Pagar en concepto de indemnización coercitiva, una cantidad no inferior a SEISCIENTOS EUROS (600 €), por cada día transcurrido en la violación, desde que ésta sea declarada de forma f‌irme y def‌initiva.

- Pagar las costas que origine el presente procedimiento, de conformidad con el artículo 394 de la Ley Enjuiciamiento Civil ."

SEGUNDO

La parte demandada presentó en tiempo y forma escrito de contestación a la demanda, en el que se opuso a las pretensiones formuladas de contrario.

TERCERO

Tras seguirse el juicio por sus trámites correspondientes el Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Madrid dictó sentencia, con fecha 23 de enero de 2019, cuyo fallo era el siguiente:

"Se desestima la demanda interpuesta por el Procurador D. ARGIMIRO VAZQUEZ GUILLEN en nombre y representación por el Procurador D. IGNACIO BATLLO RIPOLL."

CUARTO

Publicada y notif‌icada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S. A. (INDITEX) se interpuso recurso de apelación que fue admitido y tramitado en legal forma, con oposición al mismo por la contraparte.

QUINTO

Recibidos los autos en fecha 15 de abril de 2019 se procedió a la formación del presente rollo ante esta sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid, donde se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase.

Se han personado en esta alzada tanto la parte apelante como la parte apelada.

La deliberación y votación para el fallo del asunto se realizó con fecha 12 de noviembre de 2020.

SEXTO

En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales

Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. José Manuel de Vicente Bobadilla, que expresa el parecer del tribunal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO

PLANTEAMIENTO DEL RECURSO.- 1.- INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S. A. (en adelante INDITEX) ha interpuesto recurso de apelación contra la sentencia íntegramente desestimatoria de la demanda, en la que se ejercitaban las acciones de nulidad absoluta y subsidiaria nulidad relativa, de la marca nacional mixta nº 3.084.217, así como la acción de infracción de las marcas "ZARA" que titula la actora, con la correspondiente indemnización de daños y perjuicios.

2.- En la demanda, INDITEX af‌irmó ser titular de la marca nacional denominativa núm. 881.440 "ZARA" solicitada el 19 de junio de 1978 para la clase 25, así como de la marca nacional mixta nº 2.929.130 ZARA solicitada el 1 de agosto de 2000 para las clases 25 y 35.

3.- La actora justif‌icó en su demanda el carácter renombrado de las marcas en cuestión. Así se deduce del informe INTERBRAND BEST GLOBAL BRANS 2015; de diversas publicaciones, como el artículo "Inditex es un campeón mundial" publicado periódico EXPANSIÓN el 14 de diciembre de 2016; así como del reconocimiento efectuado por la Of‌icina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y también por la Asociación de Defensa de la Marca (ANDEMA), según consta en el certif‌icado expedido el 15 de septiembre de 2016. Igualmente el actor señaló que ese carácter renombrado ha sido reconocido en numerosas resoluciones judiciales.

4.- La demanda expone que don Clemente solicitó con fecha 2 de agosto de 2012, ante la OEPM el registro de la marca nacional mixta nº 3.041.198 "ZARINA" para productos de la clase 25 "prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería".

5.- Frente a la indicada solicitud INDITEX presentó oposición en base a sus marcas prioritarias, recayendo resolución de fecha 18 de enero de 2013 en la que la OEPM denegó el registro por estimar incompatibles las marcas en conf‌licto, dada su semejanza denominativa y por amparar productos coincidentes ( artículo 6.1

  1. de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de Marcas (LM)). La resolución de la OEPM consideró asimismo de aplicación el artículo 8.1 LM, dada la notoriedad de la marca oponente en el sector pertinente del público al que se destinan los productos que distinguen. Esta resolución es f‌irme pues no se presentó recurso frente a la misma.

6.- En fecha 17 de julio de 2013, don Clemente presentó nueva solicitud de la marca nacional mixta núm.

3.084.217 "FARINA"

para productos de la clase 25 "prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería". El registro de la marca fue concedido por Resolución de la OEPM de fecha 8 de noviembre de 2013.

7.- El demandante resaltó que tanto el elemento gráf‌ico como los productos protegidos son exactamente los mismos en ambas solicitudes, con la única diferencia del cambio en la descripción ZARINA por FARINA. Según criterio de la actora, estas identidades permiten colegir que el registro de la segunda marca se solicitó de mala fe.

8.- La actora resaltó que los demandados estaban realizando un uso efectivo de la marca en cuestión para productos textiles, en particular ropa de mujer, por lo que consideró vulnerados sus derechos derivados del registro de la marca ZARA. En la demanda también se apuntó que la comercialización de los productos se estaba llevando a cabo por el Sr. Clemente no sólo como empresario individual, sino a través de la mercantil FARINA LATINA S.L., de la que es administrador.

9.- Por estos hechos, el...

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