SJMer nº 2 263/2021, 23 de Junio de 2021, de Barcelona
| Ponente | SOFIA GIL GARCIA |
| Fecha de Resolución | 23 de Junio de 2021 |
| ECLI | ES:JMB:2021:4766 |
| Número de Recurso | 949/2020 |
Juzgado de lo Mercantil nº 02 de Barcelona
Avenida Gran Via de les Corts Catalanes, 111, Edifici C, planta 12 - Barcelona - C.P.: 08075
TEL.: 935549462
FAX: 935549562
E-MAIL: mercantil2.barcelona@xij.gencat.cat
N.I.G.: 0801947120208011650
Procedimiento ordinario (Materia mercantil art. 249.1.4) - 949/2020 -D
Materia: Demandas materia de marcas y diseño industrial
Entidad bancaria BANCO SANTANDER:
Para ingresos en caja. Concepto: 2240000004094920
Pagos por transferencia bancaria: IBAN ES 55 0049 3569 9200 0500 1274.
Beneficiario: Juzgado de lo Mercantil nº 02 de Barcelona
Concepto: 2240000004094920
Parte demandante/ejecutante: LORIS AZZARO,SAS
Procurador/a: Ignacio De Anzizu Pigem
Abogado/a: Eduardo Zamora Martínez Parte demandada/ejecutada: LORIS DEVELOPMENT, S.A.S. Procurador/a: Ivo Ranera Cahis
Abogado/a:
SENTENCIA Nº 263/2021
Magistrada: Sofia Gil Garcia
Barcelona, 23 de junio de 2021
Vistos por mí, Sofía Gil García, Magistrada del Juzgado Mercantil núm.2 de Barcelona, el procedimiento de Juicio Ordinario núm. 949/2020, seguido entre las siguientes partes:
DEMANDANTE:LORIS AZZARO S.A.S
Procurador :D. Ignacio de Anzizu Pigem. Letrado:D. Eduardo Zamora Martínez.
DEMANDADA:LORIS DEVELOPMENT S.A.S.
Procurador: D. Ivo Ranera Cahís. Letrado: D. Jordi Güell Serra.
En fecha 27 de mayo de 2020, se turnó demanda presentada por el procurador D. Ignacio de Anzizu Pigem en nombre y representación de Loris Azzaro S.A.S. contra Loris Develpment S.A.S. en la que se ejercitaba acción de caducidad de marca por falta de uso.
Por medio de decreto de fecha 7 de julio de 2020 se admitió a trámite la demanda y se dio traslado de la misma a la parte demandada.
En fecha 7 de diciembre de 2020, el procurador D. Ivo Ranera Cahís presentó en nombre y representación de Loris Development S.A.S. escrito de contestación a la demanda en la que se oponía a la estimación de ésta.
La parte demandada alegó nulidad de actuaciones por defecto en el poder del procurador de la parte demandante, que se desestimó por medio de auto de fecha 19 de enero de 2021.
En fecha 19 de febrero de 2021, a las 12.00 se celebró el acto de la audiencia previa. Las partes comparecieron en tiempo y forma, formularon alegaciones, propusieron la prueba que estimaron oportuna, que se resolvió conforme obra en el soporte de grabación; tras señalar la fecha del juicio, quedó concluido el acto. QUINTO.- En fecha 21 de mayo de 2021, a las 10.00 horas, se celebró el acto del juicio. Se practicó la prueba que se había admitido - interrogatorio de la parte demandante y prueba testifical-. Las partes formularon sus conclusiones y los autos quedaron vistos para sentencia.
SÉXTO.- En la tramitación del procedimiento se han observado todas las prescripciones legales.
Objeto del procedimiento
La parte demandante ejercitó acción de caducidad por falta de uso de la marca denominativa internacional núm. H0841773C Azzaro, concedida para las clases 30,33 y 34.
Con carácter previo, cabe hacer alusión a los siguientes :
(i) Hechos no controvertidos
-
- La demandada adquirió la marca en liza en el concurso de la sociedad Nature Up, que se siguió ante los tribunales franceses.
-
- Desde su adquisición no se ha usado la marca.
-
- Desde julio de 2014, se desarrolla ante los tribunales franceses un conflicto penal, por falsificación documental, entre la demandante contra Nature Up y D. Marino .
(i) Posición de la parte demandante
-
- La demandante es titular, directa o indirectamente, de diversas sociedades titulares de diversas marcas que contienen el vocablo Azzaro.
-
- Se considera que la marca de la demandada no se ha utilizado para ninguno de los productos para los cuales está registrada.
-
- Se reconoce que las partes están enfrentadas en los tribunales franceses por la escisión y cesión de la titularidad de las marcas de la demandada.
-
- No concurre ninguna causa que impida el uso de la marca a la demandada.
(ii) Posición de la parte demandada
La parte demandada, tras y como se acordaron los hechos controvertidos, la demandada reconoce la falta de uso de la marca durante los últimos cinco años.
Su oposición se basa:
-
-Falta de legitimación pasiva, por cuanto la demandada no es titular de la marca internacional cuya caducidad se solicita, sino que corresponde a Nature Up EURL.
-
- Imposibilidad de uso de la marca. Y ello, en términos sintéticos, como consecuencia del litigio que las partes mantienen en los tribunales franceses por falsedad documental que afectaría a la escisión y transmisión de la marca por adquirente y cedente anterior a la sociedad demandada. Dicho litigio comenzó judicialmente en el año 2014 y continúa en la actualidad.
Marco legal y jurisprudencial
El art. 57 LM prevé que una marca podrá ser caducada por falta de uso conforme al 39 LM, en el cual se establece que:
"1. Si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión, la marca no hubiera sido objeto de un uso efectivo y real en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las sanciones previstas en la presente Ley, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso.
-
A los efectos del apartado 1 también tendrá la consideración de uso:
-
El empleo de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada.
-
La utilización de la marca en España, aplicándola a los productos o servicios o a su presentación, con fines exclusivamente de exportación.
-
-
La marca se reputará usada por su titular cuando sea utilizada por un tercero con su consentimiento.
-
Se reconocerán como causas justificativas de la falta de uso de la marca las circunstancias obstativas que sean independientes de la voluntad de su titular, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios para los que esté registrada."
La STJCE de 14 de junio de 2007, caso C-246/05, asunto Armin Häupl contra Lidl Stiftung & Co. KG, declaró que el artículo 12, apartado 1, de la Directiva 89/104, que se corresponde con el art. 39.4 de nuestra Ley de Marcas
, debe interpretarse en el sentido de que constituirán " causas que justifiquen la falta de uso " de una marca los impedimentos que guarden una relación directa con dicha marca, que hagan imposible o no razonable el uso de ésta y que sean independientes de la voluntad de su titular.
Respecto a las causas justificativas de la falta de uso de la marca, la SAP Madrid de 27 de febrero de 2012, Sección Vigesimoctava, dice que "La expresión "causas justificativas de la falta de uso " es prácticamente idéntica a la utilizada en el artículo 12.1 de la Primera Directiva 89/104/CEE, del Consejo, de 27 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, que reza: "Podrá ser declarada la caducidad de una marca si, dentro de un periodo ininterrumpido de cinco años, no hubiere sido objeto en el Estado miembro de que se trate de un uso efectivo para los productos o servicios para los que esté registrada, y si no existieren causas que justifiquen la falta de uso ". Dicho precepto ha sido objeto de atención por la jurisprudencia de la Unión Europea, pues el Tribunal de Justicia en sentencia de 14 de junio de 2007 (asunto C-246/05, Häupl), al estimar que el concepto que nos ocupa ha de ser objeto de una interpretación uniforme, argumenta lo siguiente: "43.- Tanto de las exigencias de la aplicación uniforme del Derecho comunitario como del principio de igualdad de trato se desprende que el tenor de una disposición de Derecho comunitario que no contenga una remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance debe normalmente ser objeto de una interpretación autónoma y uniforme en toda la Comunidad Europea (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia de 19 de septiembre de 2000, Linster,C-287/98, Rec. p . I-6917, apartado 43, de 11 de marzo de 2003, Ansul, C-40/01, Rec. p. I-2439, apartado 26). 44.- En el apartado 31 de la sentencia Ansul, antes citada, el Tribunal de Justicia consideró que el concepto de " uso efectivo" de la marca, tal como figura en los artículos 10 y 12 de la Directiva, debe interpretarse de manera uniforme. En efecto, de los considerandos séptimo, octavo y noveno de la Directiva, así como de los artículos 10 a 15 de ésta, se desprende que el legislador comunitario quiso someter el mantenimiento de los derechos asociados a la marca al mismo requisito de uso efectivo en todos los Estados miembros, de modo que el grado de protección que se dispensa a la marca no varíe en función de la ley de que se trate (apartados 27 a...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba