SAP Madrid 108/2021, 12 de Marzo de 2021
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 12 Marzo 2021 |
| Número de resolución | 108/2021 |
Audiencia Provincial Civil de Madrid
Sección Vigesimoctava
c/ Santiago de Compostela, 100 - 28035
Tfno.: 914931988
37007740
N.I.G.: 28.079.00.2-2016/0148520
Materia: Marcas. Límites del derecho de marcas. Uso descriptivo. Preservación de las funciones de la marca. Prácticas leales en materia industrial o comercial.
ROLLO DE APELACIÓN: 520/2019
Procedimiento de origen: Procedimiento ordinario 606/2016
Órgano de procedencia: Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Madrid
Parte apelante: ASOCIACION ESPAÑOLA DE YOGA IYENGAR, A.E.Y.I
Procurador: Dña. IZASKUN LACOSTA GUINDANO
Letrado: Dña. Isabel Vallejo Ortega
Parte apelada: ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE PROFESORES DE YOGA SANANADA AIPYS, YOGA CENTER MADRID, S.L y DON Conrado
Procurador: D. ALBERTO HIDALGO MARTINEZ
Letrado: D. Andrés Ramos Gil de la Haza
ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:
D. ANGEL GALGO PECO
D. GREGORIO PLAZA GONZÁLEZ
D. JOSE MANUEL DE VICENTE BOBADILLA
SENTENCIA NÚM. 108/2021
En Madrid, a 12 de marzo de dos mil veintiuno.
La Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los Ilustrísimos Señores D. Ángel Galgo Peco, D. Gregorio Plaza González y D. José Manuel de Vicente Bobadilla, ha visto en grado de apelación, bajo el nº de rollo 520/2019 los autos del procedimiento ordinario nº 606/2016 provenientes del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid, el cual fue promovido por ASOCIACION ESPAÑOLA DE YOGA IYENGAR, A.E.Y.I contra ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE PROFESORES
DE YOGA SANANADA AIPYS, YOGA CENTER MADRID, S.L y DON Conrado, siendo objeto del mismo acciones en materia de marcas.
Han sido partes en el recurso como apelante, ASOCIACION ESPAÑOLA DE YOGA IYENGAR, A.E.Y.I y como apelada ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE PROFESORES DE YOGA SANANADA AIPYS, YOGA CENTER MADRID, S.L y DON Conrado ; todos ellos representados y defendidos por los profesionales indicados en el encabezamiento.
Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 5 de septiembre de 2016 por la representación de ASOCIACION ESPAÑOLA DE YOGA IYENGAR, A.E.Y.I contra ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE PROFESORES DE YOGA SANANADA AIPYS, YOGA CENTER MADRID, S.L y DON Conrado, en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba lo siguiente:
" ... y dicte sentencia por la que estime la demanda y:- Declare que el uso de la marca "Iyengar" por los demandados para ofrecer clases, talleres e intensivos, y cursos de formación de instructores y de profesores de yoga constituye una infracción de los derechos de marca de la demandante, titular registral de la marca Iyengar nº 2.830.941, para las clases núm.41 y 42 del Nomenclátor.- Condene a los demandados a estar y pasar por esta declaración y a cesar de forma inmediata y para el futuro, en el uso de la denominación "Iyengar" para distinguir clases de yoga; talleres, intensivos o seminarios de yoga; cursos de formación de instructores o de profesores de yoga; o cualquier otra actividad relacionada con la práctica o la enseñanza del yoga.- Retirar del tráfico económico cualesquiera productos, elementos, accesorios, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haga uso de la denominación "Iyengar".
- A la destrucción, a su costa, de los productos y elementos accesorios referidos.- A eliminar de las redes de comunicación telemática cualquier referencia a la marca "Iyengar" en relación con sus ofertas de clases, talleres e intensivos, y cursos de formación de instructores y de profesores de yoga, y de sus anuncios de negocioso centros de enseñanza. Y al pago de las costas procesales."
La parte demandada presentó en tiempo y forma escrito de contestación a la demanda, en el que se opuso a las pretensiones formuladas de contrario.
Tras seguirse el juicio por sus trámites correspondientes el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid dictó sentencia, con fecha 22 de marzo de 2018, cuyo fallo era el siguiente:
"Que, desestimando la demanda interpuesta por ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE YOGA IYENGAR, siendo demandados ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE PROFESORES DE YOGA SANANDA, YOGA CENTER MADRID S.L., y don Conrado, debo absolver y absuelvo a éstos de los pedimentos efectuados en su contra, con imposición a la demandante de las costas procesales causadas."
Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de ASOCIACION ESPAÑOLA DE YOGA IYENGAR, A.E.Y.I se interpuso recurso de apelación que fue admitido y tramitado en legal forma, con oposición al mismo por la contraparte.
Recibidos los autos en fecha 2 de septiembre de 2019 se procedió a la formación del presente rollo ante esta sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid, donde se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase.
Se han personado en esta alzada tanto la parte apelante como la parte apelada.
La deliberación y votación para el fallo del asunto se realizó con fecha 11 de marzo de 2021.
En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales
Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. José Manuel de Vicente Bobadilla, que expresa el parecer del tribunal.
PLANTEAMIENTO DEL RECURSO.- 1.- La ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE YOGA IYENGAR (AEYI), dedujo en la demanda una acción prevista el art. 41 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LM), como titular registral de la marca IYENGAR, al imputar a los demandados un uso indebido de la misma.
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- La demanda expresa que el maestro hindú Hernan ( Hernan ), también conocido como Pelayo, desarrolló a lo largo de su vida, un método específico de práctica de yoga, con soportes y enseñanzas muy concretas, al que denominó método de Yoga Iyengar o "Iyengar Yoga" y así ha sido conocido mundialmente.
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- Además de crear en su lugar de residencia, Pune (India), un Instituto de enseñanza de yoga, el maestro constituyó una sociedad en Estados Unidos, B.K.S Iyengar National Association of the United States Inc., y registró la marca para servicios educativos Yoga Iyengar, con nº.1.198.285 el 15 de junio de 1982.
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- La sentencia recurrida contiene además los siguientes hechos probados:
" I.- AEYI celebró un contrato con la sociedad de nacionalidad estadounidense B.K.S. IYENGAR YOGA NATIONAL ASSOCIATION OF THE UNITED STATES, INC., en 24 de junio de 1997, por el que ésta segunda, titular de una marca para servicio de EE.UU., de carácter gráfico, consistente en un templo y una figura, concedía a la demandante el uso no exclusivo a utilizar dicha marca en relación con la prestación de los servicios en España (doc. 2 de la demanda).
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La demandante obtuvo el registro de la marca IYENGAR en la Oficina Española de Patentes y Marcas para la clase 41 -servicios de actividades deportivas, de esparcimiento, recreo y formación- y para la clase 42 -servicios de una asociación a sus propios miembros- (doc. 5 de la demanda).
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En la publicidad del centro de yoga YOGA CENTER para el verano de 2015 se ofertaban, entre otros tipos de yoga como ashtanga vinyasa y hatha yoga dinámico, clases de yoga iyengar (doc. 29 de la demanda); en otra publicidad de dicho centro, y del Centro de Yoga Sananda, sin que conste fecha, se ofertan clases de yoga iyengar impartidas por el codemandado Conrado (docs. 30 y 31); en los cursos 2010 - 2011 y 2012 - 2013 se ofertó por Yoga Center un curso de formación de instructores de Yoga Iyengar impartido por aquel (docs. 32 y 33); en febrero de 2013 se ofertó por aquel centro un curso intensivo de yoga "estilo iyengar" impartido por Conrado (doc. 34); el centro Yoga Center editó un prospecto ofertando formación en yoga iyengar (doc. 35).
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El yoga Iyengar es un método de yoga que convive con otros métodos de yoga distintos, y que se deriva de las enseñanzas del maestro de yoga Hernan (hecho no controvertido; doc. 10 de la demanda)".
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- Las demandadas negaron la vulneración del derecho de la actora con el argumento de que se trataba de un término genérico, y que el uso del término se ha realizado al amparo del límite previsto en el artículo 37 b) LM.
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- La sentencia recurrida contiene los siguientes pronunciamientos:
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Iyengar es un estilo de yoga derivado de las enseñanzas del maestro de yoga B.K.S. Iyengar, hecho reconocido por ambas partes, y resulta tanto de la pericial propuesta por la demandada como de las testigos que declararon a su instancia.
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La cuestión controvertida se centra en si el derecho exclusivo de que goza la demandante permite impedir que se presten clases de yoga de estilo Iyengar si no se cuenta con la autorización de la titular marcaria. Es decir, si existe un monopolio en la prestación del servicio en cuestión.
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Es indiferente cuál fue la voluntad del maestro B.K.S. Iyengar en los diferentes registros que de su método
de yoga pudo hacer, y si concedió a la demandante -él o alguna entidad autorizada por él- derecho alguno.
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Iyengar identifica un método conocido de yoga, por tanto identifica una característica del servicio prestado, siendo éste la formación en el método de yoga conocido como Iyengar. Por tanto, la marca registrada a nombre de la demandante es un signo descriptivo, en cuanto se identifica con el servicio al que identifica, sin que haya otra manera distinta en el tráfico de referirse al mismo.
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En los elementos publicitarios controvertidos se indica al yoga Iyengar como identificación del tipo de yoga objeto de las clases ofertadas, en ocasiones junto a otros tipos de yoga como ashtanga vinyasa y hatha yoga dinámico. Es decir, en la publicidad de las clases, y en la denominación de éstas, no se utiliza el término Iyengar como marca.
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