SAP Madrid 129/2021, 22 de Marzo de 2021
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 22 Marzo 2021 |
| Número de resolución | 129/2021 |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID
SECCIÓN 28ª (de lo mercantil)
C/ Santiago de Compostela nº 100, Planta 9ª - 28035, Madrid.
Tfno.: 914931988
37007740
N.I.G.: 28.079.00.2-2013/0009562
Rollo de apelación nº 721/2019
- Materia : Competencia desleal, actos de engaño y aprovechamiento de la reputación ajena, indemnización, publicación de la sentencia.
- Órgano judicial de origen : Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid
- Autos de origen : Juicio ordinario 496/2016
- Parte Apelante : PINTURA DE LA PEÑA, S.L.
Procurador/a: Dª. María Fuencisla Martínez Mínguez
Letrado/a: D. Jacobo González Rivera
- Parte Apelada : LA PINTURERIA, S.L.
Procurador/a: D. Ignacio Argos Linares
Letrado/a: Dª. María de los Ángeles Torrens Sanabria
- Parte Apelada : BARNICES Y PINTURAS MODERNAS, S.A.
Procurador/a: Dª. Mónica Oca De Zayas
Letrado/a: D. Ángel Lor Fernández-Torija
SENTENCIA nº 129/2021
Ilmos Srs. Magistrados :
D. Alberto Arribas Hernández
D. Pedro María Gómez Sánchez
D. Francisco de Borja Villena Cortés (ponente)
En Madrid, a 22 de marzo de 2021.
La Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid, de lo mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados arriba indicados, ha visto en grado de apelación, bajo el número de rollo 721/2019, los autos 496/2016, provenientes del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid, en materia de competencia desleal.
Las partes han actuado representadas y con la asistencia de los profesionales identificados en el encabezamiento de la presente resolución.
(1).- La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del siguiente tenor: "FALLO: Que desestimando íntegramente la demanda formulada a instancia de la mercantil PINTURAS DE LA PEÑA, S.L., representada por la Procuradora Sra. Martínez Mínguez y asistida del Letrado D. Jacobo González Rivera; contra la mercantil BARNICES Y PINTURAS MODERNAS, S.A., representada por la Procuradora Sra. Oca de Zayas y asistida del Letrado D. Ángel Lor Fernández-Torija; debo absolver y absuelvo a la demandada de las pretensiones formuladas, con imposición de las costas a la parte demandante.
Que estimando parcialmente la demanda formulada a instancia de la mercantil PINTURAS DE LA PEÑA, S.L., representada por la Procuradora Sra. Martínez Mínguez y asistida del Letrado D. Jacobo González Rivera; contra la mercantil demandada LA PINTURERÍA, S.L., representada por el Procurador Sr. Argos Linares y asistida de la Letrada Dña. María Ángeles Torréns Sanabria, debo:
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- Declarar que LA PINTURERÍA, S.L. ha realizado y está realizando actos de competencia desleal en la comercialización de productos de pintura con las marcas/denominaciones "BARPLAST SUPER C7", "BARPLAST V64" y "MATE 7", con la comercialización de botes comprados a PINTURAS DE LA PEÑA, S.L. para la venta de pinturas no fabricadas por esta entidad y, en cualquier caso, con la utilización del número de fabricante de PINTURAS DE LA PEÑA, S.L., con la comercialización de productos de pintura en botes de la misma apariencia que los anteriores pero con el CIF de BARNICES Y PINTURAS MODERNAS, S.A. en la parte de atrás, así como con la utilización en sus facturas de venta para la identificación de los productos de las marcas/denominaciones "B V64", "V64", SUPER C7", "MATE C7" y "PLÁSTICO V64 MATE".
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- Condenar a la demandada LA PINTURERÍA, S.L. a estar y pasar por las anteriores declaraciones.
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- Condenar a LA PINTURERÍA, S.L. a cesar en el uso en el mercado de la denominación comercial "V/64", "V-64" y "V64", absteniéndose de comercializar productos usando dicha denominación comercial, así como abstenerse de usar en sus facturas para la identificación de los productos las marcas/denominaciones "V64" y "PLÁSTICO V64 MATE".
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- Condenar a LA PINTURERÍA, S.L. a retirar del tráfico económico, a su costa, los productos que hagan uso en el mercado de la denominación comercial "V64", "V/64" y "V-64".
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- Condear a LA PINTURERÍA, S.L. a la destrucción, a su costa, de los productos que se encuentren en su poder y que hagan uso en el mercado de la denominación comercial "V64", "V/64" y "V-64".
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- Condenar a LA PINTURERÍA, S.L. a eliminar, a su costa, a PINTURAS DE LA PEÑA, S.L. del listado de proveedores de su página web o de los folletos o cualquier otra información comercial en que aparezca como proveedor de la sociedad demandante.
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- Ordenar la publicación, a costa de LA PINTURERÍA, S.L. del fallo de la presente sentencia, en dos diarios de mayor difusión de la Comunidad Autónoma de Madrid.
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- Desestimando las demás pretensiones formuladas; sin hacer imposición de las costas.".
(2).- Contra la anterior Sentencia interpuso recurso de apelación la parte demandante y, evacuado el traslado correspondiente, se presentó escrito de oposición, elevándose los autos a esta Audiencia Provincial, en donde fueron turnados a la presente Sección y, seguidos los trámites legales, se señaló para la correspondiente deliberación, votación y fallo el día 18 de marzo de 2021.
Ha intervenido como Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Francisco de Borja Villena Cortés
Contexto de la controversia en primera instancia.
(1).- Se presentó escrito de demanda por PINTURAS DE LA PEÑA SA, como parte actora, contra LA PINTURERÍA SL y contra BARNICES Y PINTURAS MODERNAS SA (BARPIMO), parte demandada, en la que se deducía acción declarativa y de condena, en materia de competencia desleal, por actos contrarios a la buena fe concurrencial,
actos de imitación, de confusión y de aprovechamiento de la reputación ajena, así como, acumuladamente, acciones por infracción de derecho de marca. Ello dio lugar al proceso seguido como Juicio Ordinario ante el Juzgado Mercantil Nº 6 de Madrid, en el que se dictó Sentencia con los pronunciamientos del Fallo que pueden sintetizarse de la forma siguiente:
(i).- Se desestima la demanda respecto del demandado BARPIMO SA.
(ii).- Se estima parcialmente respecto del demandado LA PINTURERÍA SL, y se declara que ha realizado actos de competencia desleal en la comercialización de productos de pintura con los signos "Barplast Super 7", "Barplast V64" y "mate 7"; así como con el uso del número de fabricante de PINTURAS DE LA PEÑA SA, y en la documentación mercantil, con el uso de aquellos signos y "B V64", "V64", "Super C7", "Mate C7" y "Plástico V64 Mate". Se condena esa demandada a cesar en el uso de tales signos, y cesar en el tráfico comercial de ese comportamiento, a destruir los envases correspondientes, a su costa, y eliminar aquellas referencias y la reseña a la parte actora en su listado de proveedores.
(iii).- Se acuerda la publicación del fallo de esta sentencia, a costa de la demandada, en dos diarios de mayor difusión de la Comunidad Autónoma de Madrid.
(iv).- Se desestima toda otra solicitud.
(v).- Se imponen a la parte actora las costas de la demandada absuelta, BARPIMO SA, y, en cuanto a las demás, no se hace pronunciamiento.
(2).- Para realizar esos pronunciamientos, la Sentencia se basa sustancialmente en las conclusiones y fundamentos siguientes:
(i).- En primer término, por PINTURAS DE LA PEÑA SA se ejercita acción marcaria, con invocación de marcas notorias no registradas, referida a los signos "V64", "V/64" y "V-64", pero esa parte actora no acredita las exigencias jurisprudenciales para poder calificar a esos signos de marcas notorias, tales como la cuota de mercado que deberían tener para ello. Y, además, ha tolerado comercializar con dichos signos pintura bajo la marca blanca de la demandada LA PINTURERÍA SL.
(ii).- Es titular PINTURAS DE LA PEÑA SA de la marca mixta "Super C-7", concedida por la OEPM, de carácter mixto. Pero el signo registrado, donde aparece un mapa con el contorno de Europa occidental, dentro del cual se hace constar, en letras grandes el término "Super", y luego, en letra mucho más pequeña, el signo "C-7", por lo que se considera que el elemento esencial de la misma no se ha reproducido en el mercado por la demandada.
(iii).- En cuanto a la acción de competencia desleal, consta que la calidad de la pintura comercializada por BARPIMO SA es de una calidad inferior a la de PINTURAS DE LA PEÑA SA, y que para esa comercialización, por LA PINTURERÍA SL se ha servido, en primer lugar, de envases de 23 kg suministrados vacíos por PINTURAS DE LA PEÑA SA, bajo el uso de los signos " V64 " y " Super C-7 ", con el número de fabricante de esa parte actora, en un primer momento, y luego seguir utilizando esas designaciones con el prefijo "Barplast", en botes suministrados por BARPIMO SA. Toda esa comercialización bajo la marca blanca de LA PINTURERÍA SL, lo que incurre en los arts. 6 y 12 LCD.
(iv).- No puede estimarse la demanda frente a BARPIMO SA ya que ésta se limita a la fabricación de las pinturas y su venta a LA PINTURERÍA SL, y no se acredita una participación consciente en los actos de competencia desleal de ésta.
(v).- No puede estimarse la pretensión indemnizatoria, ya que, en su caso, lo que procedería indemnizar es el lucro cesante, pero el informe pericial emitido no es suficiente como para acreditar el mismo, ya que se limita a fijar los márgenes de venta, por lo que hay ausencia sobre la prueba del daño. No cabe aplicar en materia de competencia desleal el criterio del 1% de la facturación previsto para Derecho de marcas
(vi).- Procede acodar la publicación de la sentencia, a fin de divulgar el conocimiento de la misma frente a los actos de competencia desleal realizados.
Objeto del recurso de apelación .
(3).- Apelación . Por PINTURAS DE LA PEÑA SA se interpone recurso frente a dicha Sentencia, contra algunos de sus pronunciamientos, en el que insta la parcial revocación de la resolución para la estimación de las pretensiones de la demanda.
A tal fin, el recurso de apelación se sustenta, resumidos a los meros efectos de enmarcar el debate, ya que más adelante se desarrollarán por separado, en los motivos siguientes:
(i).- Error en la...
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