SJMer nº 1 58/2019, 4 de Marzo de 2019, de Alicante
| Ponente | LEANDRO BLANCO GARCIA-LOMAS |
| Fecha de Resolución | 4 de Marzo de 2019 |
| ECLI | ES:JMA:2019:4892 |
| Número de Recurso | 401/2014 |
JUZGADO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA Nº 1 DE ESPAÑA
PROCEDIMIENTO: Juicio Ordinario nº 401/2014 (procedimiento al que se ha acumulado el procedimiento de Juicio Ordinario nº 237/2016 del Juzgado de Marcas de la Unión Europea nº 2 de España)
N.I.G.:03014-66-2-2014-0000924
De: D/ña. ITV GLOBAL ENTERTAINMENT LIMITED
Procurador/a Sr/a. OLCINA FERNANDEZ, JUAN CARLOS
Contra: D/ña. MEDIASET COMUNICACION ESPAÑA S.A.
Procurador/a Sr/a. MANZANARO SALINES, JORGE LUIS
SENTENCIA nº 58/2019
En Alicante, a 4 de marzo de 2019.
Vistos por mí, don Leandro Blanco García-Lomas, magistrado-juez del Juzgado de Marcas de la Unión Europea nº 1 de España, los autos de Juicio Ordinario con nº 401/2014, en el que es parte demandante la entidad mercantil ITV Global Entertainment Limited (en adelante, ITV), representada por el Procurador de los Tribunales don Juan Carlos Olcina Fernández y asistida por el Letrado don Pedro Merino Baylos; y parte demandada la entidad mercantil Mediaset Comunicación España, S.A. (en adelante, MEDIASET), representada por el Procurador de los Tribunales don Jorge Manzanaro Salinas y asistida por el Letrado don Borja Sáinz de Aja Tirapu, en sustitución del Letrado don Álvaro Bourkaib Fernández de Córdoba; habiendo versado el presente procedimiento sobre ACCIÓN DECLARATIVA DE TITULARIDAD DE REGISTROS MARCARIOS, ACCIÓN DECLARATIVA DE INFRACCIÓN MARCARIA, ACCIÓN DECLARATIVA DE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS ACTOS DE INFRACCIÓN MARCARIA, ACCIÓN DE CONDENA A LA CESACIÓN Y ABSTENCIÓN, ACCIÓN DE CONDENA A LA REMOCIÓN y ACCIÓN DE CONDENA AL RESARCIMIENTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS ACTOS DE INFRACCIÓN MARCARIA, si bien tras el auto de este Juzgado de 5 de diciembre de 2014, quedó limitado el objeto de la demanda a la ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN RAZONABLE DEL ARTÍCULO 9.3 DEL REGLAMENTO DE MARCA COMUNITARIA (en adelante, RMC); autos a los que se ha acumulado el procedimiento de Juicio Ordinario con nº 237/2016 del Juzgado de Marcas de la Unión Europea nº 2 de España, en el que es parte demandante ITV, representada por el Procurador de los Tribunales don Juan Carlos Olcina Fernández y asistida por el Letrado don Pedro Merino Baylos; y parte demandada MEDIASET, representada por el Procurador de los Tribunales don Jorge Manzanaro Salinas y asistida por el Letrado don Borja Sáinz de Aja Tirapu, habiendo versado el presente procedimiento sobre ACCIÓN DECLARATIVA DE TITULARIDAD DE REGISTROS MARCARIOS, ACCIÓN DECLARATIVA DE INFRACCIÓN MARCARIA, ACCIÓN DECLARATIVA DE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS
DE LOS ACTOS DE INFRACCIÓN MARCARIA, ACCIÓN DE CONDENA A LA CESACIÓN Y ABSTENCIÓN, ACCIÓN DE CONDENA A LA REMOCIÓN y ACCIÓN DE CONDENA AL RESARCIMIENTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS ACTOS DE INFRACCIÓN MARCARIA; dicto la presente sentencia.
El día 26 de mayo de 2014, el Procurador de los Tribunales don Juan Carlos Olcina Fernández, actuando en la representación antedicha, presentó en este Juzgado escrito de demanda de juicio ordinario.
Admitida que fue a trámite la citada demanda, se emplazó a la parte contraria para que la contestase, cosa que hizo la representación procesal de MEDIASET mediante escrito presentado en este Juzgado el día 7 de julio de 2014, en el seno del cual se ejercitó una demanda reconvencional frente a ITV.
El auto de este Juzgado de 5 de diciembre de 2014 acordó: (i) la delimitación de la competencia de este Juzgado a la acción de indemnización razonable del artículo 9.3 del RMUE; (ii) la inadmisión de la demanda reconvencional formulada por MEDIASET; y (iii) la suspensión del procedimiento por solicitud conforme de ambas partes, debiendo continuarse respecto de la acción prevista en el artículo 9.3 del RMUE en caso de ser interesada por las partes.
El día 4 de abril de 2016, el Procurador de los Tribunales don Juan Carlos Olcina Fernández, actuando en la representación antedicha, presentó en el Juzgado de Marcas de la Unión Europea nº 2 de España, escrito de demanda de juicio ordinario, que dio lugar al procedimiento de Juicio Ordinario nº 237/2016 del citado Juzgado.
Admitida que fue a trámite la citada demanda, se emplazó a la parte contraria para que la contestase, cosa que hizo la representación procesal de MEDIASET mediante escrito presentado en aquel Juzgado el día 14 de junio de 2016, en el seno del cual se ejercitó una demanda reconvencional frente a ITV.
Admitida que fue a trámite la demanda reconvencional por el Juzgado de Marcas de la Unión Europea nº 2 de España, se emplazó a la parte contraria para que la contestase, cosa que hizo la representación procesal de ITV mediante escrito presentado en aquel Juzgado el día 12 de septiembre de 2016.
El auto de este Juzgado de 24 de enero de 2017 acordó la reanudación del presente procedimiento, así como la acumulación a este procedimiento del procedimiento de Juicio Ordinario nº 237/2016 seguidos ante el Juzgado de Marcas de la Unión Europea nº 2 de España, cosa a lo que accedió el citado Juzgado.
El día 22 de mayo de 2017, tuvo lugar el acto de la audiencia previa, con el resultado que obra en autos, señalándose en ésta el día 24 de noviembre de 2017 como día para la celebración de la vista. Llegado el día de la vista, en ésta se practicaron los medios de prueba que obran en autos, quedando la vista interrumpida hasta el día 28 de mayo de 2018, tras lo cual quedaron los autos vistos para sentencia.
En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales, salvo las relativas al plazo para dictar sentencia, habida cuenta del volumen y complejidad de los asuntos de los que conoce este Juzgado, de la que esta sentencia es un claro exponente.
Delimitación del objeto de la controversia.
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Breve exposición de los hechos de la demanda.
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La perfecta delimitación del objeto de la controversia exige que traiga a colación los hechos esenciales de la demanda en los que la parte demandante fundamenta sus pretensiones ("causa petendi", según la STS de 28 de octubre de 2013, entre otras). Y en este sentido, puede considerarse que los hechos esenciales de la demanda son los siguientes:
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La solicitud de marca de la Unión Europea nº 8.313.108 "PASAPALABRA" :
a.1.- Acerca de ITV :
a.1.1.- ITV se trata de una entidad mercantil que forma parte del grupo "ITV", uno de los principales grupos televisivos a nivel europeo y líder en el Reino Unido, dedicada fundamentalmente a la creación, producción y licencia de formatos de televisión, así como al merchandising de productos con los títulos de sus formatos.
a.1.2.- ITV tiene casi 4390 formatos televisivos que exporta a todo el mundo, entre los que se encuentra el formato originario "THE ALPHABET GAME", creado en el año 1996. Este formato fue licenciado por ITV en España desde el año 2000, permitiendo a ANTENA 3 (entre los años 2000 y 2006) y a TELE 5 (entre los años
2007 y agosto de 2012) la emisión y producción del programa "PASAPALABRA" con dicha licencia (documentos nº 1 y 2 de la demanda).
a.2.- La solicitud de marca de la Unión Europea "PASAPALABRA" : la marca de la Unión Europea nº 8.313.108 "PASAPALABRA" fue depositada en la EUIPO el día 20 de mayo de 2009, mismo día en que se suscribió el contrato entre ITV y MEDIASET (contrato "PASAPALABRA HEADS OF AGREEMENT") por el que la primera licenciaba la explotación del formato del programa en que se basa "PASAPALABRA".La marca de la Unión Europea "PASAPALABRA" fue solicitada para distinguir los servicios de las clases 38 y 41. El día 3 de agosto de 2009 fue publicada la solicitud de marca de la Unión Europea "PASAPALABRA" (documento nº 3 de la demanda).
a.3.- Oposición de la entidad mercantil Europroducciones TV, S.A.U. (en adelante, EP) y suspenso : la solicitud de marca de la Unión Europea "PASAPALABRA" de ITV se encuentra en suspenso debido a la oposición formulada por EP sobre la base de las siguientes marcas españolas denominativa de su titularidad: (i) marca española nº 2.222.976 "PASA PALABRA" para la clase 38; (ii) marca española nº 2.222.977 "PASA PALABRA" para la clase 41; (iii) marca española nº 2.351.547 "PASAPALABRA" para la clase 9; y (iv) marca española nº 2.351.548 "PASAPALABRA" para la clase 28.
a.4.- La nulidad de las marcas que han servido de base a la oposición de EP : las citadas marcas españolas "PASAPALABRA" han sido declaradas nulas por haber sido registradas de mala fe, por las SJM nº 9 de Madrid de 27 de junio de 2011 y SAP Madrid (Sección 28ª), de 22 de abril de 2013 (documentos nº 4 y 5 de la demanda), estando pendiente de resolución del TS (documento nº 6 de la demanda).
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La infracción de la solicitud de marca de la Unión Europea nº 8.313.108 "PASAPALABRA" :
b.1.- MEDIASET lleva produciendo y emitiendo el programa "PASAPALABRA" desde el año 2007 cuando sucede a ANTENA 3. La producción y emisión del programa por parte de MEDIASET puede diferenciarse en 3 grandes etapas:
b.1.1.- Una primera etapa entre el año 2007 y el mes de agosto de 2009 : MEDIASET produce y emite el programa "PASAPALABRA" con licencia de la entidad mercantil Bocaboca Producciones, S.L. (en adelante, BOCABOCA), quien a su vez era licenciataria de ITV.
b.1.2.- Una segunda etapa entre el mes de agosto de 2009 y el día 31 de julio de 2012 : MEDIASET produce y emite el programa "PASAPALABRA" con licencia directa con ITV gracias al contrato "PASAPALABRA HEADS OF AGREEMENT", siendo que la SJM nº 6 de 3 de febrero de 2014 declara que MEDIASET infringió este contrato al no haberle pagado a ITV las cantidades pactadas en el mismo.
b.1.3.- Una tercera etapa entre el mes de agosto de 2012 y que aún no ha finalizado : MEDIASET produce y emite el programa "PASAPALABRA" sin licencia de ITV, razón por la cual la SJM nº 6 de Madrid de 3 de...
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