STSJ Castilla-La Mancha 311/2020, 30 de Diciembre de 2020
| Ponente | EULALIA MARTINEZ LOPEZ |
| ECLI | ES:TSJCLM:2020:3370 |
| Número de Recurso | 372/2018 |
| Procedimiento | Procedimiento ordinario |
| Número de Resolución | 311/2020 |
| Fecha de Resolución | 30 de Diciembre de 2020 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
T.S.J.CAST.LA MANCHA CON/AD SEC.1
ALBACETE
SENTENCIA: 00311/2020
Recurso Contencioso-administrativo nº 372/2018
SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. SECCIÓN 1ª
Presidenta:
Iltma. Sra. Dª Eulalia Martínez López
Magistrados:
Iltmo. Sr. Constantino Merino González
Iltmo. Sr. Guillermo B. Palenciano Osa
Iltma. Sra. Inmaculada Donate Valera
Iltma. Sra. Dª Purificación López Toledo
SENTENCIA Nº 311
En Albacete, a 30 de diciembre de 2020.
Vistos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha los presentes autos, bajo el número 372/2018 del recurso contencioso-administrativo, seguido a instancia de la mercantil Félix Solís, SL, representada por el Procurador D. Francisco Ponce Real contra la Oficina Española de Marcas y Patentes, Organismo integrado en el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, representado por el Abogado del Estado, en materia de: Inscripción de la marca 366432 de la clase 33, "El Duque Since 1975". Siendo Ponente la Ilma. Sra. Dª. Eulalia Martínez López, quien expresa el parecer de la Sala.
- Por la representación procesal de la actora se interpuso, en fecha 03 de septiembre de 2018, recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de la Oficina Española de Marcas y Patentes, dictada en el expediente de referencia 54718 de 03 de julio de 2018 que desestima el Recurso de Alzada interpuesto contra la Resolución, de fecha 12 de febrero de 2018, y, publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, de 16 de febrero de 2018, en la que se acuerda la inscripción de la marca 366432 de la clase 33, "El Duque Since 1975".
- Contestada la demanda por la Administración, tras relatar a su vez los hechos y fundamentos jurídicos que entendió aplicables, solicitó sentencia desestimatoria del recurso.
- Fijada la cuantía del recurso en Indeterminada, una vez concluidas las actuaciones procesales establecidas en la Ley Reguladora, se señaló votación y fallo, y, llevada a cabo la misma, quedaron los autos para dictar la correspondiente Sentencia.
- Tiene por objeto el Recurso la Resolución de la Oficina Española de Marcas y Patentes, dictada en el expediente de referencia 54718 de 03 de julio de 2018 que desestima el Recurso de Alzada interpuesto contra la Resolución, de fecha 12 de febrero de 2018, y, publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, de 16 de febrero de 2018, en la que se acuerda la inscripción de la marca 366432 de la clase 33, "El Duque Since 1975".
Pretende la actora en su demanda, que se:
"(...) sirva dictar Sentencia revocando las anteriores resoluciones por no ser conformes a Derecho y, en su lugar, declarar, por las razones expuestas, que procede la denegación de la Marca citada".
Alega, en síntesis:
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Irrelevancia de los elementos genéricos en las confrontaciones entre Marcas.
Siguiendo la línea de la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 28 de noviembre de 1986, la confrontación entre Marcas ha de destacar los elementos de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.
La jurisprudencia, al examinar esta materia, tiene declarado que las denominaciones genéricas son elementos de uso común, pertenecientes al dominio público y carentes de virtualidad distintiva al no tener singularidad y valor diferenciador ( Sentencias de la Sala Tercera T.S. de 22 de diciembre de 1986, 20 de diciembre de 1988, y otras). Como consecuencia de lo anterior, en el momento de determinar si dos Marcas son compatibles no pueden ser en modo alguno influyentes las partículas genéricas que, según se ha visto, no son utilizables de forma exclusiva
La expresión "since 1975" de la Marca impugnada, y "Castillo del", en la oponente, son términos genéricos, no reivindicables en exclusiva y a los que se les puede aplicar las prohibiciones establecidas en el Articulo 5. 1b)
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y d) de la ley de Marcas.
La costumbre hace que esos términos, como otros del tipo Viña, condado, cepa, etc. sean aceptados formando parte de las Marcas, pero, como es lógico, queda evidente que no se otorga monopolio alguno sobre esas palabras en cuestión.
Por otra parte, en la práctica comercial, la escasa distintividad de los elementos antes mencionados (como condado, castillo, viña, etc.) hacen que gran parte de los embotelladores diseñen sus etiquetas aumentando el tamaño de la parte más distintiva con respecto a la menos. Por poner algunos ejemplos, podemos citar conocidas Marcas como Finca del Marquesado, Hacienda López de Haro, Viña Herminia, Finca de la Emperatriz, o Señorío de Cuzcurrita, donde las palabras Marquesado, López de Haro, Herminia, Emperatriz y Cuzcurrita aparecen claramente destacadas, mientras que el resto de las expresiones quedan en un segundo plano por su tamaño, casi inapreciable.
Ello nos lleva a considerar que, en realidad, la Marca que impugnamos se denomina simplemente El Duque, mientras que en la oponente -titularidad de mi representado- Castillo del Duque es en la palabra duque donde recae la carga distintiva.
En cuanto a las características gráficas de la Marca El Duque impugnada, sin menospreciarlas, parece claro que son secundarias y de una importancia relativa. Gran parte de las transacciones mercantiles se realizan oralmente y en esa situación Marcas como Castillo del Duque y El Duque no son suficientemente diferenciables.
En el supuesto presente, la titular de la Marca impugnada "El Duque" manifestó en su escrito de contestación al suspenso (folio 19) que la palabra Duque no puede ser monopolizada por nadie, al ser de uso común. Aunque esta opinión no se recoge en la resolución del Recurso de Alzada, nos tememos que puede haber influido en el Letrado Ponente, por lo que mostramos nuestro rechazo a este argumento.
Si un elemento genérico es incluido en una etiqueta a los efectos de dar alguna protección al aspecto general del conjunto, debe incluirse en la solicitud una indicación expresa de que la palabra o expresión a que se refiere no se reivindica en exclusiva, cosa que no se hizo en este caso. Quieran, o no, la expresión El Duque es en la Marca que impugnamos el elemento más distintivo y sobre él gravita la esencia misma de la Marca en cuestión.
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La prohibición del articulo 124-11 del Estatuto de la Propiedad Industrial.
Aunque el Estatuto de la Propiedad Industrial no esté en la actualidad vigente, y el contenido de su Artículo 124-11 no se recoja en la actual Ley de Marcas, hemos de indicar que en la práctica de la Propiedad Industrial si se aplica con frecuencia el espíritu del mismo.
En aquel Estatuto se prohibía el registro de Marcas consistentes en "las denominaciones ya registradas, suprimiéndoles o agregándoles algún vocablo" que es justamente el caso que estamos tratando. Ahora no hay una prohibición expresa de una práctica de este tipo, pero es evidente que la misma nos lleva a peligros de error o asociación indebida que si están recogidas en la Ley 17/2001.
III- La prohibición del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
Sabido es que existe riesgo de confusión si hay peligro de que el consumidor, o público en general, pueda creer que los productos o servicios en cuestión proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores independientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos y servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto y el público destinatario.
En la resolución del Recurso de Alzada, por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas, y en el folio 36 de la misma, se hace una exposición detallada del contenido del artículo 6.1 de la Ley de Marcas y de la forma de interpretarlo. Se van detallando uno por uno todos los puntos a tener en cuenta y, cuando parece que están justificando una denegación, nos sorprenden con la decisión de mantener la concesión.
Como puede apreciarse, el análisis realizado por el Letrado Ponente del Art. 6.1 de la Ley de Marcas haría pensar a cualquiera que está de acuerdo con el recurrente, y que existe incompatibilidad manifiesta entre las Marcas comparadas. Sin embargo, en la indicación Segunda del mismo folio 36, y sin más preámbulos si especifica que "la aplicación al presente caso de estas pautas legales lleva a la conclusión de que no concurren en el mismo los presupuestos aplicativos de registro previstos en el Art. 6.1. citados, por existir entre los distintivos enfrentados suficientes disparidades de conjunto, denominativas, por la existencia de distintos números y palabras que en uno y otro signo acompañan al vocablo Duque, gráficas, porque la marca solicitada incorpora gráficos y colores que le alejan del distintivo solicitado puramente denominativo, y conceptuales, pues la marca solicitada se refiere a una persona y la oponente a un objeto, como para garantizar su reciproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado. "
Es evidente que el criterio de compatibilidad, o no, de las Marcas enfrentadas, cuando nos referimos solo a elementos gráficos o fonéticos, es muy subjetivo, y cada cual puede opinar de forma diferente. Ahora bien, es posible que el nivel intelectual alcanzado por los consumidores permita que éstos no confundan siempre directamente las Marcas, pero no es menos cierto que es más que probable que al apreciar dos Marcas denominadas Castillo del Duque y El Duque, para productos idénticos, las asocie...
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