STSJ Cataluña 3788/2020, 28 de Septiembre de 2020

PonenteJORDI PALOMER BOU
ECLIES:TSJCAT:2020:8084
Número de Recurso522/2016
ProcedimientoRecurso ordinario
Número de Resolución3788/2020
Fecha de Resolución28 de Septiembre de 2020
EmisorSala de lo Contencioso

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Recurso nº 522/2016

SENTENCIA Nº 3788/2020

Ilmos. Sres.:

Presidente

DON JAVIER AGUAYO MEJÍA

Magistrados

DON FRANCISCO JOSÉ SOSPEDRA NAVAS

DON JORDI PALOMER BOU

En la Ciudad de Barcelona, a 28 de septiembre de dos mil veinte.

LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN QUINTA) ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el recurso contencioso-administrativo nº 522/2016, interpuesto por Vicente y la mercantil LEO MESSI MANAGEMENT SL, representados por el Procurador Sr. Ignacio López Chocarro y dirigida por el Letrado Sr. José Carlos Erdozain López, contra la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada y dirigida por el Sr. Abogado del Estado, siendo parte codemandada la mercantil JM-EV E HIJOS SRL representada por el Procurador Sr. Ivo Ranera Cahís y dirigida por el Letrado Sr. Jordi Güell Serra.

Ha sido Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. Jordi Palomer Bou, quien expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

Por la representación de la parte actora, se interpuso el presente recurso contencioso administrativo, contra la resolución de la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (OEPM) del MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA de fecha 3 de octubre de 2016 que estima el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de fecha 12 de enero de 2019 y acuerda la denegación de la marca solicitada para las clases 18 y 25 y la concesión con limitación para las clases 9 y 28 de la marca MESSI.

SEGUNDO

Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto por la Ley Reguladora de esta Jurisdicción, habiendo despachado las partes, llegado su momento y por su orden, los trámites conferidos de demanda y contestación, en cuyos escritos respectivos, en virtud de los hechos y fundamentos de derecho que constan en ellos, suplicaron lo oportuno en los términos que aparecen en los mismos.

TERCERO

Continuado el proceso por los trámites que aparecen en autos, se designó como tribunal la Sección de Refuerzo conforme al acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ de 4 de abril de 2019 y Magistrado Ponente, señalándose fecha para la votación y fallo del recurso, diligencia que tuvo lugar en la fecha f‌ijada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO

Es objeto del presente recurso la resolución de la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (OEPM) del MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA de fecha 3 de octubre de 2016 que estima el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de fecha 12 de enero de 2019 y acuerda la denegación de la marca solicitada para las clases 18 y 25 y la concesión con limitación para las clases 9 y 28 de la marca MESSI.

SEGUNDO

El recurso interpuesto considera que la marca solicitada no infringe lo establecido en el artículo

6.1.b) de la Ley de Marcas, ya que no hay semejanza o identidad de los signos comparados tanto a nivel fonético, gráf‌ico, denominativo y conceptual, y también en su ámbito de aplicación siendo diferentes los canales de distribución, por lo que no existe riesgo de confusión en el mercado, y solicita la estimación del recurso y la concesión de la inscripción de la marca solicitada.

Por parte del ABOGADO DEL ESTADO sostiene la adecuación a derecho de las resoluciones recurridas y que la marca cuyo registro se pretende infringe lo establecido en el artículo 6.1 de la Ley 17/2001, por lo que solicita la desestimación del recurso.

La parte codemandada sostiene la adecuación a derecho de las resoluciones recurridas y que la marca cuyo registro se pretende infringe lo establecido en el artículo 6.1 de la Ley 17/2001, por lo que solicita la desestimación del recurso.

TERCERO

EL artículo 6 de la Ley 17/2001 establece:

  1. No podrán registrarse como marcas los signos:

  1. Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.

  2. Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

Así hay que considerar el derecho a la marca como un derecho subjetivo vinculado a la libertad de empresa, de forma que la denegación de su inscripción es un acto reglado estrictamente sometido a la Ley.

La marca constituye un patrimonio bien signif‌icativo de la empresa comercial o industrial en el tamaño que identif‌ica sus productos distinguiendo los de la oferta de los competidores al tiempo condensa el prestigio y el atractivo que puedan tener en el mercado. Ahora bien, este no es un derecho absoluto y encuentra su límite tanto en la protección de las marcas preexistentes en la medida que pueda llevar a los consumidores a confusiones.

Asimismo, tampoco es posible la utilización de denominaciones o representaciones que no tengan la...

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