STSJ Cataluña 5349/2020, 22 de Diciembre de 2020
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 5349/2020 |
| Fecha | 22 Diciembre 2020 |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Recurso nº 166/2018
SENTENCIA Nº 5349/2020
Ilmos. Sres.:
Presidente
DON JOSÉ MANUEL DE SOLER BIGAS
Magistrados
DOÑA ELSA PUIG MUÑOZ
DOÑA ROSA MARÍA MUÑOZ RODÓN
En la Ciudad de Barcelona, a 22 de diciembre de 2020.
LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN QUINTA) ha pronunciado la siguiente sentencia en el recurso contencioso-administrativo nº 166/2018, interpuesto por EDUCA BORRÁS, SAU, representada por el Procurador D. Ricard Simó Pascual y dirigido por el Letrado D. Ignacio Valdelomar, contra la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada y asistida por el Abogado del Estado.
Ha sido Ponente la Magistrada Ilma. Sra. Dña. Elsa Puig Muñoz, quien expresa el parecer de la Sala.
Por la representación de la parte actora, en escrito presentado en la Secretaría de esta Sala, se interpuso el presente recurso contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 26/04/2018, por la que se estimó el recurso de alzada interpuesto por BUBITO 03, SL contra el acuerdo de denegación de la marca número 3654283, clase 41 EDUCA PARK (mixta), y se concedió el registro solicitado.
Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto por la Ley Reguladora de esta Jurisdicción, habiendo despachado las partes, llegado su momento y por su orden, los trámites conferidos de demanda y contestación, en cuyos escritos respectivos, en virtud de los hechos y fundamentos de derecho que constan en ellos, suplicaron respectivamente la anulación de los actos objeto del recurso y la desestimación de éste, en los términos que aparecen en los mismos.
Continuado el proceso por los trámites que aparecen en autos, se señaló día y hora para la votación y fallo, diligencia que tuvo lugar en la fecha fijada.
En la sustanciación de este pleito se han observado las prescripciones legales.
Objeto del presente recurso y alegaciones de las partes
Constituye el objeto del presente recurso la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 26/04/2018, por la que se estimó el recurso de alzada interpuesto por BUBITO 03, SL contra el acuerdo de denegación de la marca número 3654283, clase 41 EDUCA PARK (mixta).
La parte actora fundamenta su recurso en las alegaciones siguientes:
* La marca EDUCA es una marca renombrada.
* La nueva marca EDUCA PARK se solicita para la misma clase de productos (la 41).
* Existe riesgo de confusión en el mercado.
* En supuestos análogos, en los que se solicitaba la inscripción de una marca que contenía la partícula EDUCA, la Oficina ha resuelto denegando la inscripción de la marca.
Por su parte, el Abogado del Estado se opuso al recurso y defendió que si bien la palabra EDUCA coincide en la marca inscrita en favor de la actora y la que se solicitó por BUBITO 03, SL, tiene una distintividad limitada porque evoca a un tiempo verbal del verbo educar, y que, en definitiva, no hay riesgo de confusión.
Normativa reguladora de las marcas
La armonización comunitaria en materia de marcas se llevó a cabo fundamentalmente a través de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Sus disposiciones, que ya fueron incorporadas por la Ley 32/1988, de Marcas, también fueron objeto de una plena transposición en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante LM). De las normas que comunitarias deben destacarse las relativas a: nuevo concepto de marca; reformulación de las causas de denegación y nulidad del registro; extensión al ámbito comunitario del agotamiento del derecho de marca; incorporación de la figura de la prescripción por tolerancia y reforzamiento de la obligación de uso de la marca; y de las sanciones por su incumplimiento.
Dentro del Derecho Comunitario de Marcas merece también una mención especial el Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la Comunidad. Si bien es cierto que este Reglamento no impone a los Estados miembros dictar disposiciones de aproximación de las marcas nacionales a la comunitaria -salvo la obligación de regular la transformación de una marca comunitaria en marca nacional-, no lo es menos que la indicada aproximación es deseable, dado que permite evitar que dos títulos que producen idénticos efectos en España estén sujetos a normativas totalmente dispares. En este sentido muchas de las normas de la LM son directamente tributarias de dicho Reglamento.
La LM contiene asimismo las reglas necesarias para adaptar nuestro Derecho a los esfuerzos armonizadores realizados en el seno de la Comunidad Internacional. De este modo, se incorporaron las normas que permiten la aplicación en España del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), que forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 15 de abril de 1994, así como el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994.
La LM atempera el automatismo formal del nacimiento del derecho de marca, basado en el carácter constitutivo del registro, con el establecimiento del principio de la buena fe registral, al prever, como causa autónoma, la nulidad absoluta del registro de una marca, cuando la solicitud en que se basó dicho registro hubiera sido presentada de mala fe. Junto a este principio angular, la Ley recoge otros principios clásicos de carácter registral como los de publicidad, oposición, prioridad y tracto sucesivo, que presiden y racionalizan cuantas operaciones registrales se realicen respecto de la marca o de su solicitud.
El procedimiento de registro se reformó, suprimiendo del examen que ha de efectuar la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) el referido a las prohibiciones relativas, quedando reservado este examen de oficio sólo para las prohibiciones absolutas. Las prohibiciones relativas sólo serán examinadas por la OEPM cuando un tercero legitimado formule la correspondiente oposición a la solicitud de marca presentada a registro, sin perjuicio de que la OEPM comunique, a efectos informativos, la existencia de la solicitud de registro a quienes en una búsqueda informática de anterioridades pudieran gozar de un mejor derecho.
La LM también supuso reforzamiento de la protección de las marcas notorias y renombradas. A estos efectos, se estableció, por primera vez en nuestro ordenamiento, una definición legal del concepto de marca notoria y renombrada, fijando el alcance de su protección.
De acuerdo con los principios expuestos -todos ellos recogidos en la exposición de motivos de la LM-, el artículo 2 de la misma dispone que el derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de dicha Ley.
Y el artículo 4 de la propia LM establece qué se podrá registrar como marca:
"Artículo 4. Concepto de marca
Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para:
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distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y
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ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular."
De otra parte, el artículo 6 de la LM establece las prohibiciones del registro de una marca en relación con otras anteriores:
"Artículo 6. Marcas anteriores
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No podrán registrarse como marcas los signos:
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Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.
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Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.
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Por marcas anteriores se entenderá a los efectos del apartado 1:
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Las marcas registradas cuya solicitud de registro tenga una fecha de presentación...
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