STSJ Comunidad de Madrid 175/2020, 17 de Junio de 2020
| Ponente | JOSE DANIEL SANZ HEREDERO |
| ECLI | ES:TSJM:2020:5439 |
| Número de Recurso | 52/2019 |
| Procedimiento | Procedimiento ordinario |
| Número de Resolución | 175/2020 |
| Fecha de Resolución | 17 de Junio de 2020 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004
33009710
NIG: 28.079.00.3-2019/0001043
RECURSO 52/2019
SENTENCIA NÚMERO 175/2020
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
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Ilustrísimos señores:
Presidente.
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José Daniel Sanz Heredero
Magistrados:
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Juan Francisco López de Hontanar Sánchez
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José Ramón Chulvi Montaner
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Enrique Gabaldón Codesido
Dª. María Soledad Gamo Serrano
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En la Villa de Madrid, a 17 de junio de dos mil veinte.
Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 52/2019, interpuesto por la mercantil SEMARK AC GROUP S.A., representada por el Procurador D. Ignacio Melchor Oruña, contra la resolución dictada el 15 de noviembre de 2018 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 7 de junio de 2018, por la que se accede a la inscripción del nombre comercial 378908 "TRILUPA" (mixta). Ha sido parte demandada la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada por el Abogado del Estado.
Que previos los oportunos trámites, la parte recurrente formalizó su demanda, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando sentencia estimatoria del recurso interpuesto y las declaraciones correspondientes en relación con la actuación administrativa impugnada.
Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada, para contestación a la demanda, lo que verificó por escrito, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando la desestimación de las pretensiones deducidas en la demanda.
Con fecha 21 de mayo de 2020 se celebró el acto de votación y fallo de este recurso, quedando el mismo concluso para Sentencia.
VISTOS.- Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. José Daniel Sanz Heredero.
El presente recurso contencioso-administrativo tiene por objeto la impugnación de la resolución dictada el 15 de noviembre de 2018 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 7 de junio de 2018, por la que se accede a la inscripción del nombre comercial 378908 "TRILUPA" (mixta), para distinguir productos y servicios de la clase 39ª (" Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes").
La precitada resolución, tras transcribir el contenido de los párrafos 1º a 3º del artículo 8 de la Ley de Marcas, en su redacción original, razona:
" CONSIDERANDO: Que la aplicación de la prohibición contenida en el art. 8 de la Ley de Marcas , presupone la existencia de varias condiciones, entre las que están, en primer lugar, la reputación de la marca anterior, es decir el extendido y generalizado conocimiento de la marca en el sector del mercado en el que opere.
En el presente caso se ha probado el uso de las marcas oponentes N 217181, M 1 653335, M 2163361, M 2607276 M 2849090, M 3014845, M 2362405, N 165558 todas ellas denominadas "LUPA" y M 2994808 "LUPA TUS VECINOS DE CONFIANZA" en el sector de la alimentación, pero no se llega a acreditar que el uso de la nueva marca solicitada pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por las marcas oponentes.
No se aportan suficientes medios de prueba y por tanto no se acreditan los elementos de juicio que enumera la Ley y en concreto "volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado". De las pruebas aportadas no se puede constatar que "sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos". Por una parte hay que señalar que se aportan datos en relación a las superficies dedicadas al comercio por parte del recurrente SEMARK AC GROUP, S.A., pero esto no implica necesariamente que se esté usando las marcas oponentes y mucho menos que hayan alcanzado notoriedad en el sentido del artículo 8 de la Ley.
También hay que destacar que el artículo 8.1 habla de "notorios o renombrados en España. El recurrente se refiere a su notoriedad en la Comunidad Autónoma de Cantabria y provincias limítrofes y este ámbito geográfico no puede considerarse suficiente para acreditar la notoriedad "en España".
Por otra parte, es cierto que la relación aplicativa, no es una condición impuesta por la Ley para prohibir el registro de una marca. Sin embargo, dicha relación aplicativa se va diluyendo de manera proporcional al ámbito de conocimiento de la marca prioritaria, por lo que en este caso se ha de considerar que el registro solicitado para "organización de viajes" tiene un ámbito de aplicación muy alejado del alegado por el recurrente en el recurso, es decir, "servicios de transporte, almacenamiento y distribución de toda clase de productos alimenticios" y no puede indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por las marcas prioritarias y la solicitada, y por tanto es difícil que pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o la notoriedad de dichos si nos anteriores. Los consumidores y los canales de comercialización de los viajes de personas y el transporte de alimentos son absolutamente distintos.
La Ley dice que "cuando concurran los requisitos previstos en el mismo, alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuando mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público en otros sectores relacionados· y en este caso habiéndose probado el uso de las marcas y un cierto conocimiento de ellas por los consumidores no se ha probado que sea de tal intensidad como para impedir el registro solicitado en un sector completamente alejado al de las marcas-prioritarias".
Y añade a continuación:
" CONSIDERANDO: (...) No resulta de aplicación la prohibición contenida en el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas ya que para que exista riesgo de confusión es necesario que exista relación aplicativa, cuestión que ya ha sido resuelta en sentido negativo en los considerandos anteriores".
La recurrente muestra su disconformidad con la resolución impugnada, sosteniendo que resulta aplicable la causa de prohibición relativa contemplada en el artículo 6.1 de la citada Ley de Marcas, así como el artículo 8.1 de la misma Ley, argumentando, en síntesis, que: A) En relación con los presupuestos aplicativos del artículo 6.1.b): (i) Los signos enfrentados (LUPA, oponente, y TRILUPA, solicitada) coinciden casi de forma idéntica sus elementos gráfico y fonético; y son similares desde un punto de vista fonético; (ii) Una comparación visual de los distintivos revela que, aunque hay elementos de diferenciación entre ellos, el consumidor se sentirá atraído principalmente por la parte más distintiva y dominante que conforma el término LUPA / TRILUPA que, en este caso, aparece de forma idéntica en los distintivos en conflicto. Por tanto, también existe un elevado grado de similitud visual entre los distintivos en liza; (iii) Existencia de semejanza conceptual; (iv) Los servicios de la solicitud del nombre comercial impugnado son: Clase 39: organización de viajes; los cuales coinciden con los amparados por las marcas anteriores, a saber: Clase 39: " servicios de transporte, almacenamiento y distribución de toda clase de productos alimenticios". En su opinión, " los servicios de "organización de viajes" no están ni por asomo alejados a los servicios "servicios de transporte, almacenamiento y distribución de toda clase de productos alimenticios". Los servicios de la solicitud del nombre comercial de la clase 39 "servicios de organización de viajes", son servicios en cualquier caso similares a los servicios de las marcas anteriores también en la clase 39. Son servicios que implican la organización de los medios necesarios para desplazar cosas o personas de un punto geográfico a otro, así como la adecuada preparación y conservación de productos/personas según las condiciones específicas impuestas por su naturaleza. En consecuencia, los requisitos técnicos y humanos necesarios, la naturaleza de su organización y coordinación, así como los clientes finales y la forma de prestación del servicio son prácticamente idénticos a los servicios protegidos por la marca anterior. Son servicios basados en la organización de servicios de transporte para hacer llegar de un punto geográfico a otro (transporte), personas o mercancías. En este sentido indicar que la restricción operada por el solicitante del nombre comercial no hace mención alguna al destinatario de los servicios de "organización de viajes" y por tanto la interpretación que hace la Oficina a que únicamente se referirá a personas es totalmente aleatoria y carente de fundamento, esto es, nada impide que la organización de viajes del nombre comercial impugnado incluya o solape los servicios paras los cuales las marcas oponentes están concedidas. En consecuencia, dichos servicios de la solicitud no son diferentes de los servicios contemplados por el registro de marca comunitaria". En todo caso, añade, " incluso considerando que los servicios de "organización de viajes" se refieren única y exclusivamente a "personas" creemos que la afirmación del Letrado de la Oficina de que los servicios son absolutamente distintitos es cuando menos exagerada y excesiva. Esto es, incluso considerando que los destinatarios no son los mismos, que es mucho suponer, con independencia del objeto o sujeto del "...
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