STSJ Comunidad de Madrid 750/2019, 12 de Diciembre de 2019
| Ponente | MARIA SOLEDAD GAMO SERRANO |
| ECLI | ES:TSJM:2019:13541 |
| Número de Recurso | 538/2018 |
| Procedimiento | Procedimiento ordinario |
| Número de Resolución | 750/2019 |
| Fecha de Resolución | 12 de Diciembre de 2019 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
C/ General Castaños, 1, Planta 1 - 28004
33009710
NIG: 28.079.00.3-2018/0013729
RECURSO 538/2018
SENTENCIA NÚMERO 750/2019
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
-----Iltmos Señores:
Presidente.
D. José Daniel Sanz Heredero
Magistrados:
D. José Ramón Chulvi Montaner
Dª. Mª Soledad Gamo Serrano
En la villa de Madrid, a doce de diciembre de dos mil diecinueve.
Visto por la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, compuesta por los Ilmos. Magistrados referenciados al margen, el recurso núm. 538/2018, interpuesto por Dialoga Servicios Interactivos, S.A., representada por D. Pedro Antonio González Sánchez y defendida por D. José Antonio Calderón Chavero en materia de propiedad industrial, figurando como parte demandada la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, representada y defendida por el Abogado del Estado y Telefónica, S.A., representada por Dª. Gloria Teresa Robledo Machuca y defendida por Dª. Marta María Pastor López, siendo la cuantía indeterminada.
Ha sido Magistrada ponente la Ilma. Sra. Dª. María de la Soledad Gamo Serrano, quien expresa el parecer de la Sala.
En fecha 8 de junio de 2018 D. Pedro Antonio González Sánchez, en representación de Dialoga Servicios Interactivos, S.A., interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 2 de abril de 2018, desestimatoria del recurso de alzada entablado contra la dictada el 16 de octubre de 2017, el cual fue admitido a trámite por Decreto de 29 de junio, reclamándose la remisión del expediente administrativo y emplazándose a la Administración demandada.
El 12 de septiembre de 2018 se formalizó en tiempo y forma la demanda, en la que venían a exponerse, en síntesis, los siguientes hechos y motivos de impugnación: el 25 de enero de 2017 se presentó por Telefónica, S.A. solicitud de marca nacional núm. 3.648.665 "DIALOGANDO" (mixta) para distinguir servicios de la clase 41, formulándose oposición por Dialoga Servicios Interactivos, S.A. y siendo concedida la marca solicitada por resolución de 16 de octubre de 2017, confirmada en vía de alzada; entre las marcas en conflicto no hay suficientes diferencias como para permitir la pacífica convivencia de las mismas, al reproducir e incorporar la nueva marca gran parte de las anteriores de la recurrente (en concreto el vocablo "DIALOGA"), pasando desapercibida la mínima diferencia denominativa, al ser conceptualmente idénticas; ni siquiera la imagen gráfica de las marcas enfrentadas es lo suficientemente especial y determinante como para permitir la pacífica e inopinada y rápida diferenciación de las marcas, ya que se trata de una mención denominativa a la que se añade un componente gráfico carente de significado alguno integrado al final de la palabra, debiendo prevalecer el elemento denominativo; en cuanto al campo aplicativo no es necesario que la confrontación de los productos y servicios haya de resultar coincidente sino que también la semejanza puede determinar la aplicación de la prohibición en el caso concreto, no siendo la clasificación del Nomenclátor taxativa sino meramente orientadora; el signo "DIALOGA" es distintivo en lo que a productos de la recurrente se refiere, nivel de distintividad que se ha visto reforzado por el uso que del mismo se ha venido haciendo por la entidad actora en el territorio español, cuya oposición está abanderada por varias marcas denominadas "DIALOGA" que pertenecen a la misma persona jurídica titular, existiendo una familia de marcas que amplía el ámbito de protección de las mismas y, en consecuencia, el monopolio del titular, al incrementarse el riesgo de que el público pueda equivocarse respecto al origen o procedencia de los productos o servicios designados por la marca cuya registro se solicita y estimar, por error, que ésta forma parte de esa familia o serie de marcas; pese a basarse la Administración, entre otros argumentos, en la existencia de otros signos en vigor que, con el mismo vocablo, conviven pacíficamente en el mercado, la propia Oficina Española de Patentes y Marcas ha puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones que sus propios precedentes no son vinculantes para las decisiones que haya de tomar en cuanto a la registrabilidad de un determinado signo, criterio acogido, asimismo, por la Sala Tercera del Tribunal Supremo; de la lectura de los servicios amparados por la clase 41ª que la marca impugnada reivindica se desprende, por otra parte, una clara complementariedad aplicativa con los productos y servicios protegidos por las marcas prioritarias; hay elementos suficientes, en suma, para estimar que en este caso existe un riesgo de confusión, con aprovechamiento indebido por parte de la solicitante de la marca de la fama y reputación de otra prioritaria ya conocida por el público consumidor.
Tras invocar los fundamentos de derecho estimados pertinentes en apoyo de su pretensión terminaba solicitando la parte demandante en su escrito que, previos los trámites oportunos, se dictase en su día Sentencia por la que, con estimación del recurso contencioso-administrativo, se anule y revoque la resolución recurrida por no ser ajustada a Derecho y, en su lugar, declare que procede la denegación del registro de la marca núm. 3.648.665 "DIALOGANDO", condenando a la Administración al abono de las costas procesales.
Del escrito de demanda se dio el oportuno traslado, formulando el Abogado del Estado escrito de contestación en el que venía a oponerse a las pretensiones deducidas de contrario y a interesar su desestimación, resumidamente, previa exposición de la normativa y doctrina jurisprudencial aplicables, por no existir una identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica y conceptual entre el signo cuyo registro se pretende y la marca prioritaria que justifique la aplicación de la prohibición contenida en el artículo 6.1 de la Ley de Marcas, careciendo de relevancia los precedentes administrativos y jurisprudenciales que cita la recurrente en su escrito de demanda, al constituir la concesión o denegación de la inscripción un acto reglado y no discrecional, en el que nunca puede entrar en juego el precedente.
Por similares consideraciones vino a oponerse a la demanda, solicitando su desestimación, la codemandada Telefónica, S.A., a través de su representación procesal.
No habiéndose...
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