SAP Madrid 528/2019, 8 de Noviembre de 2019
| Ponente | GREGORIO PLAZA GONZALEZ |
| ECLI | ES:APM:2019:17773 |
| Número de Recurso | 3523/2018 |
| Procedimiento | Recurso de apelación |
| Número de Resolución | 528/2019 |
| Fecha de Resolución | 8 de Noviembre de 2019 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Madrid, Sección 28ª |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID
SECCIÓN 28
c/ Santiago de Compostela, 100 - 28035
Tfno.: 914931988
37007740
N.I.G.: 28.079.00.2-2014/0196973
ROLLO DE APELACIÓN Nº 3523/2018 .
Procedimiento de origen: Juicio Ordinario nº 864/2014.
Órgano de Procedencia: Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid.
Parte recurrente: SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM
Procurador: D. Daniel Gamarra Megías
Letrado: D. Carlos González-Bueno
Parte recurrida: CORPORACIÓN ALIMENTARIA FOOD IBÉRICA, S.A.
Procuradora: Dª Margarita Lucía Contreras Herradón
Letrado: D. Juan Antonio García Solano
SENTENCIA Nº 528/2019
En Madrid, a ocho de noviembre de dos mil diecinueve.
VISTOS, en grado de apelación, por la Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados D. Ángel Galgo Peco, D. Gregorio Plaza González y D. Francisco de Borja Villena Cortés, los presentes autos de juicio ordinario sustanciados con el núm. 864/2014 ante el Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de Madrid, pendientes en esta instancia al haber apelado la parte demandante la Sentencia que dictó el Juzgado el día tres de noviembre de dos mil diecisiete.
Ha comparecido en esta alzada la demandante, SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM, representada por el Procurador de los Tribunales D. Gabriel Gamarra Megías y asistida del Letrado D. Carlos González-Bueno, así como la demandada, CORPORACIÓN ALIMENTARIA FOOD IBÉRICA, S.A., representada por la Procuradora de los Tribunales Dª Margarita Lucía Contreras Herradón y asistida del Letrado D. Juan Antonio García Solano.
La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del siguiente tenor: "FALLO: Que debo estimar y estimo en parte la demanda interpuesta por SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM, CONTRA ALIMENTARIA FOOD IBERICA, S.A. por lo que:
-
Debo declarar y declaro que el uso que la demandada ha hecho del signo "ESTRELLA" y/o "ESTRELLA DE MADRID" en el modo que ha quedado identificado en el hecho probado d) de la presente sentencia constituye un acto de violación de la familia de marcas españolas "ESTRELLA" propiedad de DAMM.
-
Debo condenar y condeno a la demandada a estar y pasar por la anterior declaración y a abstenerse en lo sucesivo de utilizar el signo "ESTRELLA DE MADRID" en el modo que ha quedado identificado en el hecho probado d) de la presente sentencia.
-
Debo condenar y condeno a la demandada a retirar del mercado cualquier clase de producto, documento, material publicitario o comercial u objetos de todo tipo en los que figure el distintivo ESTRELLA DE MADRID" en el modo que ha quedado identificado en el hecho probado d) de la presente sentencia, incluido las páginas web y, entre ellas, las redes sociales.
-
Debo condenar y condeno a la parte demandada a indemnizar a la demandante en el 1% de la cifra de negocios realizada con los productos o servicios ilícitamente marcados, lo que equivale a cien euros con veintidós céntimos (100,22 EUR).
Desestimando el resto de pedimentos deducidos y sin expresa condena en costas."
Contra la anterior Sentencia interpuso recurso de apelación la parte demandante y, evacuado el traslado correspondiente, se presentó escrito de oposición, elevándose los autos a esta Audiencia Provincial, en donde fueron turnados a la presente Sección y, seguidos los trámites legales, se señaló para la correspondiente deliberación, votación y fallo el día siete de noviembre de dos mil diecinueve.
Ha intervenido como Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Gregorio Plaza González.
La mercantil SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM interpuso demanda de juicio ordinario contra CORPORACIÓN ALIMENTARIA FOOD IBERICA, S.A. por la que solicitaba que se declare:
1.1 Que DAMM ostenta frente a la demandada un derecho preferente sobre el distintivo "ESTRELLA" para comercializar cervezas.
1.2 Que el uso del signo distintivo "ESTRELLA" y/o "ESTRELLA DE MADRID" en la comercialización de los productos de la demandante ha sido y está siendo realizado de mala fe.
1.3 Que el uso del signo distintivo "ESTRELLA" y/o "ESTRELLA DE MADRID" en la comercialización de sus productos es susceptible de generar engaño.
1.4 Que, como consecuencia de los pronunciamientos anteriores, declare que el uso que la demandada hace del signo "ESTRELLA" y/o "ESTRELLA DE MADRID" constituye un acto de violación de la familia de marcas españolas "ESTRELLA" propiedad de DAMM.
1.5 Que los nombres de dominio www.estrellamadrid.es y www.estrellamadrid.com constituyen una violación de las marcas prioritarias y notorias de DAMM.
1.6 Que el uso que la demandada hace del signo "ESTRELLA" y/o "ESTRELLA DE MADRID" constituye actos de competencia desleal.
La demanda solicita la condena a la demandada:
- A abstenerse en lo sucesivo de utilizar el signo "ESTRELLA DE MADRID" o cualquier otro signo que contenga el elemento denominativo "ESTRELLA" o resulte confundible con cualquiera de las marcas registradas propiedad de DAMM.
- A retirar del mercado cualquier clase de producto, documento, material publicitario o comercial u objetos de todo tipo en los que figure el distintivo ESTRELLA DE MADRID, incluidas las páginas web y, entre ellas, las redes sociales.
- A indemnizar a la demandante (i) los daños morales irrogados en un importe de 60.000 €, (ii) los beneficios obtenidos por la demandada en la comercialización de su producto utilizando el signo ESTRELLA DE MADRID,
(iii) y en todo caso, el 1% de la cifra de negocios realizada con los productos o servicios ilícitamente marcados.
Y finalmente, solicita la demanda que se ordene la cancelación del registro del nombre de dominio www.estrellademadrid.es dirigiendo el oportuno oficio a la Dirección General de RED.ES del Ministerio de Industria.
La demandante desistió de las acciones ejercitadas en los puntos 1.3 (engaño) y 1.6 (competencia desleal).
En lo que aquí interesa, desistida la actora de dichas acciones, la demanda se refiere a los registros de marca que contienen el denominativo "ESTRELLA" para designar cervezas (clase 32 del Nomenclátor de Niza).
Se trata respectivamente de las siguientes marcas nacionales y comunitarias: ES2755682, EM001439207, EM010650786, EM0083709001, ES2805437 y ES2548339.
Se invocan además las siguientes marcas denominativas que en todos los casos amparan productos de la clase 32 de Niza:
ESTRELLA DAMM (ES0825050 y EM004040622)
ESTRELLA DAMM BARCELONA (EM012532628)
ESTRELLA DAMM FANS (ES2634470)
ESTRELLA DAMM MEDITERRÁNEA (Debe referirse en realidad a la marca ESTRELLA DAMM CERVEZA MEDITERRÁNEA - Doc. 7 de la demanda - (EM012430997)
ESTRELLA DAMM INEDIT (ES2805434 y EM006529374)
ESTRELLA DAMM ZERO (ES2730522)
La demanda considera que las marcas de la familia ESTRELLA propiedad de DAMM poseen una extraordinaria notoriedad.
No obstante debemos advertir que la notoriedad se debe desprender de marcas concretas, no de una familia de marcas en abstracto.
Al concretar dicha notoriedad la demanda hace mención a dos elementos, la estrella de cinco puntas apoyada sobre la palabra estrella, refiriéndose a la serie de marcas y sin precisión alguna, ya que no todas las marcas cuya protección se invoca incluyen ambos elementos y teniendo en cuenta que la notoriedad no se predica ni de una familia de marcas en abstracto ni de elementos aislados de una marca.
Después menciona la marca ESTRELLA DAMM (se supone que se refiere a las marcas denominativas) como marca con mayor reconocimiento de la familia de marcas.
Y finalmente no se refiere a ninguna marca sino a que ESTRELLA DAMM INEDIT es una de las cervezas Premium del mercado y a que las cervezas ESTRELLA de DAMM han sido galardonadas con multitud de premios internacionales. Aunque la demanda se refiere a cervezas, en esta última observación aparecen los galardones de cervezas distinguidas con las marcas:
Los documentos sobre los que se pretende justificar la notoriedad, son los siguientes:
Doc. 8. Noticia del diario "Expansión" sobre la duplicación de la notoriedad de la marca ESTRELLA DAMM
Doc. 9. Noticia del diario digital especializado en marketing "Marketing news" haciéndose eco del aumento de la notoriedad de ESTRELLA DAMM
Doc. 10. Diferentes patrocinios relacionados con el deporte.
Doc. 11 CD con la Memoria de Responsabilidad Social 2012-2013 del Grupo DAMM en la que en su pg. 21 figuran los premios y menciones otorgados a las cervezas ESTRELLA de DAMM.
A continuación la demanda se refiere al signo infractor, que es el que usa en el mercado la demandada. Se trata de un signo no registrado compuesto de una orla en cuya parte superior aparece la figura de un oso y un madroño. En el interior, como elementos con caracteres destacados la figura de una estrella de cinco puntas y la denominación "Estrella Madrid". Y en la parte inferior una mención en la que aparecen los términos "Cerveza Super...
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