SAP Alicante 1107/2019, 8 de Octubre de 2019
| Ponente | LUIS ANTONIO SOLER PASCUAL |
| ECLI | ES:APA:2019:3969 |
| Número de Recurso | 453/2019 |
| Procedimiento | Recurso de apelación. Juicio ordinario |
| Número de Resolución | 1107/2019 |
| Fecha de Resolución | 8 de Octubre de 2019 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Alicante, Sección 8ª |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE
SECCION OCTAVA.
TRIBUNAL DE MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA
ROLLO DE SALA Nº 453 (U-16) 19
PROCEDIMIENTO Juicio Ordinario 381/16
JUZGADO de Marca de la Unión nº 1 Alicante
SENTENCIA Nº 1107/19
Ilmos.
Presidente: D. Enrique García-Chamón Cervera
Magistrado: D. Luis Antonio Soler Pascual
Magistrado: D. Francisco José Soriano Guzmán
En la ciudad de Alicante, a ocho de octubre de dos mil diecinueve
La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, en funciones de Tribunal de Marca de la Unión Europea e integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, ha visto los autos de Juicio Ordinario sobre infracción de marca de la Unión y nacional, nulidad de marca nacional y competencia desleal, seguido en instancia ante el Juzgado de lo Mercantil número uno de los de Alicante, en funciones de Juzgado de Marcas de la Unión Europea con el número 381/16, y de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte demandante, las mercantiles Chocolates Lacasa Internacional S.A., y Comercial Chocolates Lacasa S.A., representada en este Tribunal por el Procurador D. Ricardo Molina SánchezHerruzo y dirigidas por el Letrado D. Jean Benoit Devaureix; y como parte apelada las demandadas (y demandantes reconvencionales), las mercantiles Athelic Sport Group S.L., e Illice Internacional S.A., y D. Martin
, representados en este Tribunal por el Procurador Dª. Amanda Tormo Moratalla y dirigida por el Letrado D. Fernando Ortega Sánchez, que ha presentado escrito de oposición.
Por el Juzgado de Marca de la Unión número uno de los de Alicante, en los referidos autos tramitados con el núm. 381/166, dictó Sentencia con fecha 21 de enero de 2019, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
" I. Que con DESESTIMACIÓN ÍNTEGRA de la demanda presentada por el Procurador de los Tribunales don Ricardo Molina Sánchez-Herruzo, actuando en nombre y representación de las entidades mercantiles Chocolates Lacasa Internacional, S.A. y Comercial Chocolates Lacasa, S.A., contra las entidades mercantiles Illice Internacional, S.L. y Athletic Sport Group, S.L. y don Martin, debo ABSOLVER Y ABSUELVO a las entidades
mercantiles Illice Internacional, S.L. y Athletic Sport Group, S.L. y a don Martin de la totalidad de los pedimentos contenidos en la demanda. Todo esto con expresa imposición de costas procesales a la parte demandante, las entidades mercantiles Chocolates Lacasa Internacional, S.A. y Comercial Chocolates Lacasa, S.A.
-
Que con DESESTIMACIÓN ÍNTEGRA de la demanda reconvencional presentada por la Procuradora de los Tribunales doña Amanda Tormo Moratalla, actuando en nombre y representación de las entidades mercantiles Illice Internacional, S.L. y Athletic Sport Group, S.L. y de don Martin, contra la entidad mercantil Chocolates Lacasa Internacional, S.A., debo ABSOLVER Y ABSUELVO a la entidad mercantil Chocolates Lacasa Internacional, S.A. de la totalidad de los pedimentos contenidos en la demanda reconvencional. Todo esto con expresa imposición de costas procesales a la parte demandante reconvencional, las entidades mercantiles Illice Internacional, S.L. y Athletic Sport Group, S.L. y don Martin ."
Solicitado complemento de la Sentencia por la parte actora en relación a la falta de pronunciamiento respecto del renombre de las marcas Conguitos de su titularidad, se dictó en fecha 15 de febrero de 2019 Auto cuyo contenido literal es el siguiente: ". No ha lugar al complemento de sentencia interesados por el Procurador de los Tribunales don Ricardo Molina Sánchez-Herruzo, actuando en nombre y representación de las entidades mercantiles Chocolate Lacasa Internacional, S.A. y Comercial Chocolates Lacasa, S.A"
Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación por las partes arriba referenciadas del que se dio traslado a las demás partes que presentaron escrito de oposición. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal con fecha 3 de abril de 2019 donde fue formado el Rollo número 453/U-16/19 en el que, tras denegarse por Auto de este Tribunal de fecha 8 de abril de 2019 la propuesta de prueba formulada por la parte apelante, se señaló para deliberación, votación y fallo el día 1 de octubre de 2019 en que tuvo lugar.
En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.
VISTO, siendo Ponente el Iltmo Sr. D. Luis Antonio Soler Pascual.
En su demanda solicitan las mercantiles demandantes que se declare el renombre de las marcas las marcas UE nº 3865805, la nº 3901204, la nº 5946882, la nº 4509816, la figurativa nº 13469945 y la nº 13467428 y de las marcas españolas Conguitos nº 413506, nº 602350, nº 2578817, nº 2716356, nº 2717029, nº 2988236 y nº 3535910 y nº 2578817, que se declare la infracción de las marcas UE nº 5946882, la nº 4509816, la figurativa nº 13469945 y la nº 11543774 en base al art. 9. 1.c) RMUE 207/09, vigente al tiempo de los hechos, y de las marcas españolas nº 413506, nº 602350, nº 2578817, nº 2716356, nº 2717029, nº 2988236 y nº 3535910 y nº 2578817 en base al art. 34.2.c) LM como consecuencia del uso por los demandados del signo Conguitos desde el año 2012 en una nueva versión modificada respecto de la que venían utilizando solo para zapatos y en particular, tras suprimir el gráfico y modificar la letra "t", así como por ampliar el uso de dicha denominación a prendas de vestir desde el citado año 2012, que se declare la infracción de las marcas españolas 3550024 y 2717029 para las clases 41 y 35 respectivamente, en base al art. 34.2.a y b) LM por la venta al por menor de productos de las demandadas en tiendas propias y de terceros y por los concursos y otras actividades que los demandados promocionan bajo la marca Conguitos, que se declare la nulidad por solicitud de mala fe de la marca española denominativa número 1547937 Conguitos, solicitada en febrero de 1990 por el Sr. Martin y con base al art. 51.1.b) LM y, finalmente, que se declare la comisión de actos de competencia desleal en base a los artículos 4, 6 y 12 LCD, instando la condena del Sr. Martin por la solicitud de mala fe de la citada marca, y la condena de los otros demandados al cese en el uso del signo Conguitos, retirando del tráfico los productos infractores, a la destrucción de los productos retirados, a que afronten la indemnización de daños y perjuicios, a la transferencia de nombres de dominio con la palabra Conguitos, a la publicación de la Sentencia y al pago de las costas.
La Sentencia de instancia ha desestimado tanto la demanda principal como la demanda reconvencional formulada por los demandados instando la caducidad por falta de uso en la clase 35 de la marca nacional 2717029 para venta al por menor.
En efecto, desestima el Tribunal de Instancia las acciones de infracción y de nulidad del registro porque tiene su fundamento en el uso del signo para la clase 25 y acoge la excepción de retraso desleal planteada por la parte demandada porque los demandantes se habían allanado a la pretensión declarativa formulada en su día por el Sr. Martin en un litigio anterior, basada en la titularidad de la marca Conguitos para la clase 25 -zapatos, ropa y sombrerería- y habían tolerado los demandantes el uso efectuado por los demandados. Y concluye respecto de las acciones de competencia desleal sustentadas en la demanda en la presentación por
los demandados en el mercado y la comercialización de los productos identificados con la marca Conguitos que, por aplicación de la doctrina de la complementariedad relativa, ninguna de las conductas denunciadas por las partes actoras son constitutivas de las conductas desleales de los art. 4 -uso en provecho propio del signo y con conocimiento de su renombre-, del art. 6 -protección frente al desvalor adicional que supone el uso del signo en producto confundible- y del art. 12 LCD -aprovechamiento de la reputación y obtención de ventaja desleal con el uso del signo- porque se refieren en realidad, no a la forma de la comercialización y forma de presentación sino a la comercialización de los propios productos infractores y al uso del signo que no son sino conducta propias de las acciones marcarias deducidas.
La Sentencia, finalmente, desestima la demanda reconvencional de caducidad por falta de uso e impone las costas procesales de la demanda y de la demanda reconvencional, respectivamente, a las partes demandantes de cada una de ellas.
En desacuerdo con tales conclusiones, formula recurso de apelación la parte demandante a través del cual critica las decisiones de la instancia relativas a la apreciación de retraso desleal en el ejercicio de la acción de infracción marcaria, la desestimación de la acción de competencia desleal en base a las conductas ya descritas y a la imposición de costas procesales, si bien denuncia en primer lugar vicio de incongruencia omisiva al no tener en cuenta ni examinar la Sentencia la acción de infracción marcaria respecto de las clases 35 y 41, no habiendo ejercitado solo competencia desleal respecto de dichos servicios, denunciando en segundo lugar incongruencia extra petita al resolver la acción de competencia desleal respecto de los servicios 35 y 41 y no sobre lo que se pide al referirse la parte a la competencia desleal, solicitando al fin un pronunciamiento del Tribunal ad quem sobre la acción de infracción en base a los artículos 34.2.a) y b) LM respecto de las dos marcas españolas 3550029 y 2717024, sobre la acción declarativa de renombre, objeto de complemento -denegado- de sentencia, sobre la acción de infracción de marca basada en el art. 9.1.c) RMUE respecto de las marcas renombradas prioritarias de las actoras, ya sea respecto a zapatos y vestimenta, ya sea respecto...
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