SJMer nº 2 6/2019, 9 de Enero de 2019, de Alicante
| Ponente | SALVADOR CALERO GARCIA |
| Fecha de Resolución | 9 de Enero de 2019 |
| ECLI | ES:JMA:2019:4841 |
| Número de Recurso | 96/2018 |
JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE ALICANTE
Calle Pardo Gimeno,43
TELÉFONO: 965-93.61.41; FAX: 965-93.61.67
N.I.G.: 03014-66-1-2018-0000196
Procedimiento: Asunto Civil 000096/2018C
S E N T E N C I A Nº 000006/2019
MAGISTRADO - JUEZ QUE LA DICTA: Ilmo/a Sr/a D/Dª SALVADOR CALERO GARCIA
Lugar: ALICANTE
Fecha: nueve de enero de dos mil diecinueve
Procedimiento: Asunto Civil 000096/2018C
PARTE DEMANDANTE: INDUSTRIAL DE TRANFORMADOS, S.A.
Procurador: DABROWSKI PERNAS, DANIEL J.
PARTE DEMANDADA INNOVACIONS TECNOLOGIQUES SA
Procurador: GUARDIOLA DEVESA, ELENA
OBJETO DEL JUICIO: Marcas/Nombres comerciales
Don Daniel Dabrowski Pernas, Procurador de los Tribunales y de la mercantil INDUSTRIAL DE TRANSFORMADOS, S.A. presentó demanda de juicio ordinario contra la mercantil INNOVACIONS TECNOLÓGIQUES, S.A. el 16 de febrero de 2018 que, por turno de reparto, correspondió a este juzgado.
Se admitió a trámite la demanda mediante decreto de 22 de febrero de 2018 y se acordó emplazar a la demandada.
El 19 de abril de 2018, doña Elena Guardiola Devesa, Procuradora de los Tribunales y de la mercantil INNOVACIONS TECNOLÓGIQUES, S.A. presentó escrito de contestación a la demanda y reconvención.
Admitida a trámite por Decreto de 2 de mayo de 2018, se emplazó a la actora.
Don Daniel Dabrowski Pernas, Procurador de los Tribunales y de la mercantil INDUSTRIAL DE TRANSFORMADOS, S.A. presentó escrito de contestación a la reconvención el 3 de julio de 2018.
El acto de la Audiencia Previa tuvo lugar el día 4 de octubre de 2018. En él comparecieron todas las partes que se ratificaron en sus pretensiones y se recibió el pleito a prueba.
Fue propuesta y admitida en los términos y por los motivos que obran en el acta y grabación del acto.
Los letrados formularon conclusiones por escrito y los autos quedaron vistos para sentencia.
La actora pretende que se dicte sentencia en la que se declare:
Que la actora ostenta el derecho exclusivo sobre la Marca de la Unión Europea nº 007127921 "ITSA" (mixta) para las clases 12, 17, 19 y 22 del Nomenclátor.
Que la demandada con la utilización del signo "ITSA" en el modo y términos recogidos en la demanda ha vulnerado los derechos de propiedad industrial derivados de la Marca de la Unión Europea nº
007127921 "ITSA" (mixta) para las clases 17, 19 y 20 del Nomenclátor.
Como consecuencia de lo anterior solicita que se dicte sentencia en la cual se condene a la demandada:
A estar y pasar por las anteriores declaraciones.
A cesar en el uso del signo "ITSA" en cualquiera de los términos previstos en el apartado 2 del artículo 9 del Reglamento sobre Marca de la Unión Europea
A la retirada del tráfico económico y la destrucción o inutilización de cualesquiera productos y/o elemento promocional (catálogos, revistas, Internet) en los que se haga uso del signo "ITSA".
A condenar y ordenar a la demandada a cancelar y/o dejar inoperante el nombre de dominio www.itsaeurope.net.
Al resarcimiento de los daños y perjuicios en la cifra del 1% del volumen de negocio obtenido con la comercialización y venta bajo el paraguas de la marca "ITSA".
Al pago de las costas.
Sostiene sus pretensiones la demandante en el registro de la Marca de la Unión Europea nº 007127921 "ITSA" (mixta) para las clases 35, 37 y 42 en el año, solicitada el 4 de agosto de 2008 y concedida el 15 de mayo de 2009.
La demandada niega riesgo de confusión y argumenta que hay prescripción por tolerancia y por el transcurso de más de cinco años desde la infracción; reconviene y solicita la caducidad por falta de uso de todas las clases o de algunos de los productos subsidiariamente ya que, argumenta, la demandante utiliza el signo "ITSA" como nombre comercial y marca de servicios pero no como marca de los productos que comercializa.
Sobre la caducidad de la Marca de la Unión Europea nº 007127921 "ITSA" (mixta) para las clases 17, 19 y 20.
Argumenta la demandante de reconvención que las marcas de la actora no se han utilizado para los productos que comercializa y que los signos, al no aparecer en tales productos, se han empleado como marcas de servicios o como nombre comercial, sin discutir cada una de las clases y cada uno de los productos incluidos dentro de las mismas sino el uso del signo en los términos expuestos con carácter principal. Con carácter subsidiario solicita asimismo la declaración de caducidad parcial para todos aquellos productos comprendidos en las clases 12, 17, 19 y 22 para los que no haya acreditado un uso. Distingamos pues:
-
Sobre la caducidad en todas las clases por falta de uso.
En lo concerniente a la pretensión principal, acierta la demandada de reconvención al exponer los argumentos por lo que ha de desestimarse la reconvención ya que efectivamente se trata de una cuestión ya abordada por la jurisprudencia comunitaria. Así vemos por todas la Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 11 de septiembre de 2007 en el asunto C-17/06, casoCéline en cuyos parágrafos 20 a 23 ofrece una adecuada interpretación de la Directiva en lo concerniente a esta cuestión:
20 Se desprende del sistema del artículo 5 de la Directiva que el uso de un signo para productos o servicios en el sentido de los apartados 1 y 2 de dicho artículo es un uso para distinguir los referidos productos o servicios, mientras que el apartado 5 del mismo artículo se refiere, por lo que a él respecta, al "uso de un signo que tenga lugar con fines diversos a los de distinguir los productos o servicios" ( sentencia de 23 de febrero de 1999, BMW, C-63/97, Rec. p. I-905, apartado 38).
21 Ahora bien, una denominación social, un nombre comercial o un rótulo de establecimiento no tiene por sí mismo la finalidad de distinguir productos o servicios (véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de
noviembre de 2002, Robelco, C-23/01, Rec. p. I-10913, apartado 34, y Anheuser-Busch, antes citada, apartado
64). En efecto, una denominación social tiene por objeto identificar una sociedad, mientras que un nombre comercial o un rótulo tiene por objeto designar un establecimiento mercantil. Por tanto, cuando el uso de una denominación social, de un nombre comercial o de un rótulo de establecimiento identifica una sociedad o designa un establecimiento mercantil, no puede considerarse que existe "para productos o servicios" en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva.
22 Por el contrario, existe el uso "para productos" en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva, cuando un tercero pone el signo constitutivo de su denominación social, su nombre comercial o su rótulo de establecimiento en los productos que comercializa (véanse, en este sentido, las sentencias antes citadas Arsenal Football Club, apartado 41, y Adam Opel, apartado 20). I - 7069 SENTENCIA DE 11.9.2007 - ASUNTO C-17/06
23 Además, incluso a falta de colocación del signo, existe uso "para productos o servicios" en el sentido de la referida disposición cuando el tercero utiliza el citado signo de manera que se establezca un vínculo entre el signo constitutivo de la denominación social, el nombre comercial o el rótulo del tercero y los productos que comercializa o los servicios que presta el tercero.
Y es en este último parágrafo donde encontramos la forma de uso del signo ITSA que ha desplegado fundamentalmente la demandada de reconvención, ya que en una webcuyo nombre de dominio era www.itsa.esha comercializado una serie de productos y a su vez servicios, efectivamente distinguiéndose propiamente lo que son unos y otros, y existiendo, por la manera de emplear en todos ellos el signo ITSA, un evidente vínculo entre el mismo y los productos comercializados, porque además del nombre de dominio, vemos que el signo ITSA preside la misma web, y que los productos se ofrecen bajo este signo marcario en las distintas secciones en las que los mismos (o los servicios asociados) se detallan.
A mayor abundamiento de su comercialización en la web y para una parte de los productos, el signo ITSA consta acreditado (documento nº
1 de la contestación a la reconvención) que fue empleado en el mismo producto, en el embalaje, en los catálogos o en la etiqueta.
Por todo ello procede desestimar la reconvención.
-
Sobre la caducidad parcial
La Marca de la Unión Europea nº 007127921 "ITSA" (mixta) fue concedida para las clases 12, 17, 19 y 22 y en concreto dentro de cada clase para los siguientes productos y servicios:
-
Clase 12: Componentes y accesorios de plástico para carrocerías e interiores de vehículos; parachoques de automóviles; neumáticos para ruedas de vehículos; Vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática; asientos de vehículos.
-
Clase 17Plásticos en forma extruida para uso en la fabricación; Embalajes, paradas y materiales aislantes; caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos hechos de estos materiales y no comprendidos en otras clases.
-
Clase 19: Barreras contra choques, no metálicas, para carreteras; Barreras peatonales de plástico; reservas centrales de plástico; Barreras móviles de plástico; Aparatos de señalización, conos, rótulos, reductores de velocidad, bolardos; Tiras de tarro; Señales de tráfico no luminosas y no mecánicas; losas de iluminación; materiales de construcción (no metálicos); Construcciones transportables no metálicas.
-
Clase 22 Mobiliario urbano; sillas (asientos); Asientos de metal; Productos (no comprendidos en otras clases) de madera, corcho, caña, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar y sucedáneos de todos estos materiales o de plásticos.
La demandante de reconvención sostiene que no se ha empleado en todas las clases registradas y solicita la caducidad de cada una en la...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba