SAP Barcelona 832/2020, 19 de Mayo de 2020
| Ponente | JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO |
| ECLI | ES:APB:2020:3157 |
| Número de Recurso | 217/2020 |
| Procedimiento | Recurso de apelación |
| Número de Resolución | 832/2020 |
| Fecha de Resolución | 19 de Mayo de 2020 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 15ª |
Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil
Calle Roger de Flor, 62-68 - Barcelona - C.P.: 08071
TEL.: 938294451
FAX: 938294458
N.I.G.: 0801947120188010340
Recurso de apelación 217/2020-1ª
Materia: Juicio Ordinario
Órgano de origen:Juzgado de lo Mercantil nº 08 de Barcelona
Procedimiento de origen:Procedimiento ordinario (Materia mercantil art. 249.1.4) 819/2018
Parte recurrente/Solicitante: CROMOGENIA UNITS, S.A.
Procurador/a: Begoña Saez Perez
Abogado/a: Jaime Isern Jara
Parte recurrida: FASHION CHEMICALS GMBH & CO.KG
Procurador/a: Araceli Garcia Gomez
Abogado/a: Karin Cristina Guridi Sedlak
Cuestiones.- Acción de caducidad de marca por no uso.
SENTENCIA núm.832/2020
Ilmos. Sres. Magistrados
DON JUAN FRANCISCO GARNICA MARTÍN
DON JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO
DON JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ SEIJO
En Barcelona a diecinueve de mayo de dos mil veinte.
Parte apelante: CROMOGENIA UNITS S.A.
Parte apelada: FASHION CHEMICALS GMBH & CO.KG
Resolución recurrida: Sentencia
-Fecha: 12 de septiembre de 2019
-Demandante: CROMOGENIA UNITS S.A.
-Demandado: FASHION CHEMICALS GMBH & CO.KG
El fallo de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente:
"DESESTIMO la demanda interpuesta por la sociedad de capital "CROMOGENIA UNITS, S.A.", y en consecuencia:
-
ABSUELVO a la sociedad "FASHION CHEMICALS GMBH & CO. KG" de cuantos pedimentos se habían deducido en su contra en este juicio.
-
CONDENO a la sociedad demandante al pago de las costas procesales de primera instancia."
Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la parte demandante. La parte demandada presentó escrito de oposición al recurso.
Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió al señalamiento de día para votación y fallo, que tuvo lugar el pasado 23 de abril de 2020.
Es ponente el Ilmo. Sr. DON JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO.
Términos en los que aparece contextualizada la controversia en esta instancia.
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La entidad demandante CROMOGENIA UNITS S.A. (en adelante, CROMOGENIA), que se dedica a la fabricación de productos químicos destinados a la industria, interpuso demanda solicitando que se declarara la caducidad por no uso de la marca española núm. 2960896 (1) "REPELLAN", de la que es titular la demandada FASHION CHEMICALS GMBH & CO.KG (en adelante, FASHION CHEMICALS). La marca fue solicitada por la demandada el 20 de diciembre de 2010 y concedida el 5 de mayo de 2011. Distingue productos químicos destinados a la industria, productos auxiliares para la industria textil, del cuero y del papel, agentes de destintado, agentes antiespumantes, agentes emulsionantes, agentes de dispersión, agentes humectantes, preparaciones de curtido y acabado, agentes químicos básicos e intermediarios destinados a la industria del plástico y del revestimiento, suavizantes elastoméricos para uso en la industria textil, preparaciones de acabado repelentes de agua y aceite de aplicación a la industrial textil (clase 1 del Nomenclátor Internacional).
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La actora alegó que solicitó el 5 de mayo de 2015 la marca europea núm. 13.952.0980 "REPELAN" para distinguir productos de las clases 1, 2 y 4 del Nomenclátor Internacional. La demandada formuló oposición a la concesión de la referida marca con fundamento en la marca nacional "REPELLAN", procedimiento que estaba en tramitación al tiempo de interponerse la demanda. La demandante alegó que la marca de la demandada no estaba siendo utilizada en España y, en consecuencia, al formular oposición a su registro estaba obstaculizando su actividad mercantil sin justa causa. Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39 y 55 de la Ley de Marcas, solicitó que se declara la caducidad de la marca y la cancelación registral
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La demandada se opuso a la demanda alegando que la marca "REPELLAN" está siendo comercializada en España por la entidad PULCRA CHEMICALS S.L., sociedad de la que es socia única la demandada y con la que tiene suscrito un contrato de licencia en exclusiva. En prueba del uso de la marca aportó con la contestación los documentos 10 a 56. Por todo ello interesó que se desestimara íntegramente la demanda.
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La sentencia, tras valorar la prueba practicada, llega a la conclusión que la marca "REPELLAN" está siendo objeto de un uso real y efectivo en España por la sociedad licenciataria PULCRA CHEMICALS S.L. Por todo ello desestima íntegramente la demanda.
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La sentencia es recurrida por la parte actora, que alega errónea valoración de la prueba. La demandada se opone al recurso y solicita que se confirme la sentencia por sus propios fundamentos.
La caducidad por falta de uso en la Ley de Marcas.
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El artículo 39 de la Ley de Marcas (en su redacción vigente al tiempo de interponerse la demanda) dispone que " si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión la marca no hubiera sido objeto de un uso efectivo y real en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las sanciones previstas en la presente Ley, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso" . La sanción no es otra que la caducidad de la marca y la cancelación del registro (artículo 55, c/ de la Ley).
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Por su parte, de acuerdo con el artículo 58, "en la acción de caducidad por falta de uso de la marca corresponderá al titular de la misma demostrar que ha sido usada con arreglo al artículo 39 o que existen causas
justificativas de la falta de uso. No podrá declararse la caducidad de la marca si, en el intervalo entre la expiración del periodo de cinco años a que se refiere el artículo 39 y la presentación de la demanda de caducidad, se hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca. No obstante, el comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres meses anterior a la presentación de la demanda de caducidad, plazo que empezar a correr en fecha no anterior a la de expiración del periodo ininterrumpido de cinco años de no utilización, no se tomará en cuenta si los preparativos para el inicio o la reanudación del uso su hubieran producido después de haber conocido el titular que la demanda de caducidad podría ser presentada" .
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Sobre el concepto de uso real y efectivo de la marca, las sentencias del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2005 y 23 de junio de 2006, abordan extensamente el problema con intención de sentar doctrina. Teniendo en cuenta que la Ley de Marcas de 2001, al igual que la de 1988 -a diferencia del Derecho Comunitario-, recoge dos adjetivos calificativos -real y efectivo-, el Alto Tribunal se hace eco de las dos interpretaciones doctrinales; así "mientras para un sector - señala la última de las sentencias citadas - se trata de dos conceptos distintos, de modo que "efectivo" añade una cierta intensidad al uso, para otra orientación se trata de una mera diferencia formal que no afecta al fondo, de manera que "real" no puede añadir una cualidad al uso que no estuviera ya comprendida en "efectivo". La doctrina jurisprudencial de esta Sala no se ha detenido en la distinción y se refiere, en síntesis, a un uso público y externo, y a presencia en el mercado" .
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A continuación la misma sentencia cita, a modo de ejemplo, otras sentencias del propio Tribunal Supremo, como la de 5 de abril de 1994, que no considera uso efectivo y real el documento para la comercialización, el encargo de etiquetas a una entidad gráfica, y los documentos y facturas sobre supuestas operaciones comerciales o la de 22 de enero de 2000, que exige "para que exista un uso efectivo y real, relevante, de la marca, ésta ha de manifestarse públicamente en el sector del mercado para el que ha sido concedida, y cumplir así la función para la cual se reconoció al titular del derecho exclusivo, no siendo suficiente para cumplir la exigencia legal una utilización aparente de la marca dirigida simplemente a conservar su derecho formal mediante un uso esporádico del signo distintivo, debiendo tenerse en cuenta, para determinar si existe o no ese uso efectivo y real, la clase de productos o servicios amparados por la marca y las circunstancias concurrentes en el caso concreto, y específicamente excluye las actuaciones aisladas que no entrañan, por tanto, un uso continuado de la marca" .
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SJMer nº 2 2/2021, 11 de Enero de 2021, de Bilbao
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