STSJ Comunidad de Madrid 662/2019, 4 de Noviembre de 2019
| Ponente | JUAN FRANCISCO LOPEZ DE HONTANAR SANCHEZ |
| ECLI | ES:TSJM:2019:11529 |
| Número de Recurso | 934/2018 |
| Procedimiento | Procedimiento ordinario |
| Número de Resolución | 662/2019 |
| Fecha de Resolución | 4 de Noviembre de 2019 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
C/ General Castaños, 1, Planta 1 - 28004
33009710
NIG: 28.079.00.3-2018/0025134
RECURSO Nº 934/2018
SENTENCIA Nº 662
---- TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
Ilustrísimos Señores:
Presidente :
D. José Daniel Sanz Heredero
Magistrados:
D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez
D. José Ramón Chulvi Montaner
En la Villa de Madrid a cuatro de noviembre de dos mil diecinueve.
Vistos por la Sala, constituida por los señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia de Madrid, los autos del recurso contencioso-administrativo
número 934 de 2018 interpuesto por Inmaculada representada por el Procurador don Pedro Antonio González Sánchez y asistido por el Letrado Don José Antonio Calderón Chavero contra la resolución de 13 de septiembre de 2018 de la Oficina Española de Patentes y Marcas que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 3 de abril de 2018 que denegó la inscripción de la marca nacional 3.682.634 DB de BEM Abogados (gráfico denominativa) para proteger productos de la clase 45ª del nomenclátor internacional. Ha sido parte la Oficina Española de Patentes y Marcas representada por el Sr. Abogado del Estado y como codemandada Luz, representada por el Procurador don Mario Castro Casas y asistido por la Letrada doña Luz .
Que previos los oportunos trámites el Procurador don Pedro Antonio González Sánchez en nombre y representación de Inmaculada formalizó demanda el día 15 de noviembre de 2.018 en la que tras exponer los hechos y fundamentos de Derecho que estimó pertinentes, y terminó solicitando tener formulada la demanda en el recurso contencioso-administrativo n° 934/2018 seguido contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 13 de septiembre de 2018, que desestimó el recurso de alzada interpuesto por esta parte, y de 03 de abril de 2018 denegatoria de la Marca nacional n° 3682634 (mixta) en las clase 45 del Nomenclátor Internacional, conferir traslado del presente escrito a las demás partes personadas, y posteriormente, previa la ulterior sustanciación, se sirva dictar en su día sentencia por la que se declare haber lugar a la demanda, con estimación del presente recurso, modificando las expresadas resoluciones registrales, como actos no conformes a derecho, ordenando consecuentemente la concesión en la clase 45 y para sus servicios reivindicados en la misma en la que fue solicitada la marca nacional ya citada
Que asimismo se confirió traslado al Sr. Abogado del Estado para que en representación de la oficina Española de Patentes y Marcas presentara contestación a la demanda, lo que se verificó por escrito presentada el 11 de febrero de 2019 en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, la parte terminó suplicando que en su día se dictara sentencia por la que se desestimara íntegramente el recurso contencioso- administrativo interpuesto y se declararan conformes a Derecho las resoluciones administrativas impugnadas, con condena en costas al actor.
Conferido traslado para contestación a la demanda por el Procurador don Mario Castro Casas en nombre y representación de Luz, se presentó escrito el día 14 de marzo de 2.019 contestando dicha demanda en la que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, la parte termino solicitando que se tuviera tenga por formulada contestación a la demanda y, previos los trámites legales oportunos, en su día dicte sentencia, dicte sentencia desestimando el presente recurso y confirmando el acto recurrido por ajustarse a Derecho, con expresa imposición de las costas al Actor.
Que, no estimándose necesaria la celebración de vista pública se concedió a las partes el término de diez días para concluir por escrito, lo que consta realizado señalándose para la deliberación, votación y fallo del presente recurso el día 17 de octubre de 2019 a las 10,00 horas de su mañana, en que tuvo lugar.
VISTOS.- Siendo Magistrado Ponente el Ilustrísimo Señor Don JUAN FRANCISCO LÓPEZ DE HONTANAR SÁNCHEZ.
El Procurador don Pedro Antonio González Sánchez en nombre y representación de Inmaculada interpone recurso contencioso administrativo contra la resolución de 13 de septiembre de 2018 de la Oficina Española de Patentes y Marcas que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 3 de abril de 2018 que denegó la inscripción de la marca nacional 3.682.634 DB de BEM Abogados (gráfico denominativa) para proteger productos de la clase 45ª del nomenclátor internacional.
Se fundamenta el recurso en la compatibilidad de la marca nacional 3.551.923 DB de BEM Abogados (gráfico denominativa) con las marcas cuya titularidad ostenta Luz en concreto la marca española
2.572.215 B.E.M. Asesores (mixta) Se alega la existencia de infracción del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, que establece que "No podrán registrarse como marcas los signos que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.
La Oficina Española de Patentes y Marcas entiende que En primer lugar debe realizarse la comparación entre los signos en conflicto, que en el presente caso son los siguientes: el signo prioritario, marca N° 2572215 "B.E.M. ASESORES" y la marca solicitada "DB DE BEM ABOGADOS", ambas mixtas.
Denominativamente, entre los citados signos, existe una gran similitud derivada por una parte de la falta de capacidad distintiva de los términos "Asesores" y "Abogados" en relación con los servicios solicitados. Por otra parte el signo solicitado contiene los términos "dB de Bem" que pueden ser entendidos por los consumidores como "perteneciente a BEM". Esto es precisamente lo que la Ley trata de evitar al prohibir los registros que generen riesgo de confusión, que parece algo aunque no lo sea, en este caso una relación empresarial entre ambas marcas, es decir, el riesgo de asociación incluido en el riesgo de confusión. Además del riesgo de confusión directo.
La recurrente afirma que de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo no son monopolizables las letras en sí mismas y es correcto. Pero como se dice en el propio cuerpo del recurso se refiere a "letras del alfabeto aisladas" en este caso la coincidencia se produce en una combinación de tres letras.
Con respecto al hecho de que la solicitante ostenta el apellido "De Bem" baste recordar que el artículo 9.2 de la Ley de Marcas establece que "No podrán registrarse como marcas el nombre, apellidos, seudónimo o cualquier otro signo que identifique al solicitante del registro si los mismos incurren en alguna de las prohibiciones de registro contenidas en el presente título., por lo que no se puede pretender una exclusión fáctica del riesgo de confusión respecto de una marca prioritaria registrada.
Desde un punto de vista gráfico, producen una impresión de conjunto diferenciable, pero destacan sus elementos denominativos. : En cuanto a la relación aplicativa, el signo prioritario está registrado para "SERVICIOS JURÍDICOS" de la clase 42, mientras que el nuevo signo se solicita para proteger, en la clase 45, "servicios jurídicos; servicios de abogados [servicios jurídicos];mediación en tramites jurídicos; representación y asesoramiento jurídicos; servicios alternativos de resolución de disputas [servicios jurídicos];servicios de consultoría en materia de asuntos jurídicos; servicios de peritajes jurídicos; servicios de preparación de documentos jurídicos; servicios jurídicos en caso de litigio; servicios jurídicos en el ámbito de la creación y el registro de empresas; servicios jurídicos prestados en relación con pleitos; servicios jurídicos ; servicios jurídicos relacionados con la negociación de contratos para terceros; servicios jurídicos relacionados con los derechos de propiedad intelectual; servicios jurídicos relacionados con negocios comerciales; servicios jurídicos relativos a testamentos; suministro de información relativa a servicios jurídicos". Existen por lo tanto, semejanzas aplicativas evidentes en relación con la naturaleza, finalidad, modo de uso y destinatarios de los respectivos campos aplicativos.
Conforme al régimen actual el artículo 6 apartado 1º letras a) y b) 1 de la Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas establece que no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior . De forma que para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza, en primer lugar la identidad
o semejanza fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea notoria o renombrada puesto que el artículo 8. 1º de la citada Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial...
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