SJMer nº 4 114/2018, 9 de Abril de 2018, de Barcelona
| Ponente | ALFONSO MERINO REBOLLO |
| Fecha de Resolución | 9 de Abril de 2018 |
| ECLI | ES:JMB:2018:4925 |
| Número de Recurso | 262/2016 |
JUZGADO MERCANTIL Nº 4 BARCELONA
SECCIÓN DE PATENTES
Dña. Yolanda Ríos López
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Florencio Molina López
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Alfonso Merino Rebollo
Juicio Ordinario núm. 262-16-X
SENTENCIA Nº 114/2018
En Barcelona, a 9 de abril de 2018
Partes Actoras y demandadas reconvenidas: Corning Optical Communications LLC (en adelante Corning)
- Procurador: don Ángel Quemada Cuatrecasas
- Abogadas: doña Ana Castedo García y doña Inmaculada Lorenzo Paz.
Partes Demandadas y actoras reconvinientes: Huawei Technologies España, S. L., (en adelante Huawei).
- Procurador: don Angel Joaniquet Tamburini
- Abogados: don Luís Fernández-Novoa Valladares y don José Antonio Sanmartín Sanmartín.
Caso: Clavija de fibra óptica
Magistrado: don Alfonso Merino Rebollo.
S
Don Ángel Quemada Cuatrecasas, Procurador de los Tribunales, actuando en nombre y representación de Corning Optical Communications LLC, con fecha 8 de abril de 2016, presentó demanda de juicio ordinario ejercitando una acción de infracción de la patente EP 2.772.778, validada en España con el número ES 2.499.690, una acción de reclamación de daños y perjuicios y una acción de publicación de la sentencia, con los hechos y fundamentos de derecho referidos en su escrito.
Emplazadas la demandada presentó declinatoria de competencia territorial que tras los trámites oportunos fue resuelta por auto de 7 de septiembre de 2016. La demandada contestó a la demanda el 5 de octubre de 2016 oponiéndose a las pretensiones de la actora en los términos que constan. A su vez, formuló excepción de nulidad sobre la patente ES 2.499.690 con los hechos y fundamentos de derecho referidos en sus escritos.
Emplazada la actora presentó escrito de contestación a la excepción de nulidad en fecha de 2 de diciembre de 2016 oponiéndose a las pretensiones de las demandadas en los términos que constan, alegando de manera subsidiaria la limitación de su patente. Tras diversos trámites procesales, la citada limitación de la patente fue resuelta por auto de 27 de julio de 2017.
La audiencia previa se celebró en fecha de 27 de septiembre de 2017 en la que las partes presentaron las pruebas que constan en acta para acreditar los hechos controvertidos.
El juicio se celebró los días 14, 15 y 16 de marzo de 2018 en el que se practicó la prueba admitida y, tras la formulación de conclusiones, quedaron las actuaciones vistas y conclusas para sentencia.
La presente cuestión jurídica fue sometida el día 6 de abril de 2018 a consideración de la Sección de Patentes del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona, integrada por Dña. Yolanda Ríos López (coordinadora), D. Florencio Molina López y Don Alfonso Merino Rebollo, en el marco del protocolo de Estatuto del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona, aprobado por acuerdo de 15 de julio de 2014 de la Comisión Permanente del CGPJ y revisado por Acuerdo de la Comisión Permanente CGPJ de 18 de febrero de 2016.
Hechos no controvertidos.
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Son hechos relevantes para resolver el presente litigio y no controvertidos entre las partes ( ex art. 281.3 LEC) los siguientes:
1.1.- La actora Corning Optical Communications LLC es titular de la Patente Europea EP 2.772.778 (en adelante EP778) validada en España con el número ES 2.499.690 (en adelante, ES690), que lleva por título "Clavija de fibra óptica".
1.2.- La patente EP'778 es una de las patentes divisionales de la patente EP 1.430.339, que a su vez es una solicitud divisional de la patente EP 1.096.932. La patente EP'778 fue solicitada el 27 de septiembre de 2002 y fue concedida por la Oficina Europea de Patentes el día 6 de enero de 2016. La patente ES'690 caducará el 6 de enero de 2022. Y reivindica la prioridad de la patente US 967259 de 28 de septiembre de 2001.
1.3.- La patente ES690 contiene 4 reivindicaciones, la primera independiente, la segunda y la terceras dependientes y la cuarta multidependiente, teniendo por objeto, esencialmente, una clavija de fibra óptica para acoplarse al correspondiente receptáculo.
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- La actora considera que la realización cuestionada de la demandada infringe las reivindicaciones 1, 2, 3 y 4 de la patente ES690. Por su parte, la demandada, a través de su demanda reconvencional, considera que la patente ES690 es nula por falta de novedad, por falta de actividad inventiva y, de manera subsidiaria, por adición de materia e insuficiencia descriptiva. Asimismo y de manera subsidiaria a la alegación de nulidad, niega que su producto infrinja la citada patente. Para resolver esta litis, empezaremos exponiendo el ámbito de aplicación de la patente, para después resolver las alegaciones de nulidad y, posteriormente, de infracción.
Sobre el ámbito de protección de la patente ES639.
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Configuración legal y jurisprudencial de la determinación del ámbito de protección.
2.1 El ámbito de protección de una patente viene determinado por las reivindicaciones, interpretadas conforme la descripción y los dibujos. El art. 69.1 CEP (CEP 2000) establece que: " El alcance de la protección que otorga la patente europea o la solicitud de patente europea estará determinado por las reivindicaciones. No obstante, la descripción y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones". Esta es la norma básica y la única realmente obligatoria de la que hay que partir a la hora de determinar si una determinada variante infringe o no una patente, ya las conocidas como "cuestiones del Protocolo" son meras pautas que nos ayudan a aplicar dicha norma, sobre todo cuando tenemos que enfrentarnos con los elementos equivalentes a los reivindicados. Así lo ha destacado L. Hoffmann (House of Lords), el juez británico que inicialmente reformuló estas cuestiones, en la sentencia Improver v Remington (1990), en la nueva sentencia Kirin-Amgen Inc v. Hoechst Marion Roussel Limited de 21 de octubre de 2004. Por ello algún autor ha reseñado la tendencia de los tribunales británicos a abandonar dichas pautas, en favor de otra guía práctica conocida como Technip principles (ver Jacob LJ, en CA Rockwater Ltd v Technip Frnace SA's, 2004, fundamento nº 40 y siguientes) reconociendo que no existe realmente una doctrina uniforme de los equivalentes en Europa.
2.2. El Protocolo Interpretativo del citado precepto, consagra en su art. 1:
" El artículo 69 no deberá interpretarse en el sentido de que el alcance de la protección que otorga la patente europea haya de entenderse según el sentido estricto y literal del texto de las reivindicaciones y que la descripción y los dibujos sirvan únicamente para disipar las ambigüedades que pudieran contener las reivindicaciones. Tampoco debe interpretarse en el sentido de que las reivindicaciones sirvan únicamente de línea directriz y que la protección se extienda también a lo que, en opinión de una persona experta que haya examinado la descripción y los dibujos, el titular de la patente haya querido proteger. El artículo 69 deberá, en cambio, interpretarse en el sentido de que define entre esos extremos una posición que garantiza a la vez una protección equitativa para el solicitante de la patente y un grado razonable de certidumbre a terceros".
2.3. Por su parte, el art. 84 CPE dice: " Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección. Deben ser claras y concisas y han de fundarse en la descripción".
2.4. En definitiva, lo que hay que hacer es interpretar las reivindicaciones, superando la estricta interpretación literal pero sin llegar a considerar las reivindicaciones como una mera guía o pauta de lo que el titular quiso proteger, tal como se dice en el principio general recogido en el protocolo de interpretación del art. 69 CPE. Una propuesta es la que los tribunales británicos han llamado "purposive construction" (Catnic), en contraposición con la "literal construction", que podría traducirse libremente como "interpretación intencional (teleológica)" en contraposición a la interpretación gramatical de los términos. Como ha dicho L. Hoffmann en Kirin-Amgen Inc (2004) la "pregunta es siempre que entendería un experto en la materia que habría querido decir el titular de la patente con el lenguaje utilizado en las reivindicaciones" ("The question is always what the person skilled in the art would have understood the patentee to be using the language of the claim to mean", fundamento 34).
2.5. No se trata de hacer una interpretación subjetiva del ámbito de protección de la patente, buscando la intención del inventor al redactar la patente, sino objetivar esa interpretación a través de la figura del experto en la materia, con el fin de dotar de seguridad jurídica a terceros que leyeran la patente y pudiera saber hasta donde alcanza su ámbito de protección.
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Del concreto ámbito de protección de la patente ES639.
2.6 La patente ES639 objeto de autos tiene 4 reivindicaciones, siendo el tenor literal de ellas el siguiente:
"1. Una clavija (10) de fibra óptica, que comprende:
un conector (16) de fibra óptica que comprende una carcasa (18) de conector y una férula (20) de clavija dispuesta, al menos parcialmente, dentro de la carcasa (18) de conector y apta para ser montada sobre una porción de extremo de al menos una fibra óptica, donde la férula (20) de clavija está montada dentro de la carcasa (18) de conector de tal manera que una cara frontal
(26) de la férula (20) de clavija se extiende más allá de un extremo delantero (24) de la carcasa (18) de conector; y
un cuerpo (14) de clavija que se extiende en dirección longitudinal entre un primer extremo (48) y un segundo extremo (50) y que tiene una cubierta (56) próxima al primer extremo (48) del mismo, donde el primer extremo (48) está opuesto al...
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