SAP Santa Cruz de Tenerife 91/2019, 12 de Marzo de 2019
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 12 Marzo 2019 |
| Emisor | Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, seccion 4 (civil) |
| Número de resolución | 91/2019 |
? SECCIÓN CUARTA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL
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Santa Cruz de Tenerife
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Email: s04audprov.tfe@justiciaencanarias.org
Rollo: Recurso de apelación
Nº Rollo: 0000835/2018
NIG: 3803847120150000662
Resolución:Sentencia 000091/2019
Proc. origen: Procedimiento ordinario Nº proc. origen: 0000583/2015-00
Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Santa Cruz de Tenerife
Demandado: Juan Manuel
Apelado: HARPALANI S.L.; Abogado: Carlos Martinez-Almeida Morales; Procurador: Maria De Los Angeles Patiño Beautell
Apelante: Pedro Jesús ; Abogado: Javier Anastasio Maestre Rodriguez; Procurador: Ana Belen Armas Vico
SENTENCIA
Rollo núm. 835/2018.
Ilmos. Sres.
Presidente
Don Pablo José Moscoso Torres.
Magistrados
Don Emilio Fernando Suárez Díaz.
Doña Pilar Aragón Ramírez.
En Santa Cruz de Tenerife, a doce de marzo de marzo de dos mil diecinueve.
Visto, por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial integrada por los Magistrados antes reseñados, el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil de Santa Cruz de
Tenerife, en los autos núm.583/15, seguidos por los trámites del juicio ordinario, sobre nulidad de marca y promovidos, como demandante, por DON Pedro Jesús, representado por la Procuradora doña Ana B. Armas Vico y dirigido por el Letrado don Javier Maestre Rodríguez, contra la entidad HARPALANI S.L., representado por la Procuradora doña María Ángeles Patiño Beautell y dirigido por el Letrado don Carlos Morales Martínez Almeida, ha pronunciado, EN NOMBRE DE S.M. EL REY, la presente sentencia siendo Ponente el Magistrado don Pablo José Moscoso Torres, con base en los siguientes
Se aceptan los Antecedentes de Hecho de la resolución apelada.
En los autos indicados la Ilma. Sra. Magistrada-Juez doña Raquel Alejano Gómez dictó sentencia el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO: Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por la procuradora Dña. Ana Belén Armas Vico en nombre de D. Pedro Jesús, absolviendo a la demandada Harpalani SL de las pretensiones formuladas en su contra y con condena en costas a la actora.".
Notificada debidamente dicha sentencia, se presentó escrito en los autos por la representación de la parte demandante, en el que interponía recurso de apelación contra tal resolución con exposición de las alegaciones en las que fundaba la impugnación, del que se dio traslado a las demás partes por diez días, sin que conste que en el referido plazo se presentara escrito alguno por la parte apelada.
Remitidos los autos con los escritos del recurso y de oposición a esta Sala, se acordó, una vez recibidos, incoar el presente rollo, designar Ponente y señalar para la votación y fallo del presente recurso el día veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, en el que se inició la deliberación del asunto que siguió en sesiones posteriores del tribunal hasta su definitiva votación en la reunión del seis de febrero pasado.
En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales, excepto en lo referido al plazo para dictar sentencia, excedido por tener que atender a otros asuntos pendientes en esta Sección.
1. La sentencia apelada desestimó la demanda en la que la actora ejercitaba las acciones de nulidad de la marca "perfumes.es", por usar términos descriptivos y tener una falta de aptitud diferenciadora así como por la mala fe en el registro; subsidiariamente, la de caducidad de la misma marca por falta de uso y, finalmente y "en cualquier caso", la negatoria de servidumbre a través de la que se pretendía la declaración de que el registro y uso del dominio lt;perfumes.esgt; por parte del demandante no constituye una infracción de la marca de la que es titular la demandada.
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Dicha resolución, tras desestimar la excepción de falta de legitimación activa opuesta en primer lugar por la demandada, alude y da por reproducidas a la decisión adoptada por el experto de la Cámara de Comercio de España de 18 de septiembre de 2015, y, en síntesis, señala (i) que la marca "perfumes.es" consta registrada debidamente y no cabe su impugnación como genérica, de modo que nada ha acreditado el actor que determine la declaración de nulidad de la marca; (ii) que, en relación con la acción de caducidad por no uso, hay que estar a lo que resultó acreditado y recogido en la decisión del experto ya mencionada, y (iii) que en relación con "la solicitud de nulidad o caducidad parcial", se trata de una marca inscrita bajo la clase 35 de la clasificación de Niza que corresponde a los servicios que presta la demandada a través de la web lt;perfumeses.esgt;, lo que excluye su nulidad.
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El demandante no está de acuerdo con la sentencia dictada y ha interpuesto recurso de apelación frente a la misma en el que tras exponer en sus primeras alegaciones la explicación del conflicto y los antecedentes del caso (reproduciendo gran parte del escrito de demanda) así como la naturaleza del procedimiento extrajudicial seguido para la decisión del experto a la que se ha hecho mención (y que queda sin efecto en el momento en que la controversia se suscita en la sede judicial ordinaria), formulando las siguientes alegaciones:
(i) Las cuestiones objeto de controversia, en concreto (i') sobre el objeto litigioso, es decir, si existe infracción de marca; (ii') sobre el pronunciamiento de la sentencia impugnada que ha actuado como si se tratara de una impugnación de la decisión extrajudicial previa, que no tiene el carácter de laudo o decisión en un procedimiento de mediación, de modo que ese procedimiento extrajudicial queda sin efecto una vez se plantea la controversia en sede judicial que debe resolver la cuestión.
(ii) Dicha resolución ha violado los derechos fundamentales del actor por incongruencia omisiva al no resolver sobre la acción principal que se suscita y por falta de motivación, pues no analiza si realmente concurren los requisitos para apreciar la eventual existencia de infracción de marca.
(iii) La necesidad de la estimación de la acción negatoria de infracción de marca, y ello (i') por la prescripción de cualquier acción de infracción de marca que pudiera corresponder a la actora; (ii') por ser la marca un término genérico (perfumes) cuyo uso no puede prohibir, por lo que no hay infracción de marca al ser ambos signos compatibles en el mercado; (iii') por el intento de apropiarse de los dominios con base en la marca de que es titular, lo que constituye una manifiesto ejercicio abusivo del derecho de marca; (iv) la nulidad y caducidad de la marca, pues en relación con la nulidad, (i') usa términos descriptivos y tiene una falta de aptitud diferenciadora y (ii') hubo mala fe en su registro, y con respecto a la acción de caducidad, la demandada no ha aportado pruebas sobre el uso efectivo de la marca, salvo su uso como nombre comercial.
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La parte apelada no presentó escrito alguno en el plazo que se le confirió para que presentara oposición al recurso o, en su caso, impugnación de la sentencia.
1. Planteado el recurso en esa exposición de síntesis, hay que partir necesariamente de la legitimación de la actora cuya falta se opuso en primera instancia por la parte demandada, pues siendo desestimada en la sentencia de primera instancia esta excepción (de forma correcta además), ese concreto pronunciamiento favorece al actor apelante y ha sido tácitamente consentido por la entidad demandada que no ha presentado escrito de oposición al recurso ni de impugnación de la sentencia en ese concreto pronunciamiento, único que le ha resultado desfavorable.
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Al margen de lo anterior, y sobre las dos primeras alegaciones del recurso (íntimamente relacionadas en la medida en que se denuncia el vicio de incongruencia por falta de motivación -segunda alegación-, sobre lo que constituye el objeto principal del proceso integrado desde la perspectiva del actor por la inexistencia de la infracción de marca - alegación primera-) se puede convenir que en este proceso se reproduce la cuestión planteada en el procedimiento extrajudicial previo (que, en efecto, no tiene la naturaleza de una procedimiento arbitral o de mediación -no aceptado voluntariamente por el actor-), pero esa cuestión se suscita indirectamente a través del ejercicio de las acciones planteadas en la demanda, por medio de las cuales este pretende contrarrestar, legítimamente, la decisión del experto adoptada en dicho procedimiento, en concreto, la de que "el nombre de dominio lt;perfumes.esgt; sea transferido al Demandante gratuitamente" (la entidad demandante en este procedimiento).
Se trata, pues, de enfoques diferentes en uno y otro procedimiento, que tiene también naturaleza distinto; el extrajudicial se encuentra previsto como un auxilio judicial en el seno de la OMPI, a través del Centro de Arbitraje y Mediación de este organismo con sede en Ginebra, sobre la base del marco jurídico representado, en el ámbito de los nombres de dominio, por las normas incluidas en la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio (UDPR en sus siglas inglesas), y regulado, entre otras, por la Instrucción del Director General de la Entidad Pública Empresarial de 7 de noviembre de 2005, por la que se establece el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio...
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