ATS, 11 de Septiembre de 2019

La representación procesal de Société des Produits Nestlé S.A. y Nestlé España S.A. presentó escrito formulando recurso por infracción procesal y recurso de casación contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Alicante, Tribunal de Marca de la Unión Europea (Sección Octava) de fecha 18 de noviembre de 2016, en el rollo de apelación 332/C-24/16 , dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 424/2015, del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Alicante, de Marca de la Unión Europea.

Mediante diligencia de ordenación se tuvieron por interpuestos los recursos, acordándose la remisión de las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, previo emplazamiento de las partes ante esta sala, apareciendo notificada dicha resolución a los procuradores de los litigantes.

El procurador D. Aníbal Bordallo Huidobro en representación de Société des Produits Nestlé S.A. y Nestlé España S.A., presentó escrito de fecha 17 de marzo de 2017 personándose en concepto de parte recurrente.

La procuradora D.ª Dolores Martín Cantón, en representación de Fast Eurocafe S.A. presentó el día 18 de abril de 2017 escrito personándose en concepto de parte recurrida.

Por providencia de fecha 8 de mayo de 2019 se pusieron de manifiesto las posibles causas de inadmisión del recurso extraordinario por infracción procesal y casación a las partes personadas.

La parte recurrente formuló sus alegaciones en escrito de fecha 29 de mayo de 2019. La parte recurrida formuló alegaciones en escrito de fecha 24 de mayo de 2019.

La parte recurrente constituyó el depósito para recurrir exigido por la disposición adicional 15.ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial .

La parte recurrente formalizó recurso extraordinario por infracción procesal y de casación. En la medida que la sentencia que constituye objeto del presente recurso se dictó en un juicio tramitado por las normas del juicio ordinario por razón de la materia ( art. 249.1.4.º LEC ), el cauce adecuado para acceder a la casación es el contemplado en el ordinal 3.º del art. 477.2 de la LEC , acreditando la existencia de interés casacional.

En cuanto al recurso extraordinario por infracción procesal, en tanto no se confiera a los TSJ la competencia para conocer del mismo, procederá respecto de las resoluciones que sean susceptibles de recurso de casación conforme a lo dispuesto en el artículo 477 LEC , debiendo formularse conjuntamente con el de casación al no tratarse de ninguno de los supuestos previstos en los números 1.º -tutela judicial civil de derechos fundamentales- y 2.º -cuantía superior a 600.000 euros- del artículo 477.2 LEC .

Partiendo de estas premisas, el acuerdo de esta sala sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal de fecha 27 de enero de 2017 - al igual que hacía el de 30 de diciembre de 2011-, contempla como causa de inadmisión del recurso extraordinario por infracción procesal -cuando se formula conjuntamente con el recurso de casación- la inadmisión de este último, motivo por el que procede analizar y resolver en primer lugar la procedencia del recurso de casación, y en caso de admitirse pasar a analizar los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal.

La Audiencia estimó el recurso de apelación y revocó la resolución recurrida. Así no se aprecia que se haya producido una infracción del diseño registrado por parte del diseño de la recurrida, ya que la impresión general que causa en un usuario informado es diferente. Ello porque el diseño de un producto de café contiene elementos típicos y comunes, existentes en diversos formatos, lo que determina que los usuarios sean más conscientes de las diferencias entre los distintos productos.

De forma sintética y sin perjuicio del desarrollo en el resto de fundamentos, debido a la basta extensión del recurso, la parte recurrente se opone a la resolución recurrida por estimar que realiza una incorrecta interpretación del concepto de " usuario informado" al efectuar la valoración del supuesto el juzgador como tal,. Por otro lado, el registro del diseño establece su presunción validez y singularidad y debe ser objeto de protección. El Tribunal no puede revisar su carácter singular, mediante una comparación con dibujos o modelos que se hubieran hecho públicos antes de la fecha relevante, constituyan o no una tendencia general en el mercado.

El recurso se formula al amparo del art. 477.2.3.º LEC , por razón de interés casacional y se articula en tres motivos.

En el primer motivo se denuncia la infracción del art. 10.1 del Reglamento 6/2002, de 12 de diciembre de 2001 , sobre dibujos y modelos comunitarios, en relación con los arts. 3, 4.1 y 6 del mismo texto, al haber prescindido el TMUE de la impresión general que los diseños confrontados producen en los usuarios informados.

El fundamento del motivo se basa en oponerse a la valoración efectuada por el juzgador, en calidad de usuario informado. A juicio de la parte recurrente, no es posible que el juzgador se arrogue dicha condición respecto de la valoración de la prueba; de forma que no es admisible que se determine que no se ha invadido el ámbito de protección del diseño por un mero reconocimiento judicial, sin haber tenido en cuenta la impresión general que los usuarios informados pueden tener de los diseños confrontados.

El motivo incurre en la causa de inadmisión del art. 483.2. 2º LEC , de falta de cumplimiento en el escrito de interposición de los requisitos establecidos para los distintos casos, desarrollada por el acuerdo de esta sala sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal de 27 de enero de 2017, por incumplimiento de los requisitos del desarrollo de los motivos, en relación con la falta de respeto a la valoración probatoria, por pretender una revisión de la prueba.

La valoración probatoria corresponde al tribunal de instancia, y en el presente caso, la oposición viene dada por el hecho de que se admita que el juzgador se sitúe en la posición de usuario informado. Tal y como recuerda la sentencia, la valoración de la prueba supone una valoración conjunta de la materia probatorio obrante en el procedimiento, que impide que el criterio de un perito como usuario informado, predomine sobre la propia valoración judicial.

En el presente caso, la Audiencia tiene en cuenta la clase de diseño en litigio - envases de cápsulas de café- por lo que se trata de un diseño referido a un producto de uso común, y por ello admite la posibilidad de que sea valorado por el juzgador, en calidad de consumidor común y habitual. Y desde la perspectiva del juzgador, como usuario informado se valora la prueba, respecto de la que muestra su discrepancia la parte recurrente.

En el segundo motivo se denuncia la infracción del art. 10.1 del Reglamento 6/2002, de 12 de diciembre de 2001 , sobre dibujos y modelos (RDMC) comunitarios, en relación con los arts. 19.1 y 85.1 del mismo, al haber aplicado el TMUE criterios propios del enjuiciamiento de las acciones de nulidad del diseño a una acción de violación del mismo, prescindiendo de las reglas de los apartados 1 de los tres artículos.

El tribunal debería haberse limitado a decidir de conformidad con lo dispuesto en el art. 10.1 del Reglamento, es decir examinar si la recurrida había invadido el ámbito de exclusión atribuido a la titular del diseño, comparando el mismo con los infractores para determinar si en los usuarios informados producían o no una impresión distinta.

El motivo incurre en la causa de inadmisión del art. 483.2. 2.º LEC , de falta de cumplimiento en el escrito de interposición de los requisitos establecidos para los distintos casos, en relación con la acumulación de preceptos heterogéneos que genera ambigüedad e indefinición de la infracción cometida, en la causa de inadmisión prevista en el art. 483.2.3.º LEC , de inexistencia de interés casacional, por falta de oposición de la resolución recurrida a la doctrina de esta Sala, en atención a las circunstancias fácticas del caso y en la causa prevista en el art. 483.2.4.º LEC , de carencia manifiesta de fundamento, por no respetar la base fáctica y razón decisoria de la resolución recurrida.

Se acumulan preceptos de contenido heterogéneo en un mismo motivo. Así se mezcla el art. 10 RDMC que regula el ámbito de protección del diseño, el art. 19 RMDC que consigna el ius prohibendi y el art. 85 RMDC sobre la presunción de validez de los diseños registrados. Los mismos tienen un contenido heterogéneo y en tanto que a lo largo del desarrollo del motivo, se entremezclan argumentos relativos al grado de libertad del autor, la valoración del carácter singular o la falta de novedad, se produce ambigüedad e indefinición sobre la infracción cometida.

Por otro lado, tampoco se puede estimar debidamente acreditado el interés casacional en los términos deseables, porque la parte recurrente únicamente alude a la sentencia del Tribunal Supremo núm. 160/2014, de 30 de abril , sobre el carácter singular de un diseño y si bien cita la sentencia núm. 343/2014, de 25 de junio , es para referirse a la primera. En todo caso, la sentencia no se opone a la doctrina jurisprudencial, ya que la valoración de la singularidad de un diseño depende de las circunstancias fácticas del caso. Así en la sentencia núm. 275/2017, de 5 de mayo explicábamos:

"[...]Este criterio resulta mucho más adecuado puesto que, como afirmamos en la sentencia 343/2014, de 25 de junio , "los "ojos que miran" el producto, a efectos de valorar si el diseño goza de singularidad por producir una impresión general diferente a la del diseño registrado, son los del " usuario informado", que presenta un especial cuidado y observa con mayor atención el producto que incorpora el diseño, y no los del simple consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, que no presta atención a los detalles[...]".

En la sentencia, la Audiencia analiza y confronta los diseños en liza y el tipo de producto de que se trata y alcanza la conclusión de que el diseño de la demandada no vulnera el de la demandante y recurrente, ya que:

"[...]Los diseños de la demandante, aún cuando deban ser considerados válidos por el registro y deba partirse de su singularidad y novedad, se encuentran absolutamente integrados por elementos típicos, evocadores del producto, usuales en otros productos idénticos que hay en el mercado [...]

De este modo, el usuario informado no tendrá en consideración esos elementos, o lo ofrecerá poca relevancia, puesto que está habituado a ellos, y considerará, sin embargo, con mayor firmeza las diferencias existentes, para llegar a la conclusión tal y como hace la pericial de la demandada) de que la impresión general es distinta[...]."

Y así, la parte recurrente se opone a la base fáctica de la sentencia al considerar que el tribunal debe limitarse a determinar si la recurrente ha invadido el ámbito de exclusión atribuido a la recurrente y rechaza la posibilidad de que se cuestione el carácter singular. Ello supone una oposición a la valoración que se hace en la sentencia, que si valora los diseños en atención a sus propias características y finaliza rechazando la infracción del diseño de la recurrente.

En el tercer motivo se denuncia la infracción del . 10.1 del Reglamento 6/2002, de 12 de diciembre de 2001, sobre dibujos y modelos comunitarios, en relación con los arts. 3 , 4.1 y 6 del mismo texto, al haber prescindido el TMUE de a) la regla de su apartado 1, según la cual la extensión de la protección reconocida a los diseños depende de su carácter singular y b) de la regla de su apartado 1, según la que para determinar esa protección se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor al desarrollar el diseño y c) del método a seguir para efectuar la comparación entre los diseños de la actora y demanda, así como de las consecuencias que de su correcta aplicación se derivan.

El motivo incurre en la causa de inadmisión del art. 483.2. 2º LEC , de falta de cumplimiento en el escrito de interposición de los requisitos establecidos para los distintos casos, desarrollada por el acuerdo de esta sala sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal de 27 de enero de 2017, por incumplimiento de los requisitos del desarrollo de los motivos, en relación con la falta de estructura casacional y acumulación de infracciones.

Esta sala viene diciendo en sus acuerdos y en sus autos (recursos 2412/2016 , 4159/2016 , 1028/2015 ) que el escrito de recurso debe estructurarse en motivos, y que tanto si se alega más de una infracción o vulneración de la misma naturaleza como si se alegan varias de distinta naturaleza, cada una de las infracciones debe ser formulada en un motivo distinto y todos ellos deben aparecer numerados correlativamente, sin que puedan formularse submotivos dentro de cada motivo. La parte recurrente incumple estas exigencias, ya que el tercer motivo se divide en tres submotivos, lo que supone que se produzca una acumulación de infracciones en un único motivo, lo que es contrario a la estructura casacional.

(i) En el primer submotivo, se sostiene que la protección reclamada a un diseño no puede ser negada por falta de originalidad, salvo que la acción que hubiera ejercitado el titular se apoyase en normas de propiedad intelectual.

El submotivo incurre en causa de inadmisión prevista en el art. 483.2.4.º LEC , de carencia manifiesta de fundamento, por falta de respeto a la base fáctica y razón decisoria de la resolución recurrida.

La sentencia considera que el diseño de la recurrida no vulnera el de la recurrente porque, tras comparar los modelos controvertidos y teniendo en cuenta el grado de libertad del autor, concluye que el diseño de la recurrida produce una impresión general distinta a la producida con los diseños registrados ,en el usuario informado. Para ello compara los diseños y tiene en cuenta diversos factores, entre otros, la existencia en el mercado de formatos muy semejantes para la misma clase de productos - por lo que hay poca originalidad-, lo que influye para considerar que el usuario informado podrá apreciar con mayor firmeza las diferencias entre los distintos productos.

La parte recurrente se opone a la base fáctica ya que simplifica la misma para defender que no se protege el diseño por falta de originalidad, cuando la sentencia contiene el pertinente análisis entre los diseños, que no se reconoce por la recurrente.

(ii) En el segundo submotivo, se defiende que el grado de libertad del autor no se ve afectado por el hecho de que coexistan en el mercado dibujos o modelos similares y formen una tendencia general y el TMUE se aparta de la norma porque rechazó que una tendencia comercial en materia de diseño pueda considerarse un factor que limite la libertad del autor.

El submotivo incurre en causa de inadmisión prevista en el art. 483.2.4.º LEC , de carencia manifiesta de fundamento, por falta de desarrollo argumental, puesto que la parte recurrente relaciona el grado de creatividad del autor con la mayor o menor grado de diferencia entre los diseños, pero sin explicar de forma clara y concisa la aplicación al presente supuesto y cual es la infracción supuestamente cometida en la sentencia, de forma que no queda debidamente delimitada la infracción cometida.

(iii) En el tercer submotivo se manifiesta que no existe una tendencia preexistente al registro que limite la libertad del autor; sino que la tendencia únicamente anticiparía una parte del diseño. El método que emplea el tribunal en su valoración, es analítico, no sintético.

El motivo incurre en la causa de inadmisión prevista en el art. 483.2.4.º LEC , de carencia manifiesta de fundamento, por no respetar la base fáctica y razón decisoria de la resolución recurrida.

Se defiende que la Audiencia no ha tenido en cuenta ni se ha referido a la preexistencia de la tendencia respecto del diseño, ni tampoco se ha probado por la recurrida. Sin embargo, con carácter previo al análisis comparativo de los diseños, la Audiencia considera que no existen circunstancias que limiten la libertad del autor y además explica:

"[...]Sí hemos de señalar que la parte demandada ha probado, parcialmente, documento núm. 10 de la contestación, la tendencia que existe en el mercado en envases de cápsulas de café, en que aparecen elementos recurrentes, evocadores del producto, tales como las propias cápsulas y las tazas o vasos de café; lo cual tendrá relevancia como se verá en el juicio comparativo[...]."

La improcedencia del recurso de casación determina igualmente que deba inadmitirse el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto, ya que, mientras esté vigente el régimen provisional, la viabilidad de este último recurso está subordinada a la recurribilidad en casación de la sentencia dictada en segunda instancia, conforme a lo taxativamente previsto en la disposición final 16.ª , apartado 1, párrafo primero y regla 5.ª, párrafo segundo, de la LEC .

Por todo ello, el recurso ha de resultar inadmitido en su integridad al incurrir en las causas de inadmisión expuestas, sin que puedan tomarse en consideración las alegaciones vertidas por la parte recurrente en su escrito alegatorio, pues no hace sino reproducir los mismos argumentos utilizados en el recurso, a los que se ha dado cumplida respuesta. Y por tanto, procede declarar inadmisibles los recursos de casación y el recurso extraordinario por infracción procesal y firme la sentencia, de conformidad con lo previsto en los arts. 483.4 y 473.2 LEC , dejando sentado el art. 473.3 y el art. 483.5 que contra este auto no cabe recurso alguno.

Abierto el trámite de puesta de manifiesto contemplado en el art. 483.3 de la LEC , en tanto que la partes recurrida ha presentado escrito de alegaciones, procede imponer las costas a la parte recurrente.

La inadmisión de los recursos conlleva la pérdida de los depósitos constituidos ( DA 15.ª.9 LOPJ ).