SAP Barcelona 864/2019, 13 de Mayo de 2019
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 13 Mayo 2019 |
| Emisor | Audiencia Provincial de Barcelona, seccion 15 (civil) |
| Número de resolución | 864/2019 |
Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil
Calle Roger de Flor, 62-68 - Barcelona - C.P.: 08071
TEL.: 938294451
FAX: 938294458
EMAIL:aps15.barcelona@xij.gencat.cat
N.I.G.: 0801947120168003257
Recurso de apelación 1101/2018 -3
Materia: Juicio Ordinario
Órgano de origen:Juzgado de lo Mercantil nº 01 de Barcelona
Procedimiento de origen:Procedimiento ordinario 353/2016
Parte recurrente/Solicitante: INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI IBERICA S.L.
Procurador/a: Ignacio Lopez Chocarro
Abogado/a:
Parte recurrida: SCA TISSUE FRANCE SAS
Procurador/a: Angel Joaniquet Tamburini
Abogado/a:
Cuestiones: Patentes. Nulidad por falta de actividad inventiva. Infracción. Prescripción de la acción de infracción e inicio del cómputo del plazo. Retraso desleal en el ejercicio de la acción de infracción. Valoración de la prueba.
SENTENCIA núm. 864/2019
Composición del tribunal:
JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO
Luis Rodriguez Vega
JOSÉ MARIA FERNÁNDEZ SEIJO
Barcelona, a trece de mayo de dos mil diecinueve.
Parte apelante: INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI IBÉRICA S.L. (en adelante, ICT)
- Letrado/a: Alejandra Matas Brancós
- Procurador: Ignacio López Chocarro
Parte apelada: SCA TISSUE FRANCE SAS (en adelante, SCA)
- Letrado/a: Luis Fernández-Novoa Valladares
- Procurador: Ángel Joaniquet Tamburini
Resolución recurrida: sentencia
- Fecha: veintiséis de marzo de dos mil dieciocho.
- Parte demandante: SCA TISSUE FRANCE SAS (en adelante, SCA)
- Parte demandada: INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI IBÉRICA S.L. (en adelante, ICT)
La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente:
FALLO
"1.- ESTIMAMOS íntegramente la demanda de infracción de derecho de patentes interpuesta por la representación procesal de SCA TISSUE FRANCE SAS contra la compañía INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI IBÉRICA S.L., y en su virtud:
1.1.- Declarada la infracción de la reivindicación primera de la patente ES'237, se condena a la compañía demandada INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI IBÉRICA S.L a abstenerse en todo acto de ofrecimiento, fabricación, importación, exportación, comercialización o, en general, explotación de los productos FOXY SEDA, FOXY BOUQUET, LANTA 3 CAPAS, DIA PREMIUM, AUCHAN SUPREME y AUCHAN FLORAL u otros que de igual modo que infrinjan la patente ES'237.
1.2.- Se condena a la compañía demandada INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI IBÉRICA S.L a retirar del mercado cualquiera de los productos que puedan existir a los que alude el apartado anterior.
1.3.- Se condena a la compañía demandada INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI IBÉRICA S.L a indemnizar a la actora por los daños y perjuicios ocasionados a la misma, en cuantía a determinar en ejecución de sentencia, de acuerdo con el criterio de la "regalía hipotética" establecido en el artículo 66.2.b) de la LP, del 4 % de las ventas netas de los productos:
FOXY SEDA
FOXY BOUQUET
DIA PREMIUM
AUCHAN SUPREME
AUCHAN FLORAL
LANTA 3 CAPAS
1.4.- Se condena a la compañía INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI IBÉRICA S.L al embargo y destrucción de los productos de papel higiénico que tenga en stock (así como de cualquier otro que entre dentro del ámbito de protección la patente):
FOXY SEDA
FOXY BOUQUET
DIA PREMIUM
AUCHAN SUPREME
AUCHAN FLORAL
LANTA 3 CAPAS
1.5.- Se condena a la compañía INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI IBÉRICA S.L a la destrucción de todos aquellos equipos y materiales destinados a la fabricación de los productos de papel higiénico (así como de cualquier otro que entre dentro del ámbito de protección la patente):
FOXY SEDA
FOXY BOUQUET
DIA PREMIUM
AUCHAN SUPREME
AUCHAN FLORAL
LANTA 3 CAPAS
1.6.- Se condena a INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI IBÉRICA S.L a la publicación, a su costa, de la sentencia condenatoria en los diarios "El País" y "Expansión", conforme a lo dispuesto en el artículo 63.1.f) de la LP.
1.7.- Se condena a la compañía demandada INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI IBÉRICA S.L a pagar las costas procesales causadas a resultas de la acción de infracción.
-
- DESESTIMAMOS la demanda reconvencional de nulidad de derecho de patente interpuesta por la representación procesal de INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI IBÉRICA S.L contra SCA TISSUE FRANCE SAS, absolviendo al demandado de las pretensiones de la actora, condenando a ésta al pago de las costas procesales causadas".
Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte reseñada. Admitido el recurso se dio traslado a la contraparte, que presentó escrito impugnándolo y solicitando la confirmación de la sentencia recurrida, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló votación y fallo para el día 24 de enero de 2019 pasado.
Ponente: magistrado Luis Rodriguez Vega.
Términos en los que aparece determinado el conflicto en esta instancia.
-
SCA Tissue France Sas (en adelante, SCA) interpuso demanda de juicio ordinario contra la compañía Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica S.L. (en adelante, ICT), ejercitando acción de infracción de las reivindicaciones número 1, 2, 3, 4, 6 y 9 de la patente ES 2.299.237 (versión española de la patente europea EP 1.081.284), en relación a la fabricación y comercialización de los productos denominados comercialmente Foxy Seda y Foxy Bouquet, Lanta 3 Capas, Dia Premium, Auchan Supreme y Auchan Floral.
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ICT compareció para oponerse a la demanda y formular reconvención para que se declarase la nulidad de la patente por falta de actividad inventiva, de dicha demanda reconvencional se dio traslado a la actora que se opuso a la mencionada pretensión.
-
La sentencia desestimó la demanda reconvencional y estimó íntegramente la demanda, como hemos visto.
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La demandada ICT formuló recurso de apelación en el que impugna todos los pronunciamientos de la sentencia e insiste en sus pretensiones, lo que incluye la acción de nulidad y la desestimación de acción de infracción, en primer lugar, por prescripción de la acción o retraso desleal en su ejercicio, y en segundo lugar, por no reproducir todos los elementos de las reivindicaciones alegadas de la patente ES'237.
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Como es lógico empezaremos analizado la acción de nulidad, ya que su estimación haría innecesario parcialmente el análisis de la acción de infracción, por lo tanto alteramos el orden del estudio efectuado en los recursos.
Hechos relevantes y no controvertidos en esta instancia.
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Son hechos relevantes y no controvertidos en esta instancia los siguientes:
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La entidad SCA TISSUE FRANCE SAS es titular de la patente europea EP EP 1.081.284, validada en España como ES 2.299.237; solicitada ante la Oficina Europea de Patentes (EPO) el 31 de agosto de 1999, publicada el 7 de marzo de 2001, y concedida el 2 de enero de 2008 (con caducidad el 31 de agosto de 2019).
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La patente ES'237 lleva por título "Producto de papel absorbente que comprende al menos tres pliegues y su procedimiento de fabricación". En su resumen explica brevemente, aunque sin efectos jurídicos, en que consiste en invento:
el pliegue central (4) y el pliegue externo superior estampado (3) se asocian en un modo llamado "encajado" con el indicado pliegue externo inferior estampado (2), a nivel de al menos una parte de las cimas del primer motivo
(5) de dicho pliegue externo inferior estampado (2).>>
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La patente comprende dieciocho reivindicaciones, siendo la primera y la duodécima independientes; y las restantes dependientes de las anteriores. Las seis primeras reivindicaciones 1 a 11 son de producto y las restantes son de procedimiento, incluyendo la reivindicación 18 que es de uso.
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La actora sostiene que el papel higiénico producido por la demandada con aquellos nombres comerciales infringe las reivindicaciones 1, 2, 3, 4, 6 y 9 de la patente, pero dado que el debate se ha centrado en la reivindicación primera, por simplificar la lectura de la sentencia, reproducimos su texto y la figura numero 1:
> e) Según los informes periciales de infracción (ingeniero Sr. Hipolito, presentado por la actora, doc.19 de la demanda e ingeniero Sr. Humberto, presentado por la demandada, doc. 17 de la contestación, pág. 7 y 8) los elementos de la esta reivindicación son los siguientes:
C1.-Producto de papel absorbente con un gramaje de aproximadamente 36 a aproximadamente 105 g/m2
C2.-que comprende al menos tres pliegues,
C3.-dos pliegues externos, inferior y superior, estampados, y un pliegue central,
C4.-comprendiendo cada uno de los pliegues externos motivos en relieve que consisten al menos en parte en protuberancias discretas,
C5.-estando las superficies distales de al menos una parte de las protuberancias de cada uno de los indicados pliegues externos vueltas hacia el pliegue central,
C6.-y presentando al menos uno de los pliegues externos una densidad de motivos superior a 30 protuberancias/ cm2,
C7.-presentando el pliegue externo inferior estampado (2) un primer (5) y un segundo (7) motivo, teniendo el segundo motivo una altura inferior a la del primer motivo,
C8.-caracterizado porque el pliegue central (4) y el pliegue externo superior estampado (3) se asocian en un modo llamado "encajado" con el indicado pliegue externo inferior estampado (2), a nivel de al menos una parte de las cimas del primer motivo (5) de dicho pliegue externo inferior estampado (2)>>
La acción de nulidad de la patentes.
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La demandada, ahora recurrente, mantiene que las reivindicaciones 1 a 6 de la patente son nulas por falta de actividad inventiva. En su demanda reconvencional utiliza dos argumentos, en primer lugar, mantiene que la combinación de la patente US 5.840.404 con la patente US 5.846.636 hace obvias las reivindicaciones impugnadas. En segundo lugar, sostiene que la solicitud de patente FR 9.802.792 (doc. único de la reconvención, folio 710) en combinación nuevamente con US 5.846.636 hacen...
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